CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera Ponente : OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Santa Fe de Bogotá, D.C., trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Radicación número : 2242

Actor : COMIDAS RAPIDAS MC POLLO S.A.

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad COMIDAS RAPIDAS MC POLLO S.A., en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio, contra la Resolución núm. 08411 de 30 de octubre de 1984, expedida por la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro, en favor de AVIDESA LTDA. (hoy AVIDESA S.A.), de la marca “MC POLLO SU POLLO RICO, en el conjunto de una etiqueta cuadrada con una combinación de colores negro, rojo y amarillo dentro de la etiqueta y en letras especiales aparece la expresión MC POLLO en rojo y amarillo, más abajo se ve la expresión ‘SU POLLO RICO’, en letras bordeadas de negro y fondo rojo, al lado izquierdo aparece la figura de un señor pollo en ademán de saludo, debajo la frase ‘EL UNICO’, procesado higiénicamente, producido por AVIDESA LTDA”, para distinguir, “Carne, pescado, aves y caza extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos y muy especialmente todo lo relacionado con el procesamiento de pollos,” productos comprendidos en la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada busca la nulidad del acto arriba identificado y que, como consecuencia de lo anterior, se decrete la cancelación del certificado de registro núm. 135.844, correspondiente a la marca citada; y se ordene comunicar la sentencia a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

b.- Los hechos de la demanda

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

1º. El 10 de septiembre de 1976, AVIDESA LTDA. radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de la marca mixta MC POLLO SU POLLO RICO, para productos de la clase 29 del Decreto 755 de 1972, a la cual le correspondió el expediente núm. 160.768.

2º. El 8 de noviembre de 1976, el Jefe de Registro de la Superintendencia de Industria y Comercio rindió un informe, en el sentido de que no se hallaba registrada la expresión solicitada como marca, pero aclaró que bajo el certificado 66.987, vigente desde el 9 de mayo de 1968 hasta el 9 de mayo de 1978, se encontraba concedida, en favor del sr. Gabriel Mejía, la marca POLLO RICO, para distinguir productos comprendidos en la clase 22 del Decreto 1707 de 1931, la cual corresponde en la actualidad a la clase 29 del Decreto 755 de 1972.

3º. Posteriormente, la entidad demandada reconoció personería al Dr. Hernando García como apoderado de AVIDESA LTDA., comunicándosele que de acuerdo con el informe rendido, al que se hizo alusión en el hecho 2º, y teniendo en cuenta el numeral 1 del artículo 586 del C. de Comercio, la marca solicitada no era susceptible de registro marcario, dándole un término de treinta días para que sustentara su solicitud de conformidad con el artículo 589 ibídem, cuestión que no hizo, actuación administrativa que fue anulada sin que exista constancia de quién la anuló y por qué motivo.

4º. El 13 de diciembre de 1976 se le informó al apoderado de AVIDESA LTDA. que se aceptaba la solicitud por reunir los requisitos exigidos por la ley marcaria y se ordenó la correspondiente publicación en el Extracto de Propiedad Industrial, la cual fue notificada el 14 del mismo mes y año.

5º. En la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 230 del 2 de mayo de 1977 fue publicada la marca MC POLLO SU POLLO RICO como nominativa y no como mixta, tal y como se hizo en la solicitud inicial.

6º. El 14 de junio de 1977 el apoderado de MAGGI S.A. presentó oposición a la marca, por tener concedida, bajo certificado núm. 82.726, la marca RICO clase 29.

7º. No obstante lo anterior, el 22 de junio de 1977 la Superintendencia de Industria y Comercio informó internamente que el expediente de la referencia ha sido publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 230 de 2 de mayo de 1977 y que de acuerdo con el término señalado en el artículo 590 del C. de Comercio, no se presentó oposición.

8º. El 4 de noviembre de 1977 se presentó otra oposición por parte del apoderado de LAS COLONIAS LTDA., frente al nombre comercial RICO MC POLLO LAS COLONIAS, respecto de la cual no aparece pronunciamiento alguno por parte de la entidad demandada.

9º. Mediante Resolución 1573 de 27 de mayo de 1980 se declaró infundada la oposición presentada por MAGGI S.A., decisión que fue recurrida y confirmada a través de las Resoluciones 2979 de 11 de septiembre de 1981 y 0909 del 24 de mayo de 1983, que resolvieron, respectivamente, los recursos de reposición y apelación contra aquélla interpuestos.

10º. Posteriormente, mediante Resolución núm. 08411 de 30 de octubre de 1984, la División de Propiedad Industrial concedió el registro a AVIDESA LTDA. de la marca MC POLLO SU POLLO RICO para los productos comprendidos en la clase 29, señalando que quedaba agotada la vía gubernativa y que previa cancelación de los derechos del título se le entregaría una copia auténtica del mismo como certificado de concesión, decisión que fue notificada al apoderado de la solicitante el 14 de noviembre de 1984, el cual no canceló los costos finales para el retiro del título, sino que ello se hizo por otro abogado en 1992.

11º. Debido a que el título fue concedido en forma irregular, la demandante solicitó una certificación a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el estado de la marca controvertida, certificando aquélla que la marca MC POLLO SU POLLO RICO se encuentra registrada desde el 24 de febrero de 1992 hasta el 24 de febrero de 1997, correspondiéndole el certificado núm. 135.844.

c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La actora cita expresamente como violados los artículos 29, 87 y 207 de la Constitución Política; 585, numerales 1, 3 y 4, 586, numeral 1, 589 y 593 del C. de Comercio; 10, 11 y 12 del Decreto 2733 de 1959; 69, 70 y 71 de la Decisión 85; 3º del C.C.A.; 69 del C. de P.C.; 21 de la Resolución 582 de 1990, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio; y 87 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida se expresan a continuación (fls. 130 a 151 del Cdno. Ppal.):

Primer cargo.- Violación de los artículos 585, numeral 4, 586, numeral 1, y 589 del C. de Comercio, pues, de una parte, no obstante que el Jefe de Registro de la División de Propiedad Industrial informó el 8 de junio de 1976 que existía una marca registrada similar a MC POLLO SU POLLO RICO, etiqueta, clase 29, denominada POLLO RICO, y que se le notificó al apoderado de AVIDESA LTDA. la irregistrabilidad de la misma para que sustentara la marca dentro de los 30 días siguientes, dicho apoderado no dio contestación y, de otra parte, un funcionario de la Superintendencia anuló la actuación administrativa en la cual se notificaba la irregistrabilidad, sin dejar constancia de lo que motivó la anulación.

Segundo cargo.- Se violó el artículo 590 del C. de Comercio, en lo que tiene que ver con la publicación y con las oposiciones.

En efecto, como el apoderado de AVIDESA LTDA. no contestó el auto de irregistrabilidad, la solicitud no debió aceptarse para publicación, contrario a lo que hizo la entidad demandada.

Dicha publicación se llevó a cabo en la Gaceta de Propiedad Industrial núm.230 de 2 de mayo de 1977 como nominativa y no como mixta o con su elemento figurativo, tal y como se hizo en la solicitud inicial.

No obstante la publicación incompleta, el apoderado de AVIDESA LTDA. nunca remitió memorial alguno solicitando se corrigiera la misma, habiendo, por lo tanto, indebida publicación frente a terceros, pues estos no conocieron en forma completa la marca.

En consecuencia, la División de Propiedad Industrial debió ordenar la publicación de la marca en forma correcta, con el fin de que los términos de ley para la oposición empezaran a correr desde la nueva publicación, cuestión que no hizo.

De otra parte, debe observarse que la entidad demandada informó internamente sobre la publicación de la marca MC POLLO SU POLLO RICO en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 230, indicando que de acuerdo con el término hábil señalado en el artículo 590 del C. de Comercio, que expiró el 17 de junio de 1977, no se habían presentado oposiciones, lo cual no es cierto, ya que el 14 del citado mes y año, el apoderado de MAGGI S.A. presentó oposición a la marca controvertida, a pesar de lo cual la actuación administrativa que se llevó a cabo el 22 de junio de 1977 y que se le notificó al apoderado de AVIDESA LTDA. el 19 de agosto del mismo año, no tuvo en cuenta la citada oposición.

De igual manera, el 7 de noviembre de 1977 se presentó, fuera del término, otra oposición por parte de LAS COLONIAS LTDA., razón por la cual la entidad demandada debió haberla rechazado y expedir un auto notificándole a AVIDESA LTDA. que la marca en cuestión era irregistrable por existir el depósito del nombre comercial RICO MC POLLO LAS COLONIAS, como lo establece el artículo 586, numeral 3, del C. de Comercio.

Tercer cargo.- Se violaron los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 2733 de 1959, ya que la Oficina Jurídica de la División de Propiedad Industrial expidió la Resolución 0909 del 24 de mayo de mayo de 1983, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 1573 de 27 mayo de 1980, la cual, a su turno, declaró infundada la oposición presentada por el apoderado de MAGGI S.A. contra la marca MC POLLO SU POLLO RICO, confirmándola y, el mismo día, esto es, el 24 de mayo de 1983, procedió a elaborar el edicto 498, sin antes notificar personalmente al interesado dicha decisión; además, porque cuando se procedió a notificar al citado apoderado por telegrama, en el mismo no figuraba dirección alguna, no produciendo por lo tanto ningún efecto legal.

Cuarto cargo.- La Resolución 08411 de 30 de octubre de 1984 no mencionó la vigencia de la marca, no obstante lo cual, como para dicha fecha regía la Decisión 85, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, su vigencia era de cinco años contados a partir de la fecha de su otorgamiento, es decir, hasta el 30 de octubre de 1989.

La marca controvertida no fue retirada por el apoderado de AVIDESA LTDA., no habiendo sido renovada después de la pérdida de su vigencia, razón por la cual dejó de existir para el mundo jurídico. Posteriormente, dicha marca fue retirada por otro apoderado de AVIDESA LTDA. que carecía de poder dentro del expediente, con lo cual se violó el artículo 69 del C. de P.C., y el cual canceló los costos legales de retiro, luego de lo cual la entidad demandada, inexplicablemente, colocó en la hoja 2 de la Resolución 08411 de 30 de octubre de 1984 la fecha de 24 de febrero de 1992, sin que se mencionara, siendo obligatorio, la fecha de vigencia del título.

Habiendo solicitado después la demandante una certificación a la Superintendencia de Industria y Comercio, esta última estableció como vigencia de la marca MC POLLO SU POLLO RICO, etiqueta, clase 29, cinco años, contados a partir del 24 de febrero de 1992, es decir, hasta el 24 de febrero de 1997.

Todo lo anterior lleva a concluir que se revivió una marca inexistente, debido a que se renovó después de dos años, tres meses y 24 días de perdida su vigencia, violándose con ello el artículo 69 de la Decisión 85 y, de paso, el artículo 87 de la Decisión 313, que establecía la vigencia de la marca por diez años.

Quinto cargo.- El acto acusado violó los artículos 29, 87 y 209 de la Constitución Política y 3º del C.C.A., por cuanto el proceso de concesión de la marca cuestionada fue absolutamente irregular; porque en las diversas etapas de sustanciación de la marca MC POLLO SU POLLO RICO la División de Propiedad Industrial no dio cumplimiento a la ley marcaria y, por lo tanto, omitió el deber que tenía de negar la marca por no haberse contestado un auto de irregistrabilidad por parte del apoderado de AVIDESA LTDA; omitió presentar oposición oficiosa con base en el depósito de un nombre comercial anterior; porque finalmente concedió la marca cuando no debió hacerlo; y porque el procedimiento no logró su finalidad por otorgarse la marca en contravención de la ley, no satisfaciendo, por lo tanto, el interés general.

d.- Las razones de la defensa

1- De la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 231):

El apoderado de la entidad demandada se opone a las pretensiones de la demanda, argumentando que carecen de sustento de derecho para que prosperen.

2.- De AVIDESA S.A. (antes AVIDESA LTDA.), sociedad en favor de quien fue expedida la marca controvertida (fl. 196):

El apoderado de AVIDESA S.A. propone las siguientes excepciones:

- Falta de competencia del Consejo de Estado para conocer del proceso e improcedencia del trámite, en la medida de que de conformidad con los artículos 98 y 102 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, las competencias de cancelar y anular un registro corresponden a la oficina o autoridad nacional competente, que es la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En consecuencia, el trámite de cancelación del registro de una marca sólo se puede hacer ante la División de Propiedad Industrial.

- Si se llegase a considerar por el Consejo de Estado que es procedente la acción prevista en el artículo 596 del C. de Comercio, se tiene que la misma estaría caducada por haber transcurrido más de cinco años contados a partir de la fecha de la resolución acusada, esto es, del 30 de octubre de 1984.

Si se acepta que la marca está vigente desde el momento en que se registró en los libros de registro de la División de Propiedad Industrial y se expidió el título correspondiente, esto es, el 24 de febrero de 1992, no se podría solicitar la nulidad del registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO, bajo el argumento de que expiró su vigencia y no fue oportunamente renovada.

- Excepción de inexistencia de las causales alegadas, por cuanto el registro controvertido no violó las normas señaladas en los artículos 585 y 586 del C. de Comercio, por encontrarse suspendidas por la vigencia de la Decisión 85.

- Excepción de no haberse infringido las disposiciones de los artículos 585 a 586 del C. de Comercio, por cuanto los hechos en que se fundamenta la parte actora son inexistentes, desconociendo la existencia de la actuación administrativa que realmente se dictó y notificó al apoderado de AVIDESA S.A.

De otra parte, en la resolución acusada se aclara que las expresiones “SU POLLO RICO” y “EL UNICO” son explicativas, lo cual significa que no son apropiables y que no existía irregistrabilidad de la marca.

Excepción de inaplicabilidad del artículo 590 del C. de Comercio, dado que la solicitud de registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial y contra la misma se presentaron las oposiciones que constan en el expediente.

El hecho de que la publicación no incluyera la parte gráfica de la marca solicitada no vicia el proceso de registro de la marca, ni impide que empiece a correr el término para oponerse a la solicitud, máxime cuando dicho error es atribuible a la entidad demandada, sino que simplemente amerita que se haga una nueva publicación en la cual se incluya dicha parte gráfica, sin que esto signifique que pueda haber nuevamente oposición respecto de la marca que ya se publicó.

e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 25 de febrero de 1993 se admitió la demanda y se denegó la solicitud de suspensión provisional del acto acusado.

Por auto visible a folio 320 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes.

Mediante proveído del 3 de noviembre de 1993 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el cual, mediante providencia de 11 de octubre de 1994, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 532 a 560).

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho la parte demandante (fl. 367), la entidad demandada (fl. 365) y AVIDESA S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso (fl. 431).

Mediante auto de 11 de noviembre de 1994 se decretó la suspensión del proceso a la espera de las providencias ejecutoriadas que pusieran fin al proceso penal, por el delito de prevaricato, que se adelantó ante la Fiscalía Seccional 142 y que versó sobre la legalidad del título de marca y de su respectivo registro de propiedad industrial contenido en la Resolución 08411 de 30 de octubre de 1984 y se reanudó el 12 de julio de 1999, una vez allegadas a esta Corporación las citadas providencias.

II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El señor Procurador Delegado ante esta Corporación no rindió concepto.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer término, la Sala se pronunciará frente a las excepciones propuestas por el apoderado de AVIDESA S.A., así:

1ª. Respecto de la alegada falta de competencia del Consejo de Estado para conocer de la nulidad del acto que concede el registro de una marca y de la cancelación del certificado de registro correspondiente, por cuanto a juicio de la excepcionante ello es competencia de la División de Propiedad Industrial, esta Corporación advierte lo siguiente:

Si bien es cierto que el artículo 98 de la Decisión 313, vigente para la fecha de la interposición de la demanda, señalaba que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, oficina que, sin lugar a dudas, es la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, también lo es que en el caso controvertido dicha cancelación sería la consecuencia de la nulidad del acto administrativo que confiere el registro de la marca, nulidad que le compete declarar, de acuerdo con lo establecido al artículo 102 ibídem, a la autoridad nacional competente, que, en Colombia, es el Consejo de Estado.

En consecuencia, si la Sala llegase a anular el acto acusado, por medio del cual se le concedió a AVIDESA LTDA. el registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO, deberá ordenar en la sentencia a la División de Signos Distintivos, es decir, a la oficina nacional, que cancele el certificado de registro correspondiente, cancelación que también puede llevar a cabo dicha dependencia, por solicitud de parte interesada, sin que ello obste para que esta jurisdicción revise dicha actuación, tal y como lo precisó el Tribunal Andino de Justicia al rendir la interpretación de las normas comunitarias aplicables al caso, así:

“…conforme al artículo 98 supra transcrito, las facultades para proceder a la cancelación de una marca pertenecen ahora -a partir de la Decisión 311, y así permanece en la Decisión 344 (artículo 52), a la autoridad administrativa competente de cada País Miembro. Lo que no impide la correspondiente -e irremplazable- posterior revisión en vía judicial contenciosa, del respectivo acto, confirmatorio o anulatorio, emitido por esa Administración…”.

Así las cosas, no prospera la excepción.

2ª. También se plantea la excepción de caducidad, por cuanto el acto fue expedido el 30 de octubre de 1984 y la demanda fue presentada el 15 de diciembre de 1992.

Prescribía el artículo 596 del C. de Co., plenamente vigente para la fecha de expedición del acto acusado:

“Artículo 596. El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso, la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado”.

Teniendo en cuenta la disposición anteriormente transcrita a Sala observa que no declarará probada la excepción en cuestión, dado que ha sido jurisprudencia reiterada de esta Corporación que los cinco años de que trataba el artículo 596 del C. de Comercio deben contarse a partir de la publicación del certificado de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, pues, de no ser así, los terceros se encontrarían en imposibilidad de enterarse de las decisiones adoptadas y, por lo tanto, de así considerarlo, de controvertirlas.

En efecto, mediante auto de 27 de febrero de 1995, proferido dentro del expediente 3007, Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, esta Sección manifestó:

“b) La Gaceta de Propiedad Industrial es el medio oficialmente destinado por la Superintendencia de Industria y Comercio para publicar, entre otros, los actos administrativos que tengan alcance o interés general, como aquellos que conceden el registro de marcas, respecto de los cuales procede la acción pública consagrada en el artículo 596 del C. de Co…

“c) Como quiera que el objetivo fundamental de la publicación de los actos administrativos que conceden el registro de marcas es el de garantizar ‘la efectividad de los derechos e intereses de los administrados (art. 2º del C.C.A.) y es la concreción de dos de los principios orientadores de las actuaciones administrativas, como son los de la publicidad y contradicción, en virtud de los cuales, en su orden, se establece el deber de las autoridades de dar a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este Código y la ley’ y que ‘los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir esas decisiones por los medios legales’, de ello cabe concluir, sin lugar a dudas, que el término de caducidad para el ejercicio de la acción consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio debe contarse a partir de la fecha de publicación del acto que concede el registro de la marca de que se trate y, en ningún momento, desde la fecha de su expedición, más aún si se tiene en cuenta que de conformidad con lo previsto por los artículos 2º, literal e) y 8º de la Ley 57 de 1985, los actos de las Superintendencias que tengan alcance o interés generales “…sólo regirán después de la fecha de su publicación”.

Teniendo en cuenta lo anteriormente transcrito, la Sala concluye que no ha caducado la acción propuesta, dado que si bien no obra en el expediente la fecha de la publicación del registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO, también lo es que la fecha de tal registro fue el 24 de febrero de 1992, lo cual significa que para el 15 de diciembre de 1993, fecha de la presentación de la demanda, no habían transcurrido los cinco años de que trata la norma.

3ª. Los otros argumentos expuestos por el apoderado de AVIDESA S.A. envuelven la defensa del acto acusado, lo cual significa que ellos no constituyen una excepción, pues la finalidad de éstas es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que impide al fallador entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado.

4ª. Procede, entonces, la Sala, a analizar los cargos propuestos por el apoderado de la demandante, no sin antes observar que consta en el expediente que COMIDAS RAPIDAS MC POLLO S.A., sociedad aquí demandante, fue constituida mediante Escritura Pública núm. 1857 de 25 de febrero de 1991 (fl. 2) y que el 24 de julio de 1991 elevó la solicitud de registro como enseña comercial de la expresión RICO MC POLLO, al igual que varias solicitudes de registro de la misma expresión (RICO MC POLLO etiqueta) para distinguir productos comprendidos en las clases, 42, 32, 30, 29 y 16 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, las cuales, según consta en certificaciones de 20 de septiembre de 1993, expedidas por la Secretaria General Ad Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, para la fecha de las mismas se encontraban en trámite (fls. 353, 357, 358, 359, 360 y 361).

Pues bien, considera importante la Sala estudiar en primer lugar la posible violación del artículo 590 del C. de Comercio, vigente para el momento en que se llevó a cabo la publicación de la solicitud de la marca controvertida, es decir, antes de que entrará a regir la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual, respecto de aquella norma no se solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia, pues no se trata de una norma comunitaria.

Prescribe la norma en cita:

“Artículo 590.- Si la solicitud fuere aceptada, se ordenará la publicación de un extracto. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación, cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca.

“Presentada la oposición, la Oficina de Propiedad Industrial señalará un término de prueba de treinta días así: diez para pedirlas y veinte para practicarlas”.

A juicio de esta Corporación, en efecto, le asiste razón a la parte actora cuando afirma, entre otros aspectos, que la norma transcrita fue violada por cuanto no obstante que se solicitó el registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO en forma mixta, es decir, acompañada dicha expresión nominativa de una gráfica, al momento de publicarse dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 230 de 2 de mayo de 1977 fue publicada la citada marca simplemente como nominativa y no como mixta, tal y como se hizo en la solicitud.

En consecuencia, considera la Sala que independientemente de que se hubiesen o no propuesto observaciones contra la marca publicada lo cierto es que no se publicó correctamente, lo cual significa que los terceros interesados no tuvieron la oportunidad de conocer realmente la forma en que fue solicitada la marca finalmente concedida, la cual, como se observa en el acto acusado, lo fue de manera mixta.

Ahora bien, esta Corporación advierte que la publicación que se hizo de manera incorrecta fue la del extracto de la solicitud de la marca RICO MC POLLO SU POLLO RICO, a la cual se refiere el artículo 590 del C. de Comercio, se reitera, vigente para la fecha de la publicación en cuestión, y no la publicación a la que se refiere el artículo 71 de la Decisión 85, vigente para la fecha de concesión de la citada marca, es decir, a la de la registrada.

De otra parte, estima esta Corporación que es irrelevante entrar a determinar desde cuándo debe empezar a contarse la vigencia o duración de la marca, pues lo cierto es que al haberse publicado la misma en forma incompleta debe ordenarse su publicación nuevamente, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de la presente sentencia.

Adicionalmente, la Sala advierte que si bien es cierto que en el expediente no obra copia de la citada Gaceta de Propiedad Industrial, también lo es que tanto el apoderado de la Superintendencia de Sociedades como el de AVIDESA S.A. no controvierten la afirmación de la demandante y, antes bien por el contrario, el último de los citados considera que la omisión en la publicación de la gráfica no vicia el proceso de registro de la marca.

En asunto similar al aquí analizado, el Tribunal Andino de Justicia interpretó el artículo 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma equivalente al artículo 590 del C. de Comercio que aquí se analiza, razón por la cual considera la Sala pertinente transcribir lo sostenido por aquél en dicha oportunidad:

"1. Si una solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Oficina Nacional Competente ordenará la publicación del signo cuyo registro se pide tal cual se solicitó, so pena de la ineficacia de dicha publicación.

"2. La Autoridad Nacional Competente, si comprueba la ineficacia de las publicaciones de un signo registrado, de conformidad con la norma comunitaria vigente en el tiempo en que fue ordenada la publicación por la Oficina Nacional Competente, previa audiencia de las partes, deberá dar aplicación al literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

"3. La anulación declarada por la autoridad nacional competente es subsanable y no implica la pérdida de la prioridad registral, acarreando sólo la reposición al estado anterior, en que se cometió el vicio".

Con base en la anterior interpretación, esta Sección, mediante sentencia de 22 de enero de 1998, Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola, exp. núm. 3079, actor: Industrias Alimenticias Noel, sostuvo:

“Teniendo en cuenta lo expuesto por el Tribunal de Justicia Andino, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones acusadas, por cuanto, en efecto, la solicitud de registro publicada fue de la marca DUNA WAFER y no de DUNAS WAFER que fue la solicitada y finalmente concedida, razón por la cual los eventuales terceros que tuviesen interés en oponerse al registro de la marca DUNAS WAFER no se opondrían, creyendo, con base en la publicación llevada a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio, que la marca a registrar era DUNA WAFER y no DUNAS WAFER.

En consecuencia, acogiendo lo expuesto por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el sentido de ‘Que el efecto que se deriva de la transformación del signo al ser publicado,... es la ineficacia. Ineficacia definida por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, como la 'falta de eficacia, de consecuencia a efectos normales". Por tanto, una publicación que contenga un signo alterado no ha nacido a la vida jurídica, y el derecho no le imprime certeza", esta Corporación considera que, al no haber sido correctamente publicado el signo DUNAS WAFER cuyo registro fue finalmente concedido, deberá declarar la nulidad de las resoluciones acusadas, nulidad que afectará el trámite seguido en la etapa gubernativa, a partir de la publicación del extracto de la solicitud de registro,…

Las consideraciones expuestas en el fallo antes identificado y transcrito frente a un asunto semejante al aquí controvertido sirven a la Sala para declarar la nulidad de la Resolución núm. 08411 de 30 de octubre de 1984, por violación del artículo 590 del C. de Comercio, vigente para la fecha de publicación de la solicitud de la marca MC POLLO SU POLLO RICO; ordenar que la Superintendencia de Industria y Comercio dé aplicación al artículo 92 de la Decisión 344, publicando nuevamente y en forma correcta el extracto de la solicitud de registro, con el fin de que los terceros interesados, si así lo estiman, presenten sus observaciones; y que continúe con el trámite correspondiente, el cual concluirá con la resolución que niegue u ordene el registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO, una vez llevado a cabo el respectivo examen de registrabilidad.

Finalmente, la Sala desea advertir que tal y como lo sostuvo el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial a la que se hizo alusión en precedencia, la nulidad que aquí se declarará no implica la pérdida de la prioridad registral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

Primero.- DECLARANSE no probadas las excepciones de falta de competencia y caducidad de la acción, propuestas por el apoderado de AVIDESA S.A.

Segundo.- DECLARASE la nulidad de la Resolución núm. 08411 de 30 de octubre de 1984, expedida por la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio y ORDENASE a la misma publicar nueva y correctamente el extracto de la solicitud de registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO, a nombre de la sociedad AVIDESA S.A., y continuar con el trámite subsiguiente, el cual deberá concluir con las resoluciones que nieguen o, en su defecto, ordenen el registro de la citada marca.

Tercero.- ORDENASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cuarto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha trece de diciembre de 1999.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA