USO DE MARCA/ LICENCIA DE MARCA/ USO DE MARCA-Cesión/ LICENCIA CONTRACTUAL/ ACUERDO DE CARTAGENA/ DERECHO CONTRACTUAL/ DERECHO COMUNITARIO ANDINO- Primacía
Siendo que Colombia es país miembro del Pacto Andino y que la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena fue incorporada a la legislación nacional colombiana mediante el Decreto 1190/78, no cabe duda que esas normas del derecho comunitario andino o derecho de integración, como supranacionales que son, tienen primacía sobre las disposiciones del derecho interno colombiano en cuanto hace a la materia correspondiente. Sólo el titular del derecho sobre una marca es quien puede "cederla en uso o transferirla por contrato escrito", y nadie más. Y el titular, dueño o propietario de una marca, es únicamente el que ha adquirido tal derecho de conformidad con las pautas o exigencias de las normas pertinentes, lo cual se traduce en "el registro de la misma ante la oficina nacional competente".
Consejo de Estado.- Sala de lo Contencioso Administrativo.- Sección Primera.- Bogotá, D.E., siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa (1990)
Consejero Ponente : Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez
Referencia:: Expediente No. 238. Actor : International Chemical & Cosmetic Company S. p. A.
La Sección Primera procede a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad internacional Chemical & Cosmetic Company, S. p. A., de nacionalidad italiana, domiciliada en Milán, Italia, contra las decisiones del Comité de Regalías que se indican más adelante.
1. ANTECEDENTES
a.- El actor, el tipo de acción incoada y las pretensiones de la demanda.
La sociedad italiana Internacional Chemical & Cosmetic Company, S. p. A., en ejercicio de la acción de nulidad con restablecimiento del derecho, consagrada en el art. 85 del C. C. A., demandó ante esta Corporación la nulidad parcial de la decisión del Comité de Regalías contenida en el Acta 801 de 1.985 y en la comunicación 9204 3.22 CRS - 1067 de 6 de septiembre de 1.985, en cuanto se abstiene de pronunciarse sobre la solicitud de aprobación del contrato de licencia de la marca "AMOHA", para la clase 5a. del Decreto 755 de 1.972, presentada por la actora; y la nulidad de la decisión del mismo Comité de Regalías que consta en el Acta No. 812, según su comunicación 3.22 CRS-1389 de 19 de diciembre de 1.986, por la cual resolvió el recurso de reposición propuesto contra la anterior decisión.
Como consecuencia de las mencionadas nulidades, a manera de restablecimiento del derecho pide la actora que se ordene al Comité de Regalías aprobar el contrato de licencia de uso de la marca AMOHA para la clase 5a. del Decreto 755 de 1.972, por cumplirse los requisitos exigidos al efecto, y que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial (V. fl. 18).
b.- Los hechos de la demanda
Los hechos que el actor cita como fundamento de sus pretensiones pueden resumirse así (Cfr. fls. 19 a 23):
1. La sociedad Internacional Chemical & Cosmetic Company S. p. A. es titular del registro No. 101862 de 10 de agosto de 1.983 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, correspondiente a la marca "AMOHA", para distinguir productos de la clase 3a del Decreto 755 de 1.972.
2. La misma sociedad es titular de la solicitud de registro No. 186.145 ante la citada División de Propiedad Industrial de la marca "AMOHA", para distinguir productos de la clase 5a. del decreto 755 de 1.972.
3. Con fecha 1o. de enero de 1.982 la actora y la sociedad CHESEBROUGH-POND'S INTERNATIONAL LTD. celebraron un contrato de "licencia de uso sin regalías" sobre las siguientes marcas:
a) "AMOHA", para distinguir productos de la clase 3a. Del decreto 755 de 1.972, registrada en la División de Propiedad Industrial bajo el No. 101.862 de fecha 10 de agosto de 1.983 a favor de la sociedad demandante; y
b) "AMOHA", para distinguir productos de la clase 5a. del Decreto 755 de 1.972, cuyo registro pidió la sociedad actora ante la División de Propiedad Industrial el 11 de diciembre de 1.979.
4. El 31 de julio de 1.985 la actora solicitó al Comité de Regalías la aprobación del contrato de licencia a que se refiere el punto anterior, a la cual solicitud la peticionaria acompañó los documentos relacionados en los sub-numerales 5.1 a 5.5 de los folios 20 y 21 del expediente, documentos exigidos por el artículo 2o. de la resolución 001 de abril de 1.982 del Comité de Regalías.
5. Mediante comunicación 3.22 CRS-1067 de 6 de septiembre de 1.985, el Presidente del Comité de Regalías le informó a la actora que, conforme consta en el acta 801, con relación al contrato de licencia sometido a consideración del Comité de Regalías, se tomaron estas decisiones:
a) "Aprobar el contrato de licencia de uso de la marca "AMOHA" para la clase 3a. del decreto 755 de 1.972 (por) el término comprendido entre el 30 de julio de 1.985 y el 10 de agosto de 1.988 (sic), sin el pago de ningún tipo de regalías presentes ni futuras"; y
b) "Respecto de la marca 'AMOHA' para la clase 5a. del Decreto 755 de 1.972, el Comité no se pronuncia hasta tanto el interesado obtenga el registro correspondiente, ya que sobre la dicha marca sólo existe la solicitud ante la División de Propiedad Industrial".
6. El 19 de septiembre de 1.985 interpuso la actora el recurso de reposición contra la parte de la decisión aludida en el punto 5b) anterior, en que se abstenía el Comité de Regalías de pronunciarse sobre el contrato de licencia de la marca AMOHA de la clase 5a del Decreto 755/72.
7. En comunicación 3.22 CRS-1389 de 19 de septiembre de 1.985 el Presidente del Comité de Regalías informó a la actora que según consta en el acta 812, dicho Comité decidió ratificar su pronunciamiento contenido en el acta 801, objeto de la reposición, "puesto que principios fundamentales de derecho enseñan que las meras expectativas no dan acción ni excepción y por consiguiente no constituyen interés jurídico, cuya protección por medio de acciones judiciales (sic) pueda efectuar ante los estrados de la justicia".
En consecuencia, expresa que "de conformidad con el artículo 30 C.N... con las normas vigentes sobre Propiedad Industrial, en concordancia con la Resolución 001 de 1.982 emanada del Comité de Regalías se concluye que los fundamentos plasmados en el recurso no desvirtúan las razones que el Comité tuvo en cuenta al tomar la decisión que consta en el Acta 801".
8. La comunicación anterior declaró agotada la vía gubernativa y fue debidamente notificada.
c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación.
El actor considera que con la expedición del acto acusado se violaron las siguientes normas, por las razones que se resumen a continuación, expresadas tanto en la demanda como en el alegato de conclusión (V. fls. 23 a 33 y 133 a 137).
a) El derecho del actor se origina en los arts. 555 y 597 del C. del Co., que transcribe (fl. 23), según los cuales el titular de una patente o de una solicitud de patente puede conceder a otra persona licencia para explotar su invención, que recibe el nombre de licencia contractual (art. 555), y a las marcas se aplican las normas sobre patentes relativas al régimen de dicha licencia contractual (art. 597), de tal manera que el titular de una marca o de una solicitud de marca "puede conceder licencia a otro para explotarla". Tales dos artículos cobijan lo relacionado con licencias de marcas solicitadas, pues así lo dispone el art. 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de manera general, ya que según este último "Como la licencia de marcas y patentes solicitadas es uno de los temas sobre los cuales no se ocupa la Decisión 85, deben considerarse regulando la materia las disposiciones nacionales correspondientes, en nuestro caso, los artículos 555 y 597 del Código de Comercio".
b) El art. 102 del Decreto 444 de 1967, modificado por el art. 6 del Decreto 688 de 1967, ordena someter a la aprobación del Comité de Regalías los contratos sobre derechos a giros al exterior por concepto de regalías, comisiones, uso de marcas, patentes y similares y le fija al Comité criterio para autorizar o negar el registro.
c) El art. 1o. del Decreto 1234 de 1972 traza las pautas que debe aplicar dicho Comité para autorizar o negar el registro de los contratos a que se refieren el art. 102 del Dec. 444 y el Dec. 688 de 1967.
d) El art. 2o. del Decreto 1234 de 1972 señala el tipo de cláusulas restrictivas que no podrán contener los contratos sometidos a la aprobación del Comité de Regalías.
e) El art. 18 de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con las Decisiones 37 y 37-A, somete a la aprobación del Comité de Regalías todos los contratos de licencia de patentes y marcas.
f) El Comité de Regalías carece de facultades discrecionales para aprobar o improbar los contratos sometidos a él y sólo debe limitarse a verificar si cumplen o no los requisitos que la ley exige. Así lo expresó la Sección Primera del Consejo de Estado al comentar el art. 102 del Dec. 444, tal como fue modificado. Al efecto, el actor transcribe parte de la providencia de 6 de noviembre de 1981, Ponente doctor Mario Enrique Pérez; Exp. No. 2420, demandante: Compañia Manisol S.A., (folios 31 y 32).
g) Al abstenerse el Comité de Regalías de pronunciarse sobre la solicitud de aprobación del contrato, viola las citadas normas, al no aplicar, siendo aplicables, los arts. 555 y 597 del C. de Co., 102 del Dec. 444 de 1967 y 1o. del Dec. 1234 de 1967.
h) En lo que atañe a la afirmación del Comité de Regalías sobre la naturaleza de las meras expectativas, aunque no es de su competencia, se tiene que si las meras expectativas "solamente fueran las solicitudes de registro de marca, no serían fuentes de derechos para sus titulares, cual es el caso de los titulares de solicitudes de marcas, beneficiados por los derechos de prioridad a los que se refieren los artículos 57, literal f) de la Decisión 85 y 586 del Código de Comercio".
d.- Las razones de la defensa.
En la contestación de la demanda y en su alegato de conclusión la parte demandada expresa, en síntesis los siguientes argumentos: (V. fls. 52-55 y 130-132):
Con la expedición de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena perdió su vigencia el artículo 555 del Código de Comercio, pues después de haber sido incorporada dicha Decisión a nuestra legislación nacional, es norma supranacional. "Esta norma 555 y las demás que dice el actor resultar violadas, no tienen aplicación alguna en el caso que nos ocupa, dentro del régimen de las licencias".
La Decisión 85 suprimió "la facultad de otorgar licencia respecto de patentes en trámite, que permitía el (...) artículo 555" del C. de Co.
La facultad contractual "quedó limitada a la titularidad de la patente. Esto tiene su razón de ser, pues lo que hace posible el uso, el goce y el dominio, ínsita la facultad para disponer de un bien o mejor de un derecho, en este caso, intangible, es el título (...). Esto es, el certificado o documento mediante el cual el Estado... materializa ese derecho".
La licencia contractual de una patente "solo la puede otorgar el titular de la misma (...) No se puede disponer de un bien, cuando realmente no se es titular del mismo".
Más adelante dice el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio que "teniendo en cuenta que la dicha norma 555 no tiene aplicación toda vez que fue derogada por la 32 del Decreto 1190 de 1978, por sustracción de materia (...) no pueden tener aplicabilidad alguna las normas siguientes a que se refiere el Actor (...) es decir, artículos 597 del Código de Comercio y 84 del Decreto No. 1190/78".
Termina pidiendo que se nieguen las súplicas de la demanda.
e.- La actuación surtida.
De conformidad con las normas correspondientes previstas en el C.C.A., al proceso se le dió el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:
Por providencia de 19 de julio de 1986 (fl. 40) se admitió la demanda y al proceso se ordenó darle el trámite de ley.
Hechas las notificaciones de rigor, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda y se constituyó en parte impugnadora a través de mandatario judicial. (V. fls. 41 a 55).
Vencida la fijación en lista, mediante auto visible al fl. 58 se decretaron las pruebas solicitadas por las partes.
Dentro del término del traslado dispuesto por auto del fl. 129, alegaron de conclusión tanto la parte impugnadora (fls. 130 a 132), como la demandante (fls. 133 a 137).
El concepto de fondo del Fiscal Primero de la Corporación aparece a folios 141 a 146.
Ante la renuncia del poder que les había conferido la sociedad actora a los mandatarios judiciales principal y sustitutos, previo el trámite de ley, ésta designó "para los asuntos relativos a la propiedad industrial" como representantes legales y apoderados a los Abogados José Lloreda Camacho y/o Alfonso Lloreda Camacho y/o José Antonio Lloreda (V. copia de la escritura pública No. 7368 de 17 de noviembre de 1988 de la Notaría Cuarta de Bogotá, sobre protocolización de poderes, a folios 155 a 161).
II. EL CONCEPTO FISCAL
En su concepto, el señor Fiscal Primero de la Corporación considera lo siguiente: (Cfr. fls. 141 a 146).
Comienza expresando que considera como punto clave para solucionar el problema jurídico planteado, dilucidar el régimen normativo aplicable a los contratos de licencia de uso de marca y aclarar entonces si los actos administrativos acusados se ajustan o no al régimen correspondiente.
La actora dice derivar su derecho alegado de los arts. 555 y 597 del C. de Co., que transcribe la vista fiscal a fls. 142 y 143. Seguidamente transcribe también lo que en defensa de los actos acusados indica el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio.
"En síntesis, el demandante aspira a que el caso sub judice sea juzgado con fundamento en el Código de Comercio, mientras el demandado plantea la solución con base en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena".
Al respecto afirma que es efectivamente cierto que la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser norma supranacional incorporada a la legislación colombiana, "prima sobre la legislación ordinaria vigente, valga decir,, sobre el Código de Comercio".
"Es igualmente cierto que lo aducido por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio con fundamento en la Decisión 85 está consagrado en ella pero respecto de patentes, lo que significa que no puede ser de recibo pues en el caso sub-judice el derecho en cuestión está referido es a marcas".
Solo es viable aplicar el Código de Comercio "en el caso de que la citada Decisión no consagre mandatos reguladores de la situación jurídica en estudio; así lo consagra expresamente la misma en su artículo 84. Como quiera que, en sentir de esta Fiscalía, la Decisión sí contiene normas aplicables al caso prescinde del análisis a los argumentos del demandante".
Los actos demandados se originaron en una petición formulada por la actora al Comité de Regalías para que aprobara el contrato de licencia de uso de la marca AMOHA para la clase 5a. del Decreto 755 de 1972. Tal solicitud tuvo respuesta negativa al considerar el Comité que "no se pronuncia hasta tanto el interesado obtenga el registro correspondiente, ya que sobre dicha marca sólo existe la solicitud ante la División de Propiedad Industrial".
"Como se ve el problema se reduce a dilucidar si la simple expectativa que se tiene sobre una marca es susceptible de ser objeto de transacción". Al respecto expresa que "es tan diáfana la norma (art. 79, que transcribe), que de ella no se puede desprender sino que, a contrario sensu, quien no es titular no puede hacer tales transacciones con ella".
"Pero surge la inquietud: de dónde emanan los derechos o, lo que es lo mismo, qué da la titularidad de la marca? La misma Decisión 85 contesta `Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".
Y concluye así la vista fiscal:
"Frente a estos dos preceptos (los arts. 72 y 79 de la Decisión 85), se encuentra entonces que los actos demandados están ajustado a derecho, por cuanto, mientras no se obtenga el registro no se obtiene el derecho a la marca, esto es, no se es titular de la misma (artículo 72), y mientras no se obtenga la titularidad no se pueden efectuar transacciones con ese derecho (artículo 79), de donde se concluye que la decisión adoptada por el Comité de Regalías en los actos demandados, consistente en no aprobar el contrato de licencia de uso de la marca AMOHA para la clase 5a. del Decreto 755 de 1972 'hasta tanto el interesado obtenga el registro correspondiente', se encuentra plenamente ajustada a las normas supranacionales que, en materia de propiedad industrial, prohijó nuestra legislación mediante el Decreto 1190 de 1978".
Por consiguiente, finaliza el Fiscal Primero, "deben despacharse desfavorablemente las pretensiones de la demanda".
III. CONSIDERACIONES DEL CONSEJO
La controversia central planteada dentro del presente proceso consiste, como lo dice el Fiscal Primero en su vista de fondo, en dilucidar el régimen jurídico aplicable al caso controvertido, esto es, en determinar si el caso sub judice cae bajo las normas 555 y 597 del Código de Comercio, conforme lo sostiene la parte actora, o si, por el contrario, según lo sostiene la Superintendencia de Industria y Comercio, es la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la que ha de aplicarse para resolver esta litis.
Expresamente la parte actora indica al fl. 23 de su demanda que "el derecho de mi poderdante se deriva especialmente de las siguientes normas:" y a continuación incorpora los arts. 555 y 597 del C. de Co., que son de este tenor:
C. de Co., Art. 555: "El solicitante de una patente o el titular de esta podrá conceder a otra persona licencia para explotar se invención, mediante contrato escrito.
"Esta licencia se denomina licencia contractual".
C. de Co., Art. 597.- "Son aplicables a las marcas, en lo pertinente, los artículos sobre patentes relativos a la obligación de los extranjeros de designar representante, régimen de las sociedades extranjeras que soliciten y obtengan patentes, documentos que deben acompañarse con la solicitud, abandono de solicitudes incompletas, examen de expedientes. régimen de la comunidad y licencia contractual, renuncia del derecho y disposiciones sobre medidas cautelares". (Subrayados de la Sala).
La Sala está de acuerdo con su colaborador fiscal cuando afirma que solamente sería viable la aplicación del Código de Comercio en el evento de que la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contenga norma reguladora de la situación jurídica materia de controversia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la mencionada Decisión, que expresa:
"Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente reglamento serán regulados por la legislación interna de los países miembros".
Al respecto, debe tenerse presente que los actos materia de la demanda -que son parte de Actas del Comité de Regalías-, tuvieron origen en la solicitud que ante dicho Comité formulara la sociedad INTERNATIONAL CHEMICAL & COSMETIC COMPANY S. p. A., para que fuera aprobado el contrato de licencia de uso de la marca "AMOHA" para la clase quinta (5a.) de que trata el Decreto No. 0755 de 1972. Ante tal petición, el Comité de Regalías comunicó a la entidad solicitante mediante el oficio No. 3.22 CRS-1067 del 6 de septiembre de 1.985, que conforme consta en el Acta No. 801 de dicho Comité, éste "no se pronuncia hasta tanto el interesado obtenga el registro correspondiente, ya que sobre dicha marca sólo existe la solicitud ante la División de Propiedad Industrial". (V. fl. 7).
Al desatar el recurso de reposición que la firma interesada interpuso contra lo decidido por el Comité de Regalías en su reunión consignada en el Acta No. 801, este decidió ratificar su pronunciamiento, con base en que se trata de una mera expectativa que no constituye derecho.
Al respecto el actor afirma que la cuestión sobre las "meras expectativas" es extraña a al órbita de competencia del Comité de Regalías y que además dichas expectativas sí son fuente de derechos.
En últimas, pues, el cuestionamiento capital radica en determinar o precisar si las simples expectativas que un individuo tiene sobre una marca, como lo apunta el colaborador del Ministerio Público, puede ser o no materia transaccional o contractual frente a las normas aplicables al caso sub judice.
Sobre el particular, siendo que Colombia es país Miembro del llamado Pacto Andino y que la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena fue incorporada a la legislación nacional colombiana mediante el Decreto número 1190 de 1978, no cabe duda que esas normas del derecho comunitario andino o derecho de integración, como supranacionales que son, tienen primacía sobre las disposiciones del derecho interno colombiano en cuanto hace a la materia correspondiente, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado, tanto por conducto de su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, como a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, lo mismo que la H. Corte Suprema de Justicia.
En consecuencia, es fundamental conocer el contenido de los artículos 72 y 79 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Dice el art. 72:
"El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la ofician nacional competente" (se ha destacado).
A su turno, expresa el artículo 79 ibídem:
"El titular de una marca de fábrica o de servicios podrá cederla en uso o transferencia por contrato escrito". (Igualmente se ha subrayado).
Y como si lo expresado en estas disposiciones no fueren suficiente, el artículo 74 de la misma Decisión 85 ordena:
" El titular o licenciatario de una marca tendrá el derecho de usarla en forma exclusiva y podrá solicitar las medidas de protección para la defensa de sus derechos, previstas en las respectivas legislaciones nacionales".
De las normas anteriores resulta claro que solo el titular del derecho sobre una marca es quien puede "cederla en uso o transferirla por contrato escrito", y nadie más. Y el titular, dueño o propietario de una marca, a la luz de las transcritas disposiciones es únicamente el que ha adquirido tal derecho de conformidad con las pautas o exigencias de las normas pertinentes, lo cual se traduce en "el registro de la misma ante la oficina nacional competente".
Todo lo anterior surge obvia y espontáneamente de las transcritas disposiciones de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las cuales, dada su evidente claridad, no requieren de esfuerzo interpretativo alguno e implican que su contenido prima sobre las normas del Código de Comercio en las cuales pretende el actor sustentar sus peticiones.
En consecuencia, los actos acusados en este proceso se acomodan a las normas jurídicas correspondientes, por lo cual han de negarse las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará, toda vez que, como lo expresa el Fiscal Primero, mientras no se tenga el registro no se adquiere el derecho a la marca y no se pueden realizar cesiones o transacciones sobre la misma. Por lo tanto, fue legalmente adoptada la decisión tomada por el Comité de Regalías a través de los actos materia de acusación es este proceso, en el sentido de no aprobar el contrato que le sometió a su consideración la sociedad demandante sobre licencia de uso de la marca AMOHA, para la clase quinta de que trata el Decreto 0755 de 1978, "hasta tanto el interesado obtenga el registro correspondiente", pues la mera solicitud no equivale ni puede sustituir el registro mismo.
En mérito de las consideraciones precedentes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en acuerdo con su colaborador del Ministerio Público y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA :
Primero.- DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.
Segundo.- Costas para el demandante (C.C.A., art 171). Tásense por Secretaría.
Tercero.- En firme esta sentencia y después de cumplido el punto segundo que antecede, archívese el expediente.
COPIESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha dos de noviembre de mil novecientos noventa.
Simón Rodríguez Rodríguez Presidente; Libardo Rodríguez Rodríguez, Myriam Guerrero de Escobar, Rodrigo Vieira Puerta.
Victor M. Villaquirán, Secretario.