REGISTRO DE MARCAS - Marca notoriamente conocida / NOTORIEDAD DE LA
MARCA - Requisitos / MARCAS Y PATENTES
En relación con
el punto central de la demanda, sobre notoriedad de la marca NAUTICA y, en consecuencia, prohibición
de registro de marcas idénticas o similares, es importante tener en cuenta la
observación que en dicha materia hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad
cuando afirma: “... la marca notoria
tiene que ser ‘anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no
ha de serlo únicamente como marca sino con tal y además como notoria, lo que
presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito
esencial para impugnar el registro de una marca posterior ...”. La
aplicación de lo dicho por el Tribunal Andino a lo demostrado en autos (art. 31
del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena),
permite apreciar que la sociedad demandante NAUTICA APPAREIL INC., ha venido
utilizando, en forma ininterrumpida la marca NAUTICA para identificar productos de
la clase 25 contenida en el artículo 2 del Decreto 755 de 1972, desde el día 3
de mayo de 1985. Esta afirmación se corrobora al consultar los distintos
certificados de registro marcario, expedidos por la Oficina de Registro y
Patentes de los Estados Unidos de América, obrantes en el expediente y
acompañados de la correspondiente traducción al idioma castellano (v. folios 40
a 121 c. ppal.). Es decir, que la
marca NAUTICA ha sido y es conocida
por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de
consumidores o usuarios. La referida notoriedad exige de otro elemento para que
sea protegible, pues, según el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
debe ser anterior a la nueva marca por registrar. Al confrontar las fechas en que se
otorgó el permiso, inclusive la de
radicación de la solicitud de registro, con la que según los autos, Nautica
Appareil Inc. ha usado la marca NAUTICA, es evidente que este último
evento es anterior al día en que Confecciones Ram Limitada solicitó y obtuvo el
registro marcario que aquí se controvierte. El tercero interviniente al contestar la
demanda apoya la defensa del acto demandado, entre otras razones, en que para la
época en que se concedió el registro en favor de Confecciones Ram Limitada, la
oficina nacional, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio,
desconocía la existencia del registro de la marca NAUTICA en favor de Nautica Appareil
Inc., argumento que debe ser rebatido con lo que al respecto señala el Tribunal
Andino: “uno de los requisitos para
aplicar el principio de territorialidad, en la protección de la marca o nombre
comercial notorio extranjero es que exista un acuerdo en virtud del cual se
conceda un trato recíproco en iguales condiciones a un ciudadano de la Subregión
en cuanto se refiera a la tratamiento de la marca o nombre comercial notorio. En
este caso, ha quedado sentado que la Convención General Interamericana de
Protección Marcaria y Comercio firmada Washington el 20 de febrero de 1929 fue
ratificada por la República de la Colombia el 22 de julio de 1936. Por lo tanto, se ha cumplido con el
requisito necesario para que se pueda aplicar al presente caso el principio de
territorialidad para proceder a la protección de una marca o un nombre comercial
notoriamente conocido a nivel subregional o internacional”.
CONSEJO DE
ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN
PRIMERA
Consejero
ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA
AYOLA
Santa
Fe de Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve
(1999).
Radicación
número: 2766
Actor:
Nautica Apparel Inc.
La
Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por medio de apoderado
por la sociedad Nautica Apparel Inc., para que se declare la nulidad del
artículo segundo (2º) de la resolución núm. 1583 de 19 de mayo de 1992, por
medio de la cual la División de Propiedad Industrial (hoy, División de Signos
Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, en favor
de la sociedad Confecciones Ram Limitada, el registro de la marca NAUTICA para distinguir productos de la
clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Como
consecuencia de la declaración anterior, pide la demandante que se ordene a la División de Signos Distintivos
(antes División de Propiedad Industrial) de la Superintendencia de Industria y
Comercio, que cancele el certificado de registro número 139.931 y su inscripción
en el Libro de Registro de Marcas y se publique la sentencia en la Gaceta de
Propiedad Industrial.
I. LA DEMANDA
I.
1 LOS
HECHOS
La
Sociedad demandante se constituyó en 1985 bajo las leyes del Estado de Delaware,
Estados Unidos de América, tiene su domicilio en la ciudad de New York y su
objeto social es la fabricación, promoción y venta de toda clase de prendas de
vestir que se identifican con la marca NAUTICA, parte esencial de su nombre
comercial, que se encuentra protegido por las disposiciones de la Convención de
Washington de 1929.
La
sociedad Nautica Apparel Inc. es propietaria de las marcas NAUTICA NOMINATIVA y NAUTICA + GRÁFICA,
para distinguir productos de la clase 25 internacional, según los certificados
que se citan a continuación:
Núm.
1’464.663 para la marca NAUTICA +
GRÁFICA, expedido el 10 de noviembre de 1987, con uso comercial a partir del
3 de mayo de 1985, para distinguir artículos de la clase 25: calcetería,
zapatos, camisetas, camisas, blusas, chaquetas, pantalones, abrigos, vestidos de
baño, batas de baño, zapatillas y pantalones cortos;
Núm.
1’580.007 para la marca NAUTICA +
GRÁFICA, expedido el 30 de enero de 1990, con uso comercial a partir del 5
de enero de 1987, para distinguir productos de las clases 16: cuadernos,
organizadores de escritorio, calendarios, cubiertas de directorios telefónicos
hechos en cuero e imitación de cuero; 18: sombrillas, maletas, maletines,
portaropas para viaje, baúles, equipos de viaje y cajas de cuero, cofres de
cuero para joyas; y 25: cinturones y tirantas;
Núm.
1’687.919 para la marca NAUTICA
NOMINATIVA, expedido el 19 de mayo de 1992, con uso comercial a partir del 7
de julio de 1987, para distinguir artículos de la clase 25: corbatas y pañoletas
para el cuello, medias, sombreros y vestidos para clima
intemperante;
Núm.
1’463.626 para la marca NAUTICA
COMPETITION + GRAFICA, expedido
el 3 de noviembre de 1987, con uso comercial a partir del 3 de mayo de 1985,
para distinguir artículos de la clase 25: calcetería, zapatos, camisetas,
camisas, blusas, chaquetas, pantalones, abrigos, vestidos de baño, batas de
baño, zapatillas y pantalones cortos;
Núm.
1’463.627 para la marca NAUTICA APPAREL
INCORPORATED, expedido el 3 de noviembre de 1987, con uso comercial a partir
del 3 de mayo de 1985, para distinguir artículos de la clase 25: calcetería,
zapatos, camisetas, camisas, blusas, chaquetas, pantalones, abrigos, vestidos de
baño, batas de baño, zapatillas y pantalones cortos;
Núm.
1’484.341 para la marca NAUTICA +
GRAFICA, expedido el 12 de abril de 1988, con uso comercial a partir del 3
de mayo de 1985, para distinguir artículos de la clase 25: calcetería, zapatos,
camisetas, camisas, blusas, chaquetas, pantalones, abrigos, vestidos de baño,
batas de baño, zapatillas y pantalones cortos;
Núm.
1’523.565, para la marca NAUTICA +
GRAFICA, expedido el 7 de febrero de 1989, con uso comercial a partir del 3
de mayo de 1985, para distinguir artículos de la clase 25: calcetería, zapatos,
camisetas, camisas, blusas, chaquetas, pantalones, abrigos, vestidos de baño,
batas de baño, zapatillas y pantalones cortos;
Núm.
1’613.918, para la marca NAUTICA +
GRAFICA, expedido el 18 de septiembre de 1990, con uso comercial a partir
del 3 de mayo de 1985, para distinguir artículos de la clase 25: ropa para
hombre, mujer y niños en calcetería, zapatos, camisetas y pantalones interiores,
camisas, blusas, pantalonetas para hombre y mujer, chaquetas, abrigos, trajes,
vestidos de baño, salidas de baño, zapatillas y
pantalones;
Núm.
1’619.785, de la marca gráfica, expedido el 30 de octubre de 1990, con uso
comercial a partir del 5 de enero de 1987, para distinguir artículos de las
clases: 16, cuadernos, organizadores de escritorio, calendarios, cubiertas de
directorios telefónicos hechos en cuero e imitación de cuero; 18: sombrillas,
maletas, maletines, portaropas para viaje, baúles, equipos de viaje y cajas de
cuero, cofres de cuero para joyas; y 25: cinturones y
tirantas;
Núm.
1’628.388, de la marca gráfica, expedido el 18 de diciembre de 1990, con uso
comercial a partir del 3 de mayo de 1985, para distinguir artículos de las clase
25: indumentaria de vestir para hombre, mujer y niño, es decir: medias, zapatos,
pantalones informales interiores, calzoncillos, camisas, blusas, pantalones,
chaquetas, sacos, vestidos de dos piezas y pantalonetas;
Núm.
1’650.203, de la marca gráfica, expedido el 9 de julio de 1991, con uso
comercial a partir del 10 de julio de 1987, para distinguir artículos de las
clase 25: corbatas, bufandas, medias, sombreros, gabardinas, chaquetas, ropa y
sombreros para lluvia y chaquetas resistentes al viento.
En
Colombia, la sociedad Nautica Apparel Inc. es titular de los siguientes
registros:
Núm.
142.276, de la marca gráfica, expedido el 18 de junio de 1993, con vigencia el
13 de julio siguiente, para distinguir artículos de las clase 14: metales
preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no
comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e
instrumentos cronométricos;
Núm.
142.266, de la marca gráfica, expedido el 18 de junio de 1993, con vigencia el
13 de julio siguiente, para distinguir artículos de las clase 9: gafas
incluyendo lentes, gafas para el sol y accesorios;
Núm.
142.264, de la marca gráfica, expedido el 18 de junio de 1993, con vigencia el
13 de julio siguiente, para distinguir artículos de la clase 18: cuero e
imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras
clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones,
fustas y guarnicionería;
Núm.
142.265, de la marca gráfica, expedido el 18 de junio de 1993, con vigencia el
13 de julio siguiente, para distinguir artículos de las clase 9: aparatos e
instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesa, de medida, de señalización, de control
(inspección), de socorro (salvamento), y de enseñanza; aparatos para el
registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registros
magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecánicos para
aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para
el tratamiento de la información, ordenadores, extintores.
Núm.
142.275, de la marca gráfica, expedido el 18 de junio de 1993, con vigencia el
13 de julio siguiente, para distinguir artículos de las clase 14: joyería
incluyendo joyas de fantasía, joyería de piedras y metales preciosos, mancornas,
pisacorbatas, relojes de pulso y demás clases de relojes incluyendo todos los
instrumentos, cronómetros y horológicos.
Además,
en Colombia, Nautica Apparel Inc. tiene en trámite las siguientes solicitudes de
marcas:
Núm.
304.740 de la marca gráfica, presentada el 22 de junio de 1989, para distinguir
productos de la clase 25: vestidos, calzados, sombrerería;
Núm.
318.704 de la marca gráfica, presentada el 20 de marzo de 1990, para distinguir
productos de la clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la
colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones,
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello,
dentífricos.
Las
marcas NAUTICA y NAUTICA + GRÁFICA
han sido usadas de manera permanente y continua en el comercio internacional de
productos de la clase 25, además de otras clases, desde mayo de 1985, siendo
notoriamente conocidas en el mercado.
El
17 de junio de 1988, la sociedad Confecciones Ram Limitada solicitó el registro
de la marca nominativa NAUTICA, para
distinguir productos de la clase 25 internacional. La solicitud, radicada con el
núm. 287.826, se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial el 31 de julio de
1990.
La
solicitante, Confecciones Ram Limitada, fue absorbida por la sociedad Piedrahita
Vélez Ltda., según consta en la escritura pública núm. 349 otorgada en la
Notaría Décima de Medellín, el 14 de febrero de 1991, registrada en la Cámara de
Comercio de esa misma ciudad.
En
la fusión se inventariaron e incluyeron los bienes existentes en el patrimonio
de la primera, sin incluir las expectativas de cualquier clase, como lo era la
solicitud de registro de la marca NAUTICA, presentada a nombre de la firma
absorbida. La sociedad Piedrahita Vélez Ltda. no solicitó la anotación de la
absorción en el expediente administrativo de registro, razón por la cual no se
cumplió con el traspaso que exige la ley para transferir válidamente una
solicitud de registro de una marca. Luego, no operó la tradición que consagra el
artículo 178 del Código de Comercio. Entonces, la resolución núm. 01583 de 19 de
mayo de 1992 fue expedida a nombre de una sociedad
inexistente.
Extinta
la sociedad Confecciones Ram Limitada, se cae de su peso que la inscripción del
traspaso del registro hoy es imposible, además, porque, según la resolución núm.
582 de 1990 de la Superintendencia de Industria y Comercio, a toda solicitud de
inscripción de un traspaso debe acompañarse el documento que acredite la
existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante, que no es
otra que la titular de la solicitud de registro, única con derecho de
disposición sobre la misma.
La
sociedad Confecciones Ram Limitada no tiene vínculo alguno con Nautica Apparel
Inc, ni ha recibido autorización para obtener el registro de la marca NAUTICA en su favor, en
Colombia.
De
otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución
núm. 0777 de 25 de enero de 1995, canceló el registro demandado por considerar
que la marca NAUTICA perteneciente a
la sociedad NAUTICA APPAREL, INC. era notoriamente
conocida.
I.
2
LAS NORMAS QUE SE CONSIDERAN VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE
VIOLACIÓN
Con
la expedición de la resolución ya anotada, señala la demandante, se violaron los
artículos 71; 72, literales a), g) y h); 73, literales a), d) y e); 76; 77; 80;
88; 90; 94; 95; 96; 97; 98; 101; 104; y 117 de la Decisión 313; y 60, literal
a); 61, literal c); 73; 74; 75; 77; y 79 de la Decisión 85, todas de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena; artículos 1; 2; 3; 14; y 16 de la Convención
Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929;
artículos XXVIII; XIX; y XXX del Tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena; artículo 23; 150, numeral 16; y 209 de la Constitución Política; y
artículo 35, inciso 2, del Decreto Núm. 01 de 1984.
Radica
la violación de las normas enumeradas en que se concedió el registro de la marca
NAUTICA que no es distintiva para
los productos de la clase 25 internacional, ya que la sociedad Nautica Apparel,
Inc. es titular en los Estados Unidos de América del registro de la marca NAUTICA desde 1987 y ha usado esa marca
desde 1985. Entonces, la marca registrada mediante el acto administrativo
demandado no cumple con la función distintiva que exige la Decisión 313, ya que
es idéntica a la expresión NAUTICA
previamente registrada por Nautica Apparel, Inc., como marca para distinguir
productos de la clase 25 en los Estados Unidos.
La
Superintendencia de Industria y Comercio omitió, al proferir el acto demandado,
proteger legalmente la marca NAUTICA
de propiedad de la demandante. Más aun si se tiene en cuenta que dicha entidad
está en la obligación de constatar la distintividad de la marca y para ello debe
determinar si la marca cuyo registro se solicita es o no notoriamente conocida.
La Superintendencia, para el momento en que se profirió la resolución núm. 1853
de 1992, ya había recibido las solicitudes de registro presentadas por Nautica
Apparel, Inc., luego, cuando decidió registrar la marca NAUTICA a nombre de Confecciones Ram
Limitada, ya poseía la información de que la demandante tenía solicitudes de
registro en Colombia y no le dió el alcance legal que debía
darle.
También
se desconoce el derecho al nombre comercial porque la expresión NAUTICA hace parte esencial del nombre
de la demandante desde el 24 de marzo de 1985, aspecto que se encuentra
debidamente garantizado por los artículos 14 y 16 de la Convención de
Washington.
La
entidad demandada partió de la base de que existía un peticionario, pero éste ya
no tenía vida jurídica en el momento de expedición del acto controvertido.
Entonces, como el soporte de la decisión es la existencia del solicitante, la
resolución que concedió el registro de la marca NAUTICA está falsamente
motivada. Además, la solicitud de registro de la marca NAUTICA se radicó en
vigencia de la Decisión 85 de la Junta del Acuerdo de Cartagena y fue expedida
cuando ya había cobrado vigor la Decisión 313, disposición que exige la
existencia del peticionario al momento de concesión del registro y, por ende, no
existía persona natural o jurídica alguna a quien pudiera atribuírsele la
titularidad del derecho, con todos los atributos que de allí
emanan.
El
registro concedido a nombre de la sociedad Confecciones Ram Limitada pretende
distinguir productos de la clase 25 internacional, conducta que puede engañar al
público sobre la procedencia, naturaleza y características de los productos que
pudieron haber sido elaborados por Confecciones Ram Ltda., o su supuesta
sucesora, respecto de los productos elaborados por Nautica Apparel, Inc. En
efecto, en la actualidad el público consumidor no está en condiciones de
determinar cuáles son los productos elaborados por la demandante y cuáles por
Confecciones Ram.
La
concesión otorgada mediante la resolución núm. 1583 de 1992, además de inducir a
error, viola ostensiblemente los derechos previamente adquiridos por la
demandante sobre su marca NAUTICA en
los Estados Unidos de América.
De
otra parte, por hacer parte de su nombre comercial la expresión NAUTICA, la marca correspondiente se ha
convertido en un signo distintivo notoriamente conocido para distinguir
productos de la clase 25 internacional y de otras clases de artículos
relacionados con la clase mencionada, como son la 18 y la
3.
La
notoriedad de la marca NAUTICA de
propiedad de Nautica Apparel, Inc. se acredita con el registro expedido en el
país de origen y en otros de cierto desarrollo comercial. Así se demuestra que
la marca es conocida internacionalmente y que su nacionalidad es de los Estados
Unidos de América y, por tanto, se hace acreedora a que se le reconozca en
Colombia la calidad de notoria, por vía de reciprocidad, figura regulada por la
Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, celebrada en
Washington en 1929, de la cual hacen parte Colombia y los Estados Unidos de
América.
Luego,
si uno de los Estados miembros de la Convención reconoce, mediante la ley, la
costumbre o la jurisprudencia, la notoriedad de las marcas de sus nacionales,
los otros miembros están igualmente obligados a reconocer la notoriedad de esas
marcas. En el presente caso está probado que los Estados Unidos de América, país
de origen de la marca NAUTICA,
reconoce la notoriedad de las marcas de sus nacionales, ese reconocimiento se
extiende, por así disponerlo la Convención de Washington de 1929, a las marcas de origen colombiano que
cumplan con el requisito de la notoriedad.
Para
demostrar la notoriedad de la marca NAUTICA, está probada la extensión que
tiene el conocimiento de esa marca entre los consumidores a través de las
distintas publicaciones en las cuales la demandante anuncia sus
productos.
En
síntesis, está debidamente demostrado a través de las pruebas aportadas con la
demanda que la Superintendencia de Industria y Comercio, al proferir la
resolución acusada, otorgó un registro marcario que viola ostensiblemente las
normas protectoras de las marcas notorias. Adicionalmente incumplió el deber de
facilitar la protección de marcas notorias al no notificar e informar al público
y al legítimo titular el trámite de la solicitud y su posterior registro, a pesar de
conocer la existencia de la firma Nautica Apparel, Inc.
II.
LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.
1 Para
la entidad demandada su actuación no viola las normas citadas por cuanto el acto
administrativo impugnado fue expedido con base en las facultades que le
conferían al Superintendente las Decisiones 85 y 313 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena, sin desconocer las distintas etapas que conforman el trámite
administrativo previsto en la materia marcaria. Es decir, se garantizó el debido
proceso y el derecho de defensa.
El trámite
surtido concluyó con la concesión del registro y con el rechazo de la oposición
presentada por la sociedad Manufacturas Deportivas Ltda., sin que la firma
demandante hiciera uso de la facultad que le confieren las normas vigentes,
incluso desde esa época, para presentar observaciones, circunstancia que no
torna ilegal la actuación de la administración al conceder el registro. Por el
contrario, bien se pudo desvirtuar la presunción de legalidad, inherente al acto
administrativo de concesión del registro marcario, que en este caso sería que a
pesar de la presentación de la observación o de la solicitud de cancelación,
basada en las causales de irregistrabilidad, la oficina persistiera en expedir
el acto, lo que no puede afirmarse de los fundamentos legales tenidos en cuenta
en la resolución acusada.
II. 2 La sociedad
Piedrahita Vélez Limitada, tercero interesado en las resultas del proceso,
responde los cargos planteados en la demanda manifestando que la
Superintendencia de Industria y Comercio no violó las normas que enuncia la
sociedad demandante porque el signo NAUTICA, para la época de la solicitud
inicial, era suficientemente distintivo y novedoso en Colombia y no ostentaba o
tenía, en el público consumidor o en el sector económico de la confección, la
calidad de notorio, razón por la cual no se pretermitió o ignoró derechos
eventualmente adquiridos por una sociedad en Estados Unidos que, para los
demandantes, están protegidos por la Convención de
Washington.
Se pretermite
por acción lo conocido y como los presuntos derechos alegados no eran de
conocimiento en el medio de los consumidores, tampoco lo eran en la oficina de
propiedad industrial. No puede alegarse que la multiplicidad de solicitudes o de
registros de un mismo signo, generan automáticamente la calidad de notorio. Es a
nivel de resultados, volúmenes de venta por aceptación del producto en el
mercado, que se obtiene tal calidad.
No se puede
endilgar una violación normativa cuando la oficina nacional competente no tiene
en sus archivos el depósito o la información respectiva, nacional o
internacional y, además, por cuanto la protección del nombre comercial se
ejercita con remisión a la legislación interna respectiva. Desde ese punto de
vista, la sociedad demandante ha usurpado los derechos comerciales derivados del
registro concedido en Colombia, favor de Confecciones Ram y, a través de una
conducta engañosa Nautica Apparel Inc. informa que sus productos identificados
con la marca NAUTICA fueron
introducidos al país, social o comercialmente, seis años antes de la radicación
de la solicitud de registro para la clase 25 por parte de Confecciones
Ram.
Varios de los
registros concedidos en favor de la demandante son posteriores a la solicitud de
registro de NAUTICA por parte de
Confecciones Ram y es por ello que la Superintendencia de Industria y Comercio
no encontró antecedentes de parecidas o identidades marcarias que le impidieran
conceder el registro a Confecciones Ram.
El registro de
la marca NAUTICA en los Estados
Unidos de América, en Colombia o en cualquier otro país, no confiere al signo
registrado la calidad de notorio. Son otras determinaciones las que lo
determinan.
La acreditación
de que la sociedad demandante tiene nacionalidad estadinense no es suficiente
para que se reconozca la notoriedad
de sus marcas en Colombia, por vía de reciprocidad. Es decir, no basta la
autoatribución de tal calidad para que la marca sea reconocida como notoria,
pues para que el extranjero pueda gozar en Colombia de todos los derechos y
protecciones que confiere un certificado de registro en Colombia, debe efectuar
el registro correspondiente.
La propaganda
que la demandante hace de la marca NAUTICA no prueba la notoriedad atribuida, así
como tampoco la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, ya que
una cosa es la difusión publicitaria de un signo marcario, otra la extensión de
su conocimiento y otra su notoriedad.
Las pruebas
mediante las cuales se quiere demostrar la notoriedad de la marca NAUTICA son sospechosas porque
corresponden a declaraciones del Presidente de la sociedad y a documentos de la
misma. Se ha debido acudir a declaraciones externas y al análisis de documentos
por terceros. Adicionalmente, esas pruebas no son dinámicas, vale decir,
referidas a ejercicios sociales definidos, rendidas en el ámbito de poder de la
sociedad y no controvertibles en estas diligencias. Igual prédica cabe respecto
de los documentos que reflejan los gastos publicitarios, años 1985 a 1992 y al
documento de análisis y mercadeo, los dos últimos originados por una funcionaria
de la demandante.
Las
declaraciones de terceros, dependientes o no de la actora, son insuficientes
para acreditar la calidad de notoria que atribuye la demandante respecto del
signo NAUTICA, clase 25,
especialmente porque, además de incompletas al no observar los criterios
mínimos señalados en el artículo 84
de la Decisión 344, son declaraciones dirigidas o insinuadas, vale decir, de
respuesta dirigida.
III. LA ACTUACIÓN
SURTIDA
Durante
el trámite procesal, adelantado conforme a las reglas del Código Contencioso
Administrativo, cabe señalar:
Mediante
auto de 27 de enero de 1994 se admitió la demanda (v. folios 315 a 322 c. 1) y
se negó la suspensión provisional pedida. Por auto de 24 de marzo del precitado
año se resolvió el recurso de reposición impetrado contra la decisión negativa
adoptada en el auto admisorio antes citado. El 24 de junio siguiente se admitió
la adición de la demanda (v. folios 462 a 463 Ibídem).
Una
vez surtidas las correspondientes notificaciones (v. folios 473 y 474 Ib.) se fijó en lista el negocio,
término dentro del cual la Superintendencia de Industria y Comercio se hizo
parte en el proceso por medio de apoderado y contestó la demanda (v. folios 476
a 482 Ib.). Por su parte, el tercero
interesado en las resultas del proceso sociedad Piedrahita Vélez Ltda., en igual
forma, constituyó apoderado judicial y contestó la demanda (v. folios 483 a
506).
Por
auto de 7 de octubre de 1994 (v. folios 511 a 519 c. 1A), se abrió a pruebas el
proceso y se decretaron las pedidas por las partes.
Surtido
el traslado de que trata el artículo 210 del C. C. A. (v. folio 1798 c. 1B), los
intervinientes alegaron de conclusión. Acto seguido, conforme lo señala el
artículo XXIX del Tratado que crea el Tribunal del Justicia del Acuerdo de
Cartagena, se suspendió el proceso y se solicitó la interpretación prejudicial
correspondiente (v. folios 1887 a 1889 ibídem), actuación que obra en autos (v.
folios 1920 a 1937 c. Ib.).
IV. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO
PÚBLICO
Para
la Procuradora Novena Delegada en lo Contencioso Administrativo ante esta
Corporación, a partir del examen de lo
que aparece probado en autos, está más que demostrada la notoriedad de la marca
NAUTICA, de la sociedad demandante,
desde antes de efectuarse la solicitud de registro de la marca NAUTICA por parte de la sociedad
Confecciones Ram Limitada, domiciliada en Medellín, lo cual evidencia que al
ordenarse el registro de la misma mediante la resolución núm. 1583 de 19 de mayo
de 1992, impugnada en este proceso, se desconocieron los artículos 71; 72
literales a) y h); y 73 literales a), b) y d) de la Decisión 313 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, procediendo, en consecuencia, su declaración de
nulidad, no obstante que a la fecha este acto no tenga ningún
efecto.
Respecto de las
demás pretensiones de la demanda, estima el Agente del Ministerio Público, que
no es procedente acceder a ellas en razón de que la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante la resolución núm. 00777de 25 de enero de 1995,
que se encuentra debidamente ejecutoriada, ordenó la cancelación del registro de
la marca NAUTICA, con certificado núm. 139.931, realizar las anotaciones
correspondientes y publicar dicho acto administrativo en la Gaceta de Propiedad
Industrial.
V. LA INTERPRETACIÓN
PREJUDICIAL
Concluye el
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en su respuesta a la petición
elevada por el Despacho para que se surtiera la interpretación prejudicial de
las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas con la
expedición del acto administrativo controvertido, que:
“1. La principal función de toda
marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al
público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en
perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes induce a error de
consentimiento afectando así su capacidad de
discernimiento.
“2. La norma comunitaria andina consagra la obligación que tiene la
autoridad nacional competente de proceder al examen de registrabilidad de las
marcas con el fin de establecer si existen o no causales que imposibiliten el
registro.
“3. El ordenamiento andino ha diferenciado el nombre comercial de la
razón o denominación social de una empresa, determinando que esta última es una
figura independiente asignada a personas jurídicas para su identificación y
permitiéndoles a estas dos figuras coexistir.
“4. La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en ningún
momento habla de un nombre comercial registrado, sino ‘protegido’, es decir, que
la protección del nombre radica en el uso
más no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere
únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio
real y efectivo de la actividad comercial que el nombre
protege.
“5. También cabe la posibilidad de confusión entre los productos o
servicios que una marca protege con las actividades que un nombre comercial
ampara, pues los productos o servicios que protege la marca pueden pertenecer a
la misma área comercial o industrial de las actividades que el nombre comercial
ampara.
“6. No hay lugar al registro de marcas cuando la que se pretenda
registrar sea confundible con otra notoriamente conocida en el país o en el exterior,
independientemente de la clase de
los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, siempre que
además de ser notoria, esté también registrada, o sea utilizada, así sea en el
país extranjero que conceda reciprocidad en la protección
marcaria.
“7. La notoriedad de una marca es materia que, si se alega o
controvierte, debe probarse con quien corresponda conforme a las reglas de la
carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté
conociendo de un proceso de nulidad, de oposición o de observaciones al
registro, según la ley aplicable en el tiempo. Le corresponde al administrador o
al juez competente la valoración de las pruebas presentadas, de acuerdo a la
reglas de la sana crítica, sin que sea dado a este Tribunal Comunitario
establecer interpretaciones al respecto.
“8. La marca notoria goza de un status comercial y jurídico diferente al
de una marca común, de donde surge la necesidad de proteger esta clase de
marcas, ya que en muchos casos su valor puede sobrepasar el de otros bienes
tangibles del empresario.
“9. Toda transferencia de una marca debe cumplir con dos requisitos:
primero, debe celebrarse por contrato escrito, que es el documento que permite
acreditar la existencia de la transferencia; y, segundo, el contrato de
transferencia se debe inscribir en la oficina nacional competente, pues el
registro constituye un requisito indispensable para que surta efectos frente a
terceros.
“10. En el caso excepcional sub judice corresponderá a la jurisdicción
nacional establecer el efecto de la figura de la absorción de empresas sobre la
solicitud y el registro de marca de acuerdo a lo dispuesto en la ley
interna.”
VI. LAS CONSIDERACIONES
DE LA SALA
No observando
la Sala motivo alguno que lleve a la nulidad de lo actuado, se decidirá lo que
en derecho sea procedente, previas las siguientes
consideraciones.
Sea lo primero
observar que el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio haya
cancelado el registro demandado, mediante la resolución núm. 0777 de 25 de enero
de 1995, no es obstáculo para que se produzca un pronunciamiento de fondo sobre
la legalidad del acto acusado, pues dicho acto produjo efectos jurídicos durante
su vigencia, lo cual amerita una decisión sobre la pretensión
planteada.
En relación con
el punto central de la demanda, sobre notoriedad de la marca NAUTICA y, en consecuencia, prohibición
de registro de marcas idénticas o similares, es importante tener en cuenta la
observación que en dicha materia hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad,
cuando afirma:
“En el presente caso, es a la oficina nacional competente a la que le
correspondía realizar un adecuado examen de registrabilidad para establecer si
la marca NAUTICA es una marca notoria, pues pese a que en el momento en que la
compañía CONFECCIONES RAM LIMITADA
solicitó el registro de la marca NAUTICA ésta aún no había sido
solicitada en Colombia por NAUTICA APPAREL INC., si era notoriamente conocida
dentro del grupo de consumidores de los productos que protege la clase
internacional No. 25.
“Es importante para la Oficina Nacional Competente o el juez determinar
en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el
objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente
los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en
violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344. Para
dilucidar este punto, el Tribunal se remite a lo expresado en el fallo, dentro
del Proceso 28-IP-96: ‘En una acción de caducidad o de nulidad la existencia de
notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como
al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada.
La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por
registrarse.
“En conclusión, como se anota en el Proceso 17-IP-96, la marca notoria
tiene que ser ‘anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no
ha de serlo únicamente como marca sino con tal y además como notoria, lo que
presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito
esencial para impugnar el registro de una marca posterior a fin de que surta así
los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a
las marcas notorias. A los fines de
presentar observaciones y obstaculizar el registro de una marca, de acuerdo al
artículo 82 de la Decisión 313, estaría facultado el usuario de una marca
notoria extranjera aunque no se encuentre registrada, pues a éste también se
extendería el legítimo interés que exige la norma para presentar observaciones,
lo que no sucedería para el caso de nulidad del registro, porque para tal efecto
es condición sine qua non que la marca se encuentre registrada’ (Proceso
20-IP-96, G.O. No 332 de marzo 30 de 1996).”
La aplicación
de lo dicho por el Tribunal Andino a lo demostrado en autos (art. 31 del Tratado
de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena), permite apreciar
que la sociedad demandante NAUTICA APPAREIL INC., ha venido utilizando, en forma
ininterrumpida la marca NAUTICA para
identificar productos de la clase 25 contenida en el artículo 2 del Decreto 755
de 1972, desde el día 3 de mayo de 1985. Esta afirmación se corrobora al
consultar los distintos certificados de registro marcario, expedidos por la
Oficina de Registro y Patentes de los Estados Unidos de América, obrantes en el
expediente y acompañados de la correspondiente traducción al idioma castellano
(v. folios 40 a 121 c. ppal.). Es
decir, que la marca NAUTICA ha sido
y es conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado
grupo de consumidores o usuarios.
Pero ese
conocimiento no se limita únicamente a quienes, en el territorio de los Estados
Unidos de América, consumen los productos identificados con la marca NAUTICA, dentro de los que se
encuentran los comprendidos en la clase 25, porque también obran en el plenario
los certificados de registro, expedidos por las oficinas correspondientes, de
Aruba (v. folios 741 a 746), Benelux (v. folios 747 a 752), Bolivia (v. folios
753 a 754), Canadá (v. folios 755 a 759), Italia (v. folios 760 a 769), Japón
(v. folios 770 a 777), México (v. folios 778 a 785), Nicaragua (v. folio 787),
Panamá (v. folios 789 a 791), República Dominicana (v. folios 792 a 794), Suecia
(v. folios 795 a 802), y Suiza (v. folios 803 a 805); de donde se desprende que
la marca NAUTICA era conocida por
otros grupos de consumidores. Es decir, que se está en frente de una marca que,
según lo considerado por el Tribunal Andino, debe calificarse de notoria en
razón de su gran difusión.
La anterior
conclusión parcial indica otro elemento que debe tenerse en cuenta. La referida
notoriedad exige de otro elemento para que sea protegible, pues, según el
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, debe ser anterior a la nueva
marca por registrar.
En el presente
caso debe tenerse en cuenta que la sociedad Confecciones Ram Limitada presentó,
el 17 de junio de 1987, la solicitud de registro de la marca NAUTICA para distinguir productos de la
Clase 25. Una vez aceptada la solicitud, se ordenó la publicación
correspondiente en la Gaceta de Propiedad Industrial, y Manufacturas Deportivas
Limitada se opuso. Surtido el trámite de ley, la Superintendencia de Industria y
Comercio profirió la resolución núm. 1583 de 19 de mayo de 1992, aquí demandada,
que rechazó la oposición aludida y concedió el registro
pedido.
Al confrontar
las fechas en que se otorgó el permiso, inclusive la de radicación de la solicitud de
registro, con la que según los autos, Nautica Appareil Inc. ha usado la marca NAUTICA, es evidente que este último
evento es anterior al día en que Confecciones Ram Limitada solicitó y obtuvo el
registro marcario que aquí se controvierte. Así las cosas, está presente otro de
los requisitos que señala el Tribunal Andino para que se garantice el uso de la
marca NAUTICA en favor de la firma
demandante.
No obstante lo
anterior, el tercero interviniente al contestar la demanda apoya la defensa del
acto demandado, entre otras razones, en que para la época en que se concedió el
registro en favor de Confecciones Ram Limitada, la oficina nacional, en este
caso la Superintendencia de Industria y Comercio, desconocía la existencia del
registro de la marca NAUTICA en
favor de Nautica Appareil Inc., argumento que debe ser rebatido con lo que al
respecto señala el Tribunal Andino:
“… para la protección de una marca notoria que en el caso que nos ocupa
se puede aplicar al nombre
comercial notorio, el principio de territorialidad adquiere una mayor dimensión
porque se extiende a la Subregión Andina o al campo internacional en las
condiciones indicadas anteriormente. De tal manera que la protección de la marca
o el nombre comercial notorio puede llegar a ser universal siempre y cuando
exista la reciprocidad en materia de propiedad industrial para poder hacer valer
los derechos del propietario de la marca o nombre comercial notorio de acuerdo
con las normas comunitarias andinas. Lo mencionado aquí lleva a concluir que el
alcance del principio de territorialidad puede llegar a una extensión mundial
cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la
notoriedad y los acuerdos de comercialización conforme a la legislación
andina.
“Como hemos venido manifestando, uno de los requisitos para aplicar el
principio de territorialidad, en la protección de la marca o nombre comercial
notorio extranjero es que exista un acuerdo en virtud del cual se conceda un
trato recíproco en iguales condiciones a un ciudadano de la Subregión en cuanto
se refiera a la tratamiento de la marca o nombre comercial notorio. En este
caso, ha quedado sentado que la Convención General Interamericana de Protección
Marcaria y Comercio firmada Washington el 20 de febrero de 1929 fue ratificada
por la República de la Colombia el 22 de julio de 1936. Por lo tanto, se ha cumplido con el
requisito necesario para que se pueda aplicar al presente caso el principio de
territorialidad para proceder a la protección de una marca o un nombre comercial
notoriamente conocido a nivel subregional o internacional”.
En
consecuencia, el carácter de notorio de la marca NAUTICA genera para su propietario los
derechos y obligaciones a que se refiere el Tribunal Comunitario, dentro de los
cuales se encuentra el “ius prohibende”, que conlleva la
limitación para los demás de solicitar el registro de marcas confundibles con
aquella que es notoriamente conocida.
Finalmente, es
pertinente observar que mediante la resolución núm. 00777 de 25 de enero de 1995
(v. folios 808 a 817), la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en
cuenta que “… la marca NAUTICA perteneciente a la sociedad NAUTICA APPAREIL INC., era notoriamente
conocida en Colombia, entre el grupo de consumidores de los productos
comprendidos en la clase 25 internacional hacia el cual estaban dirigidos los
productos NAUTICA, para el 17 de
junio de 1988, fecha en la cual se solicitó el registro de la marca NAUTICA, hoy
con certificado No. 139.931, a favor de la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA,
con domicilio en Medellín, para distinguir productos de la clase 25 del artículo
2º. del Decreto 755 de 1972”, decidió cancelar el registro
controvertido.
Así, no
encuentra la Sala motivo alguno que le impida fallar de fondo, por lo que, con
base en las consideraciones que anteceden, se declarará que los cargos
endilgados contra el artículo 2º de la resolución núm. 1583 de 19 de mayo de
1992, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, encuentran plena
prosperidad, lo que conlleva, de suyo, a la anulación del artículo mencionado,
tal y como se dispondrá en la parte
resolutiva de este proveído.
Por
lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- DECLÁRASE LA NULIDAD del artículo 2º de
la resolución núm. 1583 de 19 de mayo de 1992, por medio del cual se concedió el
registro de la marca NAUTICA a favor
de la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA.
SEGUNDO.- Como
consecuencia de lo anterior y a manera de restablecimiento del derecho de la
sociedad demandante NAUTICA APPAREL INC.,
ORDÉNASE a la
Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos,
cancelar el registro de la marca NAUTICA, para amparar productos de la
clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, expedido bajo el núm.
139.931, y la inscripción correspondiente en el Libro de Registro de
marcas.
TERCERO.- ORDÉNASE la publicación de esta
providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La
anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de
9 de septiembre de 1999.
JUAN
ALBERTO POLO FIGUEROA
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA
INÉS NAVARRETE BARRERO
MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA