DESCRIPCION CLARA Y COMPLETA DE LA MARCA - El registro de la marca mixta o gráfica exige modelo o arte final / REGISTRO DE MARCAS - Descripción

De acuerdo con lo anteriormente transcrito, es evidente que en el asunto sub judice se dio cumplimiento con el requisito contenido en el artículo 60, literal b), de la Decisión 85, en el sentido de que la descripción de la marca fue clara y completa, pues el registro de la marca mixta (etiqueta) que aquí se controvierte lo fue en los términos de la solicitud presentada, a la cual se adjuntó el modelo o arte final, no violándose tampoco, en consecuencia, el artículo 2157 del C. C. y, mucho menos, el artículo 75, ordinal 50 del C. de P. C., el cual se refiere a los requisitos que debe contener una demanda, por no ser aplicable al asunto examinado, pues tal y como lo afirmó el apoderado de CEMENTOS RIOCLARO S.A., los trámites de solicitudes de marcas han sido regulados por las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en dicha materia.

INAPLICABILIDAD DE LA NORMA INTERNA FRENTE A LA COMUNITARIA - Protección prioritaria de la marca frente a la protección interna del nombre comercial

De acuerdo con lo anterior, se concluye que como en la Decisión 85 no se reguló en manera alguna la figura del nombre comercial, la cual sí es objeto de regulación en los artículos 603 y 607 del C. de Co., estas normas se deben inaplicar, pues si bien es cierto que la demandante usó su nombre comercial antes del registro de la marca controvertida, ello no era obstáculo para el registro de la citada marca, dado que, la protección interna del nombre comercial, en su momento, no podía ir más allá de la protección prioritaria conferida a la marca en la ley andina en relación con el nombre comercial, tal y como lo expresó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación antes transcrita.

RIESGO DE CONFUNDIBILIDAD - Marca mixta y marca gráfica / CONFUSION VISUAL O GRAFICA - Inexistencia de semejanza / CONFUSION FONETICA-Inexistencia de semejanza que induzca en error al público

La marca objeto de controversia es mixta, en tanto que la marca de propiedad de, CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. es gráfica, razón por la cual, estudiadas en su conjunto, no presentan confundibilidad una respecto de la otra. No obstante lo anterior, la Sala analizará el elemento gráfico de la marca controvertida, frente a la marca gráfica que según la demandante es semejante a la primera. El aspecto gráfico de la marca cuestionada está compuesto por las letras C y R entrelazadas, en tanto que la marca de propiedad de CEMENTOS PAZ DEL PIO S.A. está compuestas por las letras CPR, las cuales se encuentran entre dos barras, una superior y otra inferior, diseños uno y otro que, a juicio de la Sala, no se asemejan. Frente al aspecto fonético de las marcas también considera la Sala que no hay confundibilidad, ya que la cuestionada se pronunciaría CR RIOCLARO, mientras que la marca comparada se pronunciaría simplemente CPR, no presentándose, por lo tanto, semejanza alguna que pueda inducir al público consumidor en error sobre el producto adquirido, esto es, cemento.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Santa Fe de Bogotá, D.C., primero de julio de mil novecientos noventa y nueve.

Consejero Ponente: Doctor LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Ref.: Expediente núm. 3225

Actor : Cales y Derivados

Calcáreos Río Claro Limitada

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA, en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio, contra la Resolución núm. 7494 de 4 de octubre de 1990, e xpedida por la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro, en favor de CEMENTOS RIOCLARO S.A., con domicilio en Medellín, por el término de cinco años, a partir del 4 de octubre de 1990, de la marca mixta consistente en una etiqueta en cuya parte superior, entrelazadas y en tipo especial, aparecen las letras C y R y debajo de la figura que ellas forman la expresión RIOCLARO, para distinguir "Materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava; tuberías de gres o de cemento; productos para la construcción de carreteras, asfalto, pez y betún; casas transportables, monumentos de piedra; chimeneas", productos comprendidos en la clase 19 del artículo 20 del Decreto 755 de 1972.

I.-ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada busca la nulidad del acto arriba identificado y que, como consecuencia de lo anterior, se decrete la cancelación del certificado o título de re istro núm. 1 29.945 de 4 de octubre de 1990, correspondiente a la marca citada; y se ordene comunicar la sentencia a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

b.- Los hechos de la demanda

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

1o. Mediante Escritura Pública núm. 828, de 8 de mayo de 1981, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 20 de mayo de 1981, se constituyó como sociedad comercial de responsabilidad limitada la sociedad denominada CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA, siendo los materiales de construcción, tales como la cal, la caliza o arcilla y los minerales o yacimientos de minerales aprovechables en la industria de cal, los productos relacionados directamente con el objeto social y que se encuentran comprendidos en la clase 19 del artículo 21 del Decreto 755 de 1972.

2o. El 14 de mayo de 1981 la sociedad actora inscribió por primera vez en el registro de la Cámara de Comercio de Medellín la propiedad de su establecimiento de comercio denominado CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO, CAL RIO, el cual se ha dedicado a la explotación, venta y distribución de artículos comprendidos en la clase 19 ya citada.

3o. También en forma notoria, pública e ininterrumpida ha distinguido con anterioridad en el mercado, con la marca CALES RIO CLARO, sus productos comprendidos en la clase 19 y también ha utilizado su marca RIO CLARO 70 - 15 para distinguir su producto DOLOMITA PARA ENMIENDA y la marca RIO CLARO para distinguir su producto CALIZA PARA ENMIENDA, comprendidos en la clase 19.

4o. Con posterioridad a estos hechos, el 17 de septiembre de 1982, mediante Escritura Pública núm. 4290 de la Notaría 4ª. de Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio de esa ciudad el 30 de septiembre del mismo año, se constituyó la sociedad anónima comercial denominada CEMENTOS RIOCLARO S.A., en cuyo favor se registró la marca controvertida, y en cuyo objeto social se encuentra la adquisición, producción, distribución y enajenación de productos comprendidos en la clase 19, tales como el cemento, las calizas, las arcillas, etc.

5o. Entre la sociedad demandante y la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A. no existe acuerdo para que la segunda use, solicite' o registre como parte esencial de su marca, nombre comercial o enseña, el signo distintivo RIO CLARO o RIOCLARO, para distinguir productos de la clase 19.

6o. La solicitud de registro de la marca controvertida fue tramitada en el expediente 254.276 de 11 de marzo de 1986, de la División de Propiedad Industrial, habiéndose concedido su registro mediante la Resolución núm. 7494 de 4 de octubre de 1990, en favor. de CEMENTOS RIOCLARO S.A., bajo el núm. 129.945, vigente hasta el 4 de octubre de 1995.

7o. CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA tiene depositado legalmente su nombre comercial en la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 32965 del 10 de agosto de 1994.

c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La actora cita expresamente como violados los artículos 60, literal b), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy artículo 87, literal b), de la Decisión 344); 83, literales a) y b), 88, literal b), y 89, incisos 1 y 3, de la Decisión 344; 75, ordinal 5, del C. de P.C.; 2157 del C.C.; 189., numeral 27, y 58, inciso 1, de la Constitución Política; 15 del Decreto 2153 de 1992; 603 y 607 del C. de Co.; y 14, 15, 18 y 19 de la Ley 59 de 1936, por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida se expresan a continuación (fis. 118 a 135 del Cdno. Ppal.):

Primer cargo.- La propiedad industrial, si bien es un derecho individual y concreto que constituye una propiedad privada, no es absoluto ni arbitrario, ya que como toda propiedad conlleva una función social que implica obligaciones (artículo 58 de la Constitución Política).

Dicha propiedad industrial tiene por fin la protección de su titular, pero también busca la protección del público consumidor de los productos o servicios distinguidos con la marca, nombre o enseña, de tal forma que un empresario no debe adoptar y menos usar una marca susceptible de ser confundible con un signo legalmente protegido por un tercero.

En consecuencia, "...las autoridades concebidas para conceder esta propiedad (D. 2153 de 1992, art. 15) como las que están llamadas a velar por su sanidad jurídica (art. 596 C. Co.) deberán restablecer el derecho de propiedad industrial que ha sido desconocido y vulnerado por la autoridad competente y de contera evitar con ello que se presente la confusión del público consumidor que puede llegar a confundir el signo original y legítimo con aquél que carece de distintividad".

El poder conferido por el representante legal de CEMENTOS RIOCLARO S.A, no lo fue en forma legal, pues no precisó el objeto de la solicitud de registro, causa del mandato, lo cual dio lugar a graves omisiones por parte de la entonces División de Propiedad Industrial.

En efecto, el poder fue conferido, "para que en nombre y representación de esta sociedad tramiten el registro de la marca de fábrica y de comercio que consiste en una etiqueta en la cual se encuentra la expresión 'RIOCLARO', conforme a los modelos que presentará nuestro apoderado...".

La frase, en la cual se encuentra la expresión 'RIOCLARO"' no es precisa, sino ambigua, ya que no determina si lo que se desea registrar como marca es la expresión "RIOCLARO" como elemento esencial y característico de la etiqueta objeto de la solicitud, o si es un elemento secundario dentro del conjunto así formado, pues en el texto del poder parece darse a entender que el objeto principal del registro es el monograma y no la expresión nominal.

El apoderado en su solicitud desbordó los términos del poder conferido, pues no solicitó el registro de una etiqueta donde se encuentra la expresión RIOCLARO, sino que solicitó el registro de la marca de fábrica y de comercio "que consiste en una etiqueta en cuya parte superior entrelazadas y en tipo especial, se encuentran las letras 'C' y 6Rl, y debajo de la figura la expresión 'RIOCLARO', todo de acuerdo con los modelos que se acompañan.. ", cuando en el poder no se le facultaba para registrar las letras C y R.

En el modelo que se adjuntó el elemento preponderante es el monograma de la C y R, acompañado de la expresión RIOCLARO, no obstante lo cual el apoderado asumió que el objeto de registro era esta última expresión, pues es seguro que lo que quiso el mandante fue registrar el monograma y complementarlo con la expresión nominal y, no al revés, como lo hizo el apoderado.

Con lo anterior, se violaron los artículos 60, literal b), de la Decisión 85 (hoy artículo 87, literal b) de la Decisión 344), 88, literal b), de la Decisión 344, 2157 del C.C. y 75, ordinal 5' del C. de P.C.

Segundo cargo.- El artículo 89 de la Decisión 344 sólo permite hacer cambios secundarios en la solicitud y no cambios sustanciales de su objeto, razón por la cual la entidad demandada lo violó, pues siendo la marca a registrar, C y R (etiqueta), aquélla admitió, ordenó publicar y concedió el registro de una marca sustancialmente diferente al objeto del encargo.

Al no ceñirse el apoderado rigurosamente a los términos del mandato (artículo 2157 del C.C.) hubo una omisión por parte de la entidad demandada, quien se limitó a practicar una búsqueda de registros anteriores de la expresión RIOCLARO en la clase 19, dejando de practicarla con la expresión C y R, hecho que no le permitió detectar a tiempo la anterioridad de la marca CPR (etiqueta), tramitada con anterioridad y actualmente registrada bajo el certificado núm. 122.679 en favor de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., la cual distingue productos de la misma clase, situación que le impedía conceder válidamente el registro de la marca solicitada, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, por el aspecto ortográfico (C P R) (C y R), pues la segunda reproduce dos de las letras que conforman la primera; por el aspecto fonético, pues la coincidencia anotada hace que también las dos marcas se confundan al pronunciarse - y por el aspecto visual, ya que los dos signos se confunden a simple vista.

Adicionalmente, se ha violado el literal a) del artículo 83, de la Decisión 344, por cuanto se ha otorgado el registro de la marca (etiqueta) RIOCLARO, acompañada del monograma C y R, el cual no es distintivo para los productos de la clase 19, puesto que invade los derechos de la marca CPR (etiqueta), de la cual es titular Acerías Paz del Río S.A., para distinguir productos de la misma clase.

Tercer cargo.- Al concederse el registro de la expresión RIOCLARO en una etiqueta para distinguir productos de la clase 19 la División de Propiedad Industrial se violaron las normas tutelares del nombre comercial de la sociedad actora: CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LTDA.; de su enseña comercial; CALES RIO CLARO + logotipo y de su marca de fábrica: RIO CLARO y RIO CLARO 70-15 que distinguen artículos de la clase 19.

El artículo 128 de la Decisión 344 establece que la protección y reglamentación de los derechos sobre el nombre comercial depende de lo que determine la legislación interna de cada país miembro.

El artículo 583, ordinal 4, del C. de Co. señala que, "Se entiende por nombre comercial el que designa el empresario como tal". A su turno, el artículo 15 de la Ley 59 de 1936, aprobatorio de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929, lo define así: "Se entenderá por nombre comercial el propio nombre y apellido que el fabricante, industrial, comerciante o agricultor particular use en su negocio para darse a conocer como tal, así como la razón social, denominación o título adoptado y usado legalmente por las sociedades, corporaciones, compañías o entidades fabriles, industriales, comerciales o agrícolas, de acuerdo con sus respectivas leyes nacionales".

Debe entonces tenerse por cierto que el signo distintivo CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LTDA. es el nombre que designa a la sociedad demandante y, en consecuencia, tal expresión viene a ser su nombre comercial.

De acuerdo con el artículo 603 del C. de Co. Los derechos del nombre se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. A su turno, el artículo 607 ibídem prescribe que se prohibe a terceros el empleo de una marca que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios. De', las normas anteriores se concluye que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial en cuestión lo adquirió la demandante el 8 de mayo de 1981, fecha en que se constituyó en sociedad.

Las autoridades competentes están llamadas a garantizarle al titular del nombre comercial la protección consignada en las normas transcritas y que consiste, entre otras cosas, en la prohibición de usar, registrar o depositar una marca cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial del nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado por otra persona natural o jurídica, domiciliada o establecida en el país y dedicada a la fabricación o comercio de productos o mercancías de la propia clase a que se destine la marca.

Dicha protección la brinda también el artículo 83, literal b) de la Decisión 344, al disponer que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido y los artículos 14, 18, literal b) y 19 de la Ley 59 de 1936.

Se concluye que la marca cuya nulidad se demanda es sustancialmente idéntica a las marcas de CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA; sustancialmente semejante a la de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.; e idéntica al elemento principal del nombre comercial de la primera de las citadas, legalmente adoptado y usado con anterioridad en Colombia.

d.- Las razones de la defensa

1. De la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 314):

1o. - El acto administrativo acusado fue expedido por el Jefe de la División de Propiedad Industrial (hoy de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, con plena competencia para conceder los registros de las marcas solicitadas, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la entonces vigente Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2o. La Decisión 344 no pudo ser violada, ya que entró a regir el 29 de octubre de 1993, es decir, con posterioridad al acto acusado.

3o. En la actuación administrativa surtida dentro del expediente núm. 254277 se observa que la demandante no se opuso a la solicitud de registro de la marca RIOCLARO (etiqueta) dentro del término legal establecido para las oposiciones en las disposiciones legales entonces vigentes, además de que para la fecha de expedición de la resolución acusada la demandante no era titular de un registro marcario anterior sobre la marca RIOCLARO, para amparar productos amparados en la clase 19, o de una solicitud presentada con anterioridad a la de Cementos RIOCLARO S.A.

Cabe agregar que la demandante no interpuso los recursos procedentes en la vía gubernativa contra la resolución demandada y que sólo cuatro años después del registro de la marca que cuestiona, a través de la Resolución núm. 32965 de 10 de agosto de 1994, aquélla depositó su nombre comercial.

2.- De CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A., sociedad que fue vinculada al proceso en razón de que la marca C P R (gráfica), para distinguir productos comprendidos en la clase 19 del artículo 21 del Decreto 755 de 1972, fue cedido, en su favor, por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (fl. 326):

1º. No existe confusión entre las marcas, ya que la marca CPR etiqueta es una marca gráfica, en tanto que la marca RIOCLARO + gráfica es una marca mixta.

Aún considerando a los dos marcas en su aspecto gráfico y nominativo, éstas se diferencian por cuanto la marca C P R identifica al Cemento Paz del Río con un logo específico, que difiere sustancialmente de la marca genérica y nominativa RIOCLARO que identifica al producto cemento RIOCLARO.

2º. Tampoco se puede afirmar que existe confusión ortográfica entre una y otra marca, pues el uso que hace la marca controvertida de las letras C R, presenta un diseño original que difiere del uso de las letras C P R utilizadas en la marca de CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A..

3o. Las marcas en cuestión fonéticamente no tienen sonido, por cuanto carecen de vocales y están conformadas por las letras CPR y CR, respectivamente, no existiendo confundibilidad por este aspecto.

Además, el aspecto gráfico de una marca, por no tener sonido, sólo puede ser objeto de descripción.

4o. Si bien es cierto que las marcas comparadas identifican el mismo producto, esto es, cemento, ello de por sí no implica la confundibilidad visual de las mismas, ya que cada una reúne los requisitos básicos para poder ser registrada como tales, pues son plenamente identificadoras de cada producto, lo cual significa que los terceros que lo compran por la marca pueden distinguir e identificar un producto del otro, así como a sus fabricantes.

3.- De CEM[ENTOS RIOCLARO- S.A., sociedad en favor de quien fue expedida la marca controvertida (fl. 269):

1ª. La solicitud presentada para el registro de la marca que se demanda fue clara y completa.

2ª. Los artículos 87, 88 y 89 de la Decisión 344 no pudieron ser violados, ya que no se encontraban vigentes al momento de la expedición de la resolución acusada.

3ª. Es irrelevante la invocación del artículo 75, numeral 5, del C. de P. C., pues dicha norma sólo opera en los procedimientos judiciales. Los trámites de solicitudes de marcas han sido regulado s por las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por los decretos expedidos por el Gobierno Nacional.

4ª. No se da la violación del artículo 2157 del C.C., por cuanto el poder otorgado por el representante legal de CEMENTOS RIOCLARO S.A. fue claro al expresar que lo confería para que se tramitara "el registro de la marca de fábrica y de comercio que consista en una etiqueta en la cual se encuentra la expresión 'RIOCLARO', conforme a los modelos que presentará nuestro apoderado...".

5ª. No se advierte qué tienen que ver los privilegios de patente temporal concedidos por el Presidente de la República (artículo 189, numeral 27 de la Carta Política), con el registro de la marca aquí demandado.

6ª. No se violó el artículo 15 del Decreto 2153 de 1992, pues la entidad demandada obró dentro de la competencia a ella asignada legalmente.

7ª. La propiedad privada de la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A. es la que se podría ver afectada por el uso de expresiones confundibles con la previamente adquirida por ella.

8ª. La marca previamente registrada fue la de RIOCLARO de propiedad de CEMENTOS RIOCLARO S.A. y las expresiones y gráficas CAL RIO LTDA., CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCAREOS + GRAFICA, CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LTDA., RIO CLARO, RIO CLARO 70 15, etc., alegadas por la demandante no fueron registradas previamente a la de la sociedad primeramente citada, además de que no obra prueba en el proceso que acredite título alguno de propiedad industrial sobre las mismas. Resulta entonces imposible la aplicación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, frente a la marca RIOCLARO.

9ª. Respecto del literal b) de la Decisión 344 debe anotarse que no se encontraba vigente al momento de expedirse la Resolución 7494 de 4 de octubre de 1990, mediante la cual se otorgó la marca RIOCLARO a Cementos RIOCLARO S.A. En la Decisión 85 no se establecía como causal de irregistrabilidad la semejanza o identidad de la marca con el nombre comercial, debiéndose estudiar la legalidad de la citada resolución a la luz de las disposiciones entonces vigentes, como lo ha ratificado el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (sentencia 5-IP-94 de 23 de febrero de 1995).

10ª. Pero en aras de discusión, si se aceptara la aplicación de la norma invocada por la parte actora no se cumplirían los supuestos fácticos contenidos en la norma, dado que no existe ni identidad ni semejanza entre el nombre comercial CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LTDA. y la marca mixta RIO CLARO, registrada por CEMENTOS RIOCLARO S.A.

El sólo hecho de que la marca controvertida adoptara una forma gráfica impide la confundibilidad con una expresión absolutamente nominativa, que constituye un nombre comercial y no una marca.

Adicionalmente, el Consejo de Estado ha establecido (sentencia de 17 de marzo de 1995) que el uso de un nombre comercial no constituye automáticamente el derecho al uso de marca, pues éste se adquiere por el registro de la marca.

11ª. La parte actora está planteando un conflicto entre un nombre comercial y una marca, conflicto que es de competencia de la justicia civil, por cuanto implica la violación del artículo 607 del Código de Comercio.

Además, si bien el objeto social de una y otra compañía es similar, la distintividad de la marca RIOCLARO de propiedad de CEMENTOS RIOCLARO S.A. sólo opera respecto del producto cemento, producto que no es fabricado ni comercializado por la demandante.

12ª. Frente a los artículos 14, 18 y 19 de la Ley 59 de

1936, debe decirse que la protección de la Convención de Washington se ejercita de acuerdo con la legislación y procedimientos vigentes en cada país. Adicionalmente, el ámbito de la protección otorgado por la Convención, de acuerdo con el artículo 14 de la misma, se da para las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados contratantes respecto de los demás Estados contratantes, pero no dentro del Estado mismo, por cuanto en él opera la ley nacional.

e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 3 de marzo de 1995 se admitió la demanda, providencia que fue adicionada mediante el auto de 28 de julio de 1995, en el sentido de ordenar su notifíctici6n a la sociedad Acerías Paz del Río, empresa que interpuso recurso de reposición contra esta última decisión para que se le desvinculara del proceso, en razón de que la marca C P R (gráfica), para distinguir productos comprendidos en la clase 19 del artículo 2' del Decreto 755 de 1972, cuyo registro fue obtenido en su favor, fue cedido a CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. En consecuencia, mediante auto de 20 de octubre de 1995 se ordenó notificar la demanda a la Sociedad CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. (fls. 147, 216 y 260, respectivamente).

Por auto visible a folio 340 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes que cumplían con los requisitos legales.

Mediante proveído del 6 de septiembre de 1996 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el cual, mediante providencia de 29 de julio de 1998 dio respuesta a la solicitud de interpretación de los artículos 58, literales f) y g), 60, literal b), 72, 84 y 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (fls. 673 a 685).

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho la parte demandante (fl. 691), la entidad demandada (fl. 695), el representante del Ministerio Público (fl. 700) y la tercera directa interesada en las resultas del proceso (fl. 715).

Il.- EL CONCEPTO DEL MIMSTERIO PUBLICO

El señor Procurador Delegado ante esta Corporación, es partidario de que se denieguen las pretensiones de la demanda, expresando para el efecto lo siguiente:

1º. La normatividad aplicable al asunto controvertido es la contenida en la Decisión 85, pues el trámite para el registro de la marca RIOCLARO, así como su concesión, se realizó bajo su vigencia.

2°. En el poder otorgado por el Gerente de CEMENTOS RIOCLARO S.A. se especifica claramente el objeto del mismo, indicándose que la marca a registrar es una etiqueta en la que se encuentra la expresión Ríoclaro y establece que además será conforme al modelo que se adjuntará.

3°. Los cargos formulados por la demandante carecen de fundamento fáctico y jurídico, dado que la marca cuyo registro se solicitó fue adecuadamente descrita, dándose cumplimiento a las exigencias establecidas en los artículos 60, literal b) y 61, literal d), de la Decisión 85.

4°. Debido a que a la División de Propiedad Industrial se le entregó el modelo de la etiqueta que se procuraba registrar como marca, aquélla contaba con los elementos necesarios para efectuar el examen de su registrabilidad y no solamente de la expresión Ríoclaro, como lo afirma la actora.

5º. Entre las marcas CPR (etiqueta) y RIOCLARO (etiqueta), no existe confundibilidad, porque para establecer tal parecido la demandante fraccionó la última marca mencionada, señalando que es C y R (etiqueta), lo cual no es admisible dentro de los criterios de comparación de marcas, como lo ha señalado el Tribunal andino de Justicia (sentencia 31-IP-96).

6°. Al comparar las marcas en cuestión, se evidencia que no existe entre las mismas parecido visual, ortográfico o fonético alguno que impida que puedan coexistir en el mercado, como lo. admite la sociedad CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A.

7°. El registro de la marca RIOCLARO (etiqueta) se concedió durante la vigencia de la Decisión 85,,, de tal forma que la existencia del nombre comercial CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA no impedía su registro.

8°. La resolución acusada no vulneró norma alguna de las citadas como violadas por la demandante, debiéndose por lo tanto mantener su legalidad.

III- CONSIIDERACIONES DE LA SALA

En primer término la Sala advierte que se pronunciará frente a los cargos y argumentos en los que fueron aducidas normas contenidas en la Decisión 85 de la omisión del Acuerdo de Cartagena y no así frente a disposiciones contenidas en la Decisión 344, pues el registro de la marca objeto de la pretensión de nulidad que se examina, así como su trámite, fue regido por la primera de las citadas.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la interpretación prejudicial solicitada dentro de la presente actuación, sostuvo:

"I. NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO SUB JUDICE

"En el caso de autos, el procedimiento de concesión de la marca 'RIOCLARO + Gráfica' estuvo sujeto a la vigencia de la Decisión 85, desde el inicio del trámite hasta su culminación, siendo esta norma y no otra, la que tiene plena aplicación por cuanto bajo el régimen de su vigencia se produjo el acto administrativo que concedió el registro de la marca, sin que se hubiesen presentado oposiciones ni recurso alguno dentro del trámite que se adelantó en el expediente núm. 254.776".

Frente al primer cargo. En éste, la demandante considera que se violaron los artículos 60, literal b), de la Decisión 85, 2157 del C.C. y 75, ordinal 5° del C. de P. C., cuyo texto es como sigue:

Decisión 85

"Artículo 60.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante, la respectiva oficina nacional competente y deberá contener:

"a) ...

"b) La descripción clara y completa de la marca que se pretenda registrar; ......

Código Civil

Artículo 2157.- Limitación del mandato. El mandataria se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen a obrar de otro modo".

Código de Procedimiento Civil

"Artículo 75.- La demanda con que se promueva

todo proceso deberá contener:

"1. ....

"5°. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad...'.

Como sustento de dicha violación, la actora afirma que el apoderado de CEMENTOS RIOCLARO S.A., sociedad en favor de quien se registró la marca controvertida, excedió el poder a él otorgado por el representante legal de la misma, por cuanto, a su juicio, lo que quiso la citada sociedad fue registrar el monograma y complementarlo con la expresión RIOCLARO y no al revés como lo solicitó el apoderado.

El poder, expedido por el representante legal de CEMENTO RIOCLARO S.A., lo fue en los siguientes términos (fl. 32 del expediente):

... atentamente manifiesto ante ese Despacho que confiero poder especial ... para que en nombre y representación de esta sociedad tramiten el registro de la marca de fábrica y de comercio que consiste en una etiqueta en la cual se encuentra la expresión 'RIOCLARO', conforme , a los modelos que presentará nuestro apoderado, la cual se emplea para distinguir productos de la Clase 19ª. del decreto 755 de 1972.'..

Por su parte, la solicitud de registro ante la División de Propiedad Industrial, en uso del poder conferido por CEMENTOS RIOCLARO S.A., fue presentada en los términos que se transcriben a continuación (fi. 35 ibídem):

"....solicito de ese Despacho, de conformidad con los artículos 583 y ss. del c. de Comercio, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incorporada por el Decreto 1.190 de 1978 y demás disposiciones legales, el registro a favor de mis mandantes de la marca de fábrica y de comercio que consiste en una etiqueta en cuya parte superior entrelazadas y en tipo especial, se encuentran las letras 'C' y 'R', y debajo de las figuras que ellas forman, la expresión 'RIOCLARO', todo de acuerdo con los modelos que se acompañan, la cual se emplea para distinguir materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava; tuberías de gres o de cemento; productos para la construcción de carreteras; asfalto, pez y betún; casas transportables, monumentos de piedra; chimeneas, artículos comprendidos en la clase 19' del Decreto 755 de 1972".

A juicio de la Sala, no le asiste razón a la parte actora respecto de su afirmación de que el apoderado de CEMENTOS RIOCLARO S.A. excedió el poder a él otorgado, pues lo cierto es que tanto en el poder como en la solicitud se habla de que la marca a registrar será según los modelos adjuntos, modelos que, lógicamente, fueron suministrados al apoderado, por la sociedad solicitante, sociedad que, además, de ser cierto que lo que pretendía era el registro de la marca en una forma distinta a la presentada por su apoderado, sería la interesada en oponerse a dicho registro.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al realizar la interpretación del artículo 60, literal b), de la Decisión 85 que la parte actora estima desconocido, sostuvo:

"LA DESCRIPCION CLARA Y COMPLETA DE LA MARCA

"La Decisión 85, contemplaba en su artículo 60, literal b) la obligación de que la descripción de la marca sea clara y completa, con lo cual se exige al solicitante que contemple de manera explícita y concreta los elementos que constituyen la marca por registrarse;...

"Para que la marca pueda ser analizada no basta con describirla en un párrafo, sino que es menester que la descripción se visualice en el caso de las marcas gráficas y mixtas en un Arte final, en el cual se aprecian los colores, dibujos o trazos que conforman la marca, para efectos de su posterior publicación en el Organo de Publicidad en donde se dará a conocer la solicitud a terceras personas que puedan oponerse al registro.

"En este sentido la descripción clara y completa de los signos es indispensable, para determinar la protección legal de la marca.

"Tal es la intención del legislador comunitario, que en el literal d) del artículo 61 de. la misma Decisión 85, exigió la reproducción del signo, - arte, diseño o logo final que se pretende registrar - como requisito adicional que debe adjuntarse a la solicitud de la marca en caso de ser necesario, para efectos de que terceros interesados puedan determinar exactamente cuál es el signo cuya posición se solicita y orientar así su oposición al registro...

De acuerdo con lo anteriormente trascrito, es evidente que en el asunto sub judice se dio cumplimiento con el requisito contenido en el artículo 60, literal b), de la Decisión 85, en el sentido de que la descripción de la marca fue clara y completa, pues el registro de la marca mixta (etiqueta) que aquí se controvierte lo fue en los términos de la solicitud presentada, a la cual se adjuntó el modelo o arte final, no violándose tampoco, en consecuencia, el artículo 2157 del C. C. y, mucho menos, el artículo 75, ordinal 50 del C. de P. C., el cual se refiere a los requisitos que debe contener una demanda, por no ser aplicable al asunto examinado, pues tal y como lo afirmó el apoderado de CEMENTOS RIOCLARO S.A., los trámites de solicitudes de marcas han sido regulados por las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en dicha materia.

Por lo anterior, no prospera el cargo.

Frente al segundo cargo - En éste el demandante aduce la violación de los artículos 83, literal a) y 89 de la Decisión 344. Como lo expresó al inicio de estas consideraciones, la Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de la violación de normas contenidas en la Decisión 344, por no estar aún vigente la misma a la fecha de la solicitud y concesión del registro de la marca controvertida.

Frente al tercer cargo.- En éste, el demandante cita como violado el artículo 128 de la Decisión 344, según el cual, "el nombre comercial será protegido por los países miembros sin obligación de depósito o registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la presente decisión así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo país miembro", frente a lo cual hay que reiterar, por las razones ya esgrimidas, que respecto de normas no vigentes al momento de haberse seguido el respectivo trámite y concederse el registro de la marca, no puede haber pronunciamiento alguno.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 58, literales f) y g), 72, 84 y 85 de la Decisión 85 por considerarlos aplicables al asunto controvertido, cuyo texto es como sigue:

"Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

"a) ...

"f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

"g) Las qué sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares".

"Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

"Artículo 84.- Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente reglamento serán regulados por la legislación interna de los países miembros".

"Artículo 85.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo con la legislación de los respectivos países miembros, anterior a la vigencia del presente reglamento, subsistirá por el tiempo que fue concedido. En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este reglamento contiene..." .

En el cargo objeto de estudio, la parte actora considera que la marca controvertida desconoció su nombre comercial: CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LTDA.; su enseña comercial: CALES RIO CLARO + logotipo; y su marca de fábrica: RIO CLARO Y RIO CLARO 70-15, violando con ello también los artículos 603 y 607 del C. de Co.; que prescriben que, "los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro..." y que "Se prohibe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios..." por cuanto el derecho al uso exclusivo de su nombre comercial lo adquirió el 8 de mayo de 1981, fecha en que se constituyó como sociedad.

Adicionalmente expresa que la marca objeto de registro es sustancialmente semejante a la marca de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., razón por la cual es procedente su nulidad.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

"Inaplicabilidad de la norma interna frente a la Comunitaria.-

"Este Tribunal ha reconocido la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho nacional de los Países Miembros, adoptando la tesis de la inaplicabilidad de la ley interna, mediante la cual se considera que la ley interna no será aplicable si contraviene lo dispuesto por la norma comunitaria, tesis de suma importancia dentro del ámbito andino, pues tal y como lo ha venido afirmando este Tribunal comunitario..., las normas internas deben estar en estricta concordancia con la ley comunitaria so pena de quedar afectadas de inaplicabilidad, no derogatoria, frente a ésta.

"Según la jurisprudencia del Tribunal adoptada en sentencia 2-IP-88 se describe el fenómeno de la inaplicabilidad de la ley interna respecto de la comunitaria como aquél en que una disposición de orden supranacional ejerce una especie de 'ocupación del terreno con desplazamiento de las normas que antes lo ocupaban, las cuales devienen inaplicables en cuanto resulten incompatibles con las previsiones del derecho comunitario ... La norma interna, sin embargo, podría resultar vigente aunque resulte inaplicable, y permanecer en estado de latencia hasta que el derecho comunitario que la desplazó se modifique eventualmente y le deje libre el terreno, si es que la norma nacional llega a resultar compatible con él'

"Las normas derivadas del Acuerdo de Cartagena, como es el caso de la Decisión 85, al ser de aplicación preeminente por parte de cada País Miembro, producen el efecto de que las leyes del régimen interno de cada uno de los países andinos que se refieren al mismo tema resulten inaplicables frente a ellas, razón esta por la que expedido el régimen común de propiedad industrial (contenido inicialmente en la Decisión 85, sustituida por las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), era ésta la aplicable y no la legislación interna, subsistiendo esta última en todo lo que no fuera incompatible con la ley comunitaria.

"Con respecto a los vacíos que dejó el legislador andino o a los casos de remisión al derecho nacional, conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Decisión 85, la interpretación correcta de la norma comunitaria debe recaer en la tesis de que la ley interna puede ser aplicada siempre y cuando regule aspectos que no están comprendidos en la ley comunitaria y sus disposiciones no violen lo expuesto por ella; incluso en determinados casos la ley comunitaria es muy general y prevé mecanismos para que el legislador nacional la fortalezca, pero nunca en contravención con aquella, razón por la cual no es posible modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos que la ley comunitaria ha regulado o mantener normas internas que se contraponen directa o indirectamente al ordenamiento andino...

"Artículos 84 y 85 de la Decisión 85.

"La intención del legislador andino en el artículo 84, fue la de permitirle al legislador nacional regular los asuntos no comprendidos en la decisión 85 - mucho más si ya los tenia regulados - siempre y cuando se tratara de normas que no violentaran el nuevo sistema jurídico comunitario. En el caso en estudio, debe señalarse que la materia concerniente al nombre comercial no fue prevista por el legislador andino, razón por la cual, si existía norma nacional aplicable al caso, el juez nacional debería interpretarla y considerarla en el caso concreto, pero siempre en armonía con la ley comunitaria.

'Con respecto a esta norma en particular (artículo 84), este Tribunal hizo un profundo análisis en el proceso 2-IP-88, jurisprudencia retomada en el proceso 9-IP-94 y cuyos principios se han mantenido, en el sentido de que dicho artículo, ' ... contempla expresamente la subsistencia parcial de la legislación nacional o interna, la cual conserva plena competencia normativa en relación con los asuntos de propiedad industrial no incluidos en la reglamentación comunitaria...

'En consecuencia, para que la legislación nacional preexistente pueda coexistir con la comunitaria pese a la aplicación preferente de ésta en todo lo relativo a un asunto reglado, se reguiere que verse sobre asuntos o materias no regulados en lo absoluto por la comunidad, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de la Decisión 85, con los delitos contra la propiedad industrial o con la reglamentación del llamado 'nombre comercial' temas que ella no trata. Pero si el asunto o materia se encuentra regulado en la Decisión, ha de entenderse, en sana lógica, que lo está íntegramente, en su totalidad, - de suerte que no resulta admisible la aplicación simultánea de normas nacionales por razonables y pertinentes que estas puedan parecer. De otro modo no podría existir un régimen único y uniforme en la Subregión - objetivo esencial del derecho de la integración - al permitirse que este resulte modificado, tergiversado o adicionado en alguna forma por la legislación nacional, la cual carece de competencia para ello...'

"De otra parte, el artículo 85 refuerza lo dicho anteriormente, al sostener que todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo con la ley interna, anterior a la vigencia de la Decisión 85 dentro del País respectivo, subsistirá por el tiempo que haya sido concedido y todo lo relativo a su uso, goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas se someterán a la ley andina. Así si en la ley colombiana se previó una regulación de nombre comercial, esta normatividad no fue derogada y tan solo deja de ser aplicable respecto de la norma comunitaria andina, pero si alguna de sus disposiciones internas contraviene lo dispuesto a nivel comunitario, se aplicará preferentemente la ley andina, como se deriva de la sentencia de interpretación prejudicial 9-IP-94, cuando se dejó dicho lo siguiente:

"La remisión del derecho comunitario al nacional no le otorga la facultad a éste de imponer o aumentar nuevos o diferentes requisitos para la confirmación del derecho marcario o que se modifiquen o alteren las causales para la pérdida, caducidad o nulidad de esos derechos...'

"Del caso de autos se desprende que por tratarse de un conflicto entre un nombre comercial y una marca, el juez nacional deberá tomar en cuenta, que la ley comunitaria no estipuló en ninguna parte de la Decisión 85 la protección de tal figura -nombre comercial-, remitiéndola por la vía de los artículos 84 y 85 ibídem a la legislación interna; siempre que no contradiga o desconozca la naturaleza supranacional de la norma comunitaria, cuya finalidad era la de proteger la marca por encima de cualquier norma de derecho interno, pues la marca gozaba en la Decisión 85 de una protección prioritaria en tanto que el nombre comercial no. Cosa contraria sucede a partir de la Decisión 311.

"Así las cosas, el juez nacional deberá aplicar el artículo 85 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en armonía con la ley interna pero sin interferir la protección del derecho de marcas 'regulado por el régimen común andino aplicable en la época de la confrontación marca vs. nombre comercial, pues la normatividad andina (artículo 58, literales f) y g)) establecía la irregistrabilidad de los signos cuando fueren confundibles con otras marcas ya registradas con anterioridad por un tercero o reivindicado prioridad en el tiempo de la solicitud, paro no con nombres comerciales. Este conflicto entre la ley comunitaria y la interna ha de solucionarse en favor de la primera, de manera que en el régimen de la Decisión 85 el nombre comercial no pudo ser obstáculo para el registro de una marca aunque ésta hubiera sido solicitada con posterioridad a aquel. La protección interna del nombre comercial, en su momento, no podía ir más allá de la protección conferida a la marca en la ley andina.

"...Conforme al anterior razonamiento, bajo la vigencia de la Decisión 85 el nombre comercial no podía ser oponible válidamente a una marca pues tal prerrogativa se restringió en la ley comunitaria a las marcas debidamente registradas....

Por las mismas razones tampoco se pude predicar la violación de los artículos 14, 15, 18, literal b), y 19 de la Ley 59 de 1936, aprobatorio de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, que se refieren al nombre comercial y a su protección en cualquiera de los Estados contratantes, ya que con la entrada en vigencia de la Decisión 85 se dispuso que los asuntos no contemplados allí se regirían por la ley interna, la cual, se reitera, nunca puede ir en contra de las disposiciones de la ley comunitaria andina.

En cuanto al desconocimiento de la enseña comercial de la demandante: CALES RIO CLARO + logotipo, cabe predicar las mismas consideraciones, ya que bajo la vigencia de la Decisión 85 solamente las marcas debidamente registradas podían ser oponibles al registro de una marca similar o idéntica.

Resta entonces pronunciarse sobre el argumento de la parte actora, según el cual la marca cuyo registro es objeto de solicitud de nulidad es sustancialmente idéntica a las marcas de CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA, esto es, RIO CLARO y RIO CLARO 70-15, que distinguen artículos de la clase 19, y sustancialmente semejante a la marca CPR (etiqueta) de propiedad de CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A.

Frente a las marcas RIO CLARO y RIO CLARO 7015, esta Corporación advierte que la demandante en la relación de los hechos de la demanda afirma que "...en forma pública notoria e ininterrumpida mi representada ha utilizado también con anterioridad en el mercado su marca RIO CLARO 70-15 para distinguir su producto DOLOMITA PARA ENMIENDA, artículo comprendido en la clase 191... Agréguese el hecho que mi representada también utiliza con anterioridad y en forma pública, notoria y continua su marca RIO CLARO para distinguir su producto denominado CALIZA PARA ENMIENDA, producto comprendido en la clase 19, sin que siquiera se atreva a insinuar que dichas marcas fueron por ella registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio con anterioridad al registro de la que aquí se controvierte, evento único en el cual procedería el análisis de la posible confundibilidad de una y otras marcas, a la luz de lo dispuesto en los artículos 58, literales f) y g), y 72 de la Decisión 85 que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró aplicables al caso y respecto de los cuales sostuvo:

"El derecho exclusivo de una marca, dentro del cual se encuentra el ius prohibendi, nace del registro que de ella se tenga en la oficina nacional competente, como lo señala el artículo 72 de la Decisión 85.

Este Tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro ante la oficina nacional competente, descartándose la posibilidad de que existan otros modos de adquirir el dominio sobre la marca, por lo que en el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación. Simplemente el derecho se adquiere a través del registro, pudiéndose celebrar, respecto a la marca, contratos de uso, cesión o transferencia del título marcario, que deben inscribirse igualmente ante la respectiva Oficina. Son estas características del sistema atributivo del derecho marcario que rigió en vigencia de la Decisión 85 según la cual sólo los titulares de registros marcarios debidamente otorgados por la oficina nacional competente o aquellos cuya solicitud se hubiere presentado con anterioridad, podrán oponerse al registro de una marca solicitada que pueda llegar a confundir al público consumidor.

Finalmente, debe esta Corporación pronunciarse respecto de la posible confundibilidad entre la marca CPR (etiqueta) y la marca mixta consistente en una etiqueta en cuya parte superior, entrelazadas y en tipo especial, aparecen las letras C y R y debajo de la figura que ellas forman la expresión RIOCLARO, dado que la primera de las citadas fue registrada con anterioridad a la aquí controvertida, tal y como obra a folio 323 del expediente, donde aparece la Resolución núm. 08980 de 8 de diciembre de 1988, mediante la cual se concedió su registro, en favor de la ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., sociedad que posteriormente la cedió a CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A.

El Tribunal de Justicia de Comunidad, Andina, para efectos del estudio de confundibilidad de las marcas, fijó las siguientes pautas:

"La confusión puede producirse bien en el plano visual, en el auditivo o en el ideológico, pues dependiendo de los tipos de marcas o signos distintivos que deban cotejarse, el orden de interés de cada uno de estos elementos variará, según que las marcas o signos contengan un componente gráfico (marcas puramente gráficas o marcas mixtas) o un componente nominativo.

"La confusión visual o gráfica es provocada por la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor debido a la similitud ortográfica que se origina por la igualdad en las letras, el número de sílabas, la posición o ubicación de las vocales y consonantes; la similitud de las primeras y últimas salabas; el diseño del logotipo o arte final de la marca gráfica o el elemento predominante en la marca mixta.

"En el estudio de comparabilidad, las marcas deben ser observadas en su conjunto, de conformidad con las reglas sentadas por la doctrina y la jurisprudencia, por lo cual en el aspecto fonético, se deberá tomar cada uno de los signos en su conjunto y delimitar hasta que punto se puede dar o no la confusión entre el público consumidor...

"En este orden de ideas, al tratarse de marcas mixtas en donde el elemento denominativo prima sobre el gráfico, se seguirán las reglas para comparar marcas denominativas, jugando un papel preponderante el aspecto fonético; si se trata " de aquellas en las que prima el elemento gráfico, se deberá determinar en primer lugar la idea o concepto que suscita el componente figurativo de las marcas para establecer si existe identidad o semejanza entre ellas...

No obstante lo anterior, la Sala analizará el elemento gráfico de la marca controvertida, frente a la marca gráfica que según la demandante es semejante a la primera.

El aspecto gráfico de la marca cuestionada está compuesto por las letras C y R entrelazadas, en tanto que la marca de propiedad de CEMENTOS PAZ DEL PIO S.A. está compuestas por las letras CPR, las cuales se encuentran entre dos barras, una superior y otra inferior, diseños uno y otro que, a juicio de la Sala, no se asemejan.

Frente al aspecto fonético de las marcas también considera la Sala que no hay confundibilidad, ya que la cuestionada se pronunciaría CR RIOCLARO, mientras que la marca comparada se pronunciaría simplemente CPR, no presentándose, por lo tanto, semejanza alguna que pueda inducir al público consumidor en error sobre el producto adquirido, esto es, cemento.

Es evidente, entonces, que la marca cuyo registro se solicita se anule es suficientemente distintiva, pues los productos que la misma ampara, comprendidos en la clase 19 del artículo 21 del Decreto 755 de 1972, no se confunden con los productos de la sociedad CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A., distinguidos con la marca CPR.

Por lo anterior, el cargo es desestimado.

Concluye esta Corporación que la entonces División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir la Resolución núm. 7494 de 4 de octubre de 1990 obró conforme a las normas vigentes que regulaban la materia marcaria, esto es, conforme a la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin que pueda hablarse de la violación del derecho de propiedad, artículo 30 de la Constitución Política de 1886 (que corresponde al artículo 58 de la actual Constitución, citado como violado por la parte actora), como tampoco del artículo 120, numeral 18, de la Constitución de 1886 (que corresponde al artículo 189, numeral 27, de la Constitución vigente y que también citó la demandante como vulnerado), que atribuye al Presidente de la República la función de conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a las leyes, y mucho menos del artículo 15 del Decreto 2153 de 1992, por la sencilla razón de que éste último no había sido expedido para la fecha de expedición del acto acusado (1990).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero.- DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.

Segundo.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso.

Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha primero de julio de -1999.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL S. URUETA AYOLA