MARCAS
Y PATENTES / COTEJO MARCARIO - No puede realizarse con registros marcarios
caducados o que no obren en los antecedentes administrativos
La
Sala concluye que mal podía haber llevado a cabo la entidad demandada el cotejo
marcario al que alude el apoderado de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., ya
que los registros marcarios núms. 106.833, 111.843, 111.844 y 111.846, se
reitera, se encontraban caducados y, si bien el registro núm. 126.101 no se
encontraba caducado, lo cierto es que el modelo adjunto a que alude el folio 847
no obra en los antecedentes administrativos, sin que pueda esta Corporación, en
consecuencia, establecer si se presentaba la confundibilidad respecto de los
productos a amparar en una y otra marca.
MARCA
NOTORIA - Prohibición de registrar signos idénticos o semejantes de marcas
notorias / MARCA NOTORIA - Pruebas / PIELROJA - Marca notoria
De
las disposiciones transcritas ( Artículo 83 literales d) y e) de la Decisión
344) se desprende que no pueden registrarse como marcas los signos que sean
idénticos o se asemejen a uno distintivo y notoriamente conocido en el país
donde se solicita el registro, o en
el comercio subregional o internacional y que pertenezca a un tercero. A juicio
de la Sala le asiste razón a la sociedad actora en cuanto a que la marca
PIELROJA es notoriamente conocida para distinguir los productos comprendidos en
la clase 34, en especial, cigarrillos, cuestión que, sin lugar a dudas, logró demostrar
en el curso del proceso. En efecto, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.
acompañó con su demanda numerosas copias de los afiches promocionales,
almanaques, directorios, avisos publicitarios, etc., en los cuales aparece impresa su marca
“PIELROJA” en las diferentes modalidades en que ha sido usada y respecto de los
cuales, en su gran mayoría, los diferentes diarios, revistas, empresarios, etc.
confirmaron su autenticidad. Las abundantes pruebas que obran en el expediente
la llevan a concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar
mediante la Resolución núm. 2390 de 1º de noviembre de 1994 el registro de la
marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, contrarió lo dispuesto en el
artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, pues es evidente que la
marca PIELROJA, cuyo signo distintivo es un indio pielroja, es notoriamente
conocida en todo el territorio nacional para distinguir cigarrillos, dado el
conocimiento que los habitantes de Colombia tienen del mismo, en la medida de
que la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. a través de toda su existencia (desde
1924 y hasta la fecha), la ha dado a conocer a través de diferentes medios de
publicidad.
REGISTRO
DE MARCA NOTORIA - No es necesario que este registrada en el país donde tiene
notoriedad sino en otros países / MARCA NOTORIA - Características: extensión,
intensidad, ámbito de difusión, publicidad y mercadeo
Si
bien se dejo dicho que en el expediente solamente obra un certificado de
registro de la marca PIELROJA vigente para la fecha de expedición de la
resolución acusada (núm. 126.101), respecto del cual no se hizo cotejo alguno
con la marca controvertida por no aparecer un modelo de la registrada por la
COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A., la Sala advierte que aún no existiendo el
registro en cuestión de todas maneras tendría que reconocerse que la marca
PIELROJA es notoria, dado que el Tribunal de Justicia Andino expresamente manifestó que para dicho
reconocimiento no es necesario que esté registrada en el país donde es
notoriamente conocida, sino que esté registrada en otros países, circunstancia
esta que se encuentra demostrada. Como corolario de lo anterior, la Sala
declarará la nulidad de la Resolución núm. 2390 de 1º de noviembre de 1994, ya
que se dieron los presupuestos que exige el artículo 84 de la Decisión 344 para
determinar que una marca es notoriamente conocida, esto es, la extensión de su
conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo del producto que
ampara (cigarrillos); la intensidad y el ámbito de la difusión y de la
publicidad o promoción de la marca PIELROJA; la antigüedad de la misma y su uso
constante; y el análisis de producción y mercadeo de los productos que
distingue.
SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
PRIMERA
Santa
Fe de Bogotá, D.C., primero de junio del dos mil.
Radicación
número: 3285
Actor:
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.
Referencia:
ACCION DE NULIDAD
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para
resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada
por la sociedad Compañía Colombiana de Tabaco S.A., en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.,
contra la Resolución núm. 2390 de 1º de noviembre de 1994, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso
de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 15853 de 2 de septiembre de
1993, revocándola en todas sus partes y concediendo el registro de la marca “A”,
acompañada de la figura de un pielroja, para distinguir los productos
comprendidos en la clase 33 internacional.
I.-
ANTECEDENTES
a. Las pretensiones de la
demanda
La demanda instaurada busca la nulidad del acto anteriormente
identificado y que, como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho, se declare que para el 22 de septiembre de 1993
era un hecho notorio que la marca PIELROJA FIGURA ( INDIO + GRAFICA), cuya
titular es la demandante, era notoriamente conocida en Colombia; se declare,
subsidiariamente, que las marca INDIO GRAFICA y PIELROJA + GRAFICA son
notoriamente conocidas en Colombia;
se ordene a la División de Signos Distintivos la cancelación del
certificado de registro núm. 173.658 correspondiente a la marca figurativa “A”,
acompañada de la figura de un pielroja en la clase 33 internacional; se ordene a
la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del
certificado anteriormente descrito; y se ordene la publicación de la sentencia
en la Gaceta de Propiedad Industrial.
b.- Los hechos de la
demanda
Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones
son, en forma resumida, los siguientes:
1º. La sociedad AMERICAN BRANDS INC., solicitó el 5 de marzo de 1982 el
registro de la marca PIELROJA (GRAFICA) para la clase 33 internacional,
solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 324
del 4 de marzo de 1986, frente a la cual, dentro del término
legal, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. presentó
oposición.
2º. Mediante Resolución núm. 15853 de 2 de septiembre de 1993, la
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
declaró fundada la oposición presentada por la sociedad actora y, en
consecuencia, negó el registro de la marca “A”, acompañada de la figura de un
pielroja, solicitada por AMERICAN BRANDS INC.
3º. Contra la anterior resolución AMERICAN BRANDS INC. interpuso recurso
de apelación, del cual no se corrió traslado a la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO
S.A., además de que la Superintendencia de Industria y Comercio no practicó
oficiosamente ni solicitó a las partes pruebas adicionales que afirmaran o
desvirtuaran el contenido de la resolución apelada.
4º. Mediante Resolución 2390 de 1º de noviembre de 1994 la entidad
demandada revocó la resolución recurrida y, en consecuencia, otorgó a AMERICAN
BRANDS INC. el registro de la marca controvertida, por un término de diez años,
para distinguir productos comprendidos en la clase 33 internacional, resolución
que fue notificada por edicto desfijado el 2 de diciembre de 1994, fecha en que
quedó ejecutoriada.
5º. La entidad demandada asignó a la marca objeto de demanda el
certificado de registro núm. 173.658.
c.-
Las normas presuntamente violadas y el concepto de la
violación.
La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se
violaron las siguientes normas, por las razones que, bajo la forma de cargos, en
forma resumida, se expresan a continuación (fls. 37 a 49):
Primer cargo: La Resolución núm. 2390 de 1º de
noviembre de 1994 fue expedida en forma irregular y con desconocimiento del
artículo 29 de la Constitución Política, que consagra el debido proceso y del
derecho de defensa, ya que la solicitud de la marca “A”, acompañada de la figura
de un pielroja fue indebidamente publicada, pues la marca inicialmente
solicitada era una marca gráfica, mientras que la marca publicada se hizo como
si la misma fuera mixta, en la
medida de que se incluyó en la publicación la expresión “pielroja” como parte
nominativa de la misma.
De igual manera se violó el debido proceso, dado que en la parte motiva
de la resolución que fue objeto de revocatoria la División de Signos Distintivos
consideró que la marca PIELROJA (figura), de propiedad de la sociedad actora, es
notoriamente conocida. En consecuencia, dicha sociedad estimó que estaba eximida
de probar la notoriedad de su marca INDIO (etiqueta) frente al recurso de
apelación interpuesto por AMERICAN BRANDS INC., tal y como lo establece el
artículo 177 del C. de P.C. Sin embargo, la Superintendencia en la resolución
demandada no se pronunció sobre la calificación de hecho notorio y tan sólo se
limitó a afirmar que una de las marcas que servía de fundamento a la oposición,
registro núm. 80.727 había caducado, sin que hubiera realizado el cotejo
marcario frente a la marca INDIO (GRAFICA), registro núm. 80.744, también
fundamento de la oposición.
Segundo
cargo:
La
resolución acusada violó los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto otorgó el registro de la
marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, la cual no es distintiva para
los productos de la clase 33, ya que reproduce el elemento principal de la marca
notoria INDIO (FIGURA), registro núm. 80.744, fundamento de la oposición, y de
la cual es titular la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., para distinguir, entre
otros, los productos de la clase 34.
En efecto, la marca controvertida y la marca de la demandante tienen un
elemento común, cual es la figura de un indio pielroja, tratándose en ambos
eventos de una ilustración representativa, es decir, de una imagen que consiste
exclusivamente en la cabeza de un indio, sin que existan otros elementos
corporales diferenciadores; adicionalmente, en ambas gráficas la cabeza está de
perfil, el elemento destacado en cada una de ellas es el plumaje sobre la cabeza
del indio, que en ambos casos es igualmente largo, sigue una dirección
semicircular y se desarrolla a partir del mismo punto de simetría; asimismo, en
ambos casos el contorno mantiene un movimiento circular que se presenta hasta en
las terminaciones de algunos elementos, por ejemplo, en las
plumas.
De otra parte, desde el punto de vista ideológico también se presenta
confusión entre las marcas comparadas, pues las dos evocan una misma idea, cual
es, un indio pielroja.
Adicionalmente, y aún partiendo del supuesto de que la demandante no
hubiese presentado oposición o la hubiese presentado con fundamento en una marca
diferente, la Superintendencia de Industria y Comercio se encontraba en la
obligación de efectuar el cotejo marcario frente a la marca PIELROJA + GRAFICA,
de propiedad de la demandante, registros núms. 111843, 106833, 126101, 111846 y
111444, por cuanto la marca A solicitada, acompañada de la figura de un pielroja
se presta a confusión, en la medida de que reproduce la parte esencial de las
mismas, que es el indio pielroja, notoriamente conocido, y máxime si en la publicación se dio a entender que
la marca solicitada era la
expresión PIELROJA + GRAFICA.
Tercer cargo: Se violó
el artículo 82, literal h), de la Decisión 344, puesto que con el otorgamiento
de la marca cuestionada se permite que se engañe al público consumidor y a los
medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otra de las
marcas de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. y que la misma ha incursionado
en la rama de las bebidas alcohólicas.
Cuarto cargo: Fue
desconocido el artículo 83, literal d), de la Decisión 344, dado que en la
Resolución núm. 15853 de 2 de septiembre de 1993, mediante la cual se declaró
fundada la oposición de la demandante, la Administración le asignó a la marca
PIELROJA (FIGURA) dos consecuencias jurídicas, a saber: que dicha marca es
notoriamente conocida y que es un hecho notorio que la misma es notoriamente
conocida.
La notoriedad de la marca utilizada por la demandante para identificar el
producto cigarrillos PIELROJA es fruto del uso reiterado durante más de setenta
(70) años, dentro del territorio nacional, del signo distintivo consistente en
la cabeza de un INDIO PIELROJA
La entidad demandada no desvirtuó en la resolución que se acusa la
calidad de notoria de la marca
PIELROJA (FIGURA) y mucho menos la calidad de hecho notorio atribuida por
la División de Signos Distintivos a dicha marca, y se limitó a revocar la
Resolución núm. 15853 de 1993 con fundamento en el vencimiento de una de las
marcas que servían de sustento a la oposición.
Quinto cargo: El acto
acusado violó el artículo 83, literal e), de la Decisión 344, por las mismas
razones expresadas en el cargo anterior.
Además, en el curso del proceso se demostrará que las marcas INDIO
(GRAFICA) y PIELROJA + GRAFICA, de propiedad de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO
S.A., son notoriamente conocidas, pues de ellas tienen gran conocimiento la gran
mayoría de los colombianos, ya que han llegado a los lugares más lejanos del
territorio nacional y las conocen
personas de todo estrato social, raza, sexo, etc., debido a que desde el
nacimiento del producto cigarrillos PIELROJA se ha llevado a cabo reiteradamente su
publicidad a través de todos los medios masivos de comunicación.
Sexto cargo: La
resolución demandada violó los artículos 35 y 59 del C.C.A., que obligan a la
Administración a pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas, tanto
inicialmente, como durante el trámite y los recursos.
En efecto, la demandante alegó en el trámite de la oposición la notoriedad de la marca INDIO
(GRAFICA), registro núm. 80.744, así como la confundibilidad existente entre la
marca solicitada y la marca inicialmente citada, no obstante lo cual la
Superintendencia se abstuvo de pronunciarse sobre dicha notoriedad y
confundibilidad.
Por su parte, en la Resolución núm. 15853 de septiembre de 1993 la
División de Signos distintivos estableció que la marca PIELROJA (FIGURA)
(INDIO+GRAFICA) era notoria, al igual que era un hecho notorio que la citada
marca era notoria; sin embargo, en la resolución acusada no hubo pronunciamiento
respecto de tales aspectos.
d.- Las razones de la
defensa
1-
De
AMERICAN BRANDS INC.
El curador ad litem de la citada sociedad, directa interesada en las
resultas del proceso, en defensa de la legalidad del acto acusado,
sostuvo:
AMERICAN BRANDS INC. adquirió la titularidad de la marca controvertida de
conformidad con la ley, en razón de que el registro marcario con base en el cual
se opuso la demandante se
encontraba caducado para la fecha de expedición de la resolución
acusada.
No existe confundibilidad entre una y otra marca dado que amparan
productos diferentes, a más de que la sociedad actora perdió el derecho marcario
por haber caducado el registro.
En cuanto a la notoriedad, debe advertirse que en el derecho marcario la misma debe probarse, sin que
se infiera de simples circunstancias colaterales como lo pretende la demandante.
En la etapa gubernativa no se probó dicha notoriedad, razón por la cual el acto
acusado no puede invalidarse por circunstancias fácticas que en su momento no
existieron, no se probaron, o no le sirvieron a la Administración para fundamentar un derecho que se
alegaba.
Nadie puede alegar en su favor su propia torpeza, ni ir en contra de sus
actos omisivos, como el de la demandante, al dejar caducar el registro
marcario.
La notoriedad de la marca, como elemento accesorio a su titularidad,
desaparece cuando ésta se extingue para su dueño, ya que lo accesorio sigue la
suerte de lo principal.
EXCEPCION
El curador ad litem propone la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda, por cuanto, a su juicio,
AMERICAN BRANDS INC. no es un tercero interesado, como se afirma en la
demanda, sino que tiene que ser parte. El contradictorio no se puede integrar
sin su presencia, según los términos del artículo 83 del C. de P.C. En
consecuencia, tiene que probarse la existencia jurídica de la sociedad citada, ya que en la demanda
solamente se aporta una copia auténtica de un poder que obra en el llamado Libro
de Protocolo de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando la
existencia de una sociedad extranjera se acredita en una notaría, según el artículo 48 del C. de P.C. Si
se trata de una sociedad extranjera que no tiene negocios permanentes en
Colombia, se aplicarán las normas pertinentes.
2- De LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, cuyo
apoderado expuso como argumentos de
defensa, los siguientes:
A la actuación demandada le
era aplicable válida y legalmente la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena.
De los documentos obrantes en el expediente núm. 209639, contentivo de la
solicitud de registro de la marca controvertida, se establece que el registro de
la marca en que se fundamentó la oposición (80.727), solamente estuvo vigente
hasta el 20 de diciembre de 1988, sin que se hubiera renovado por su titular,
razón por la cual no se daban los presupuestos contenidos en el literal a) del
artículo 73 de la Decisión 313 para negar el registro de la marca “A”,
acompañada de la figura de un pielroja.
La Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al
trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el
derecho de defensa.
e.- La actuación
surtida
De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le
dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen
destacarse las siguientes actuaciones:
Por auto del 26 de mayo de 1995 se admitió la demanda y se ordenó darle
el trámite correspondiente (fl. 1 del cuaderno núm. 1A).
Por auto visible a folio 762 ibídem se abrió a pruebas el proceso y se
decretaron las pedidas por la partes.
Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho
los apoderados de la sociedad demandante, de la entidad demandada y el
representante del Ministerio Público (fls. 1793, 1787 y 1786 del cuaderno núm.
1B, respectivamente).
Mediante
proveído del 25 de junio de 1999 se ordenó la suspensión del proceso y someter
el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 1º de marzo del 2000, dio respuesta a la solicitud de
interpretación de las normas comunitarias aplicables al caso (fls. 1858 a 1864
ibídem).
II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO
PUBLICO
El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estima procedente
atenerse al pronunciamiento que haga el Tribunal Andino de Justicia, tal como lo
dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley
17 de 13 febrero de 1980.
III.- CONSIDERACIONES DE LA
SALA
Antes de analizar los cargos esgrimidos, la Sala considera oportuno
advertir que la resolución demandada debe estudiarse a la luz de la normatividad
vigente al momento de su expedición, esto es, de la Decisión 344 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, no obstante que la Superintendencia de Industria y
Comercio, para revocar la Resolución núm. 15853 de 2 de septiembre de 1.993,
tuvo como fundamento el artículo 73, literal a), de la Decisión
313.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
precisó:
“Es
con arreglo a dicha disposición transitoria de la Decisión 344 (refiriéndose a
la primera) que el régimen aplicable en el presente caso es el de la Decisión
344, en vigencia de la cual se
dictó la Resolución impugnada No. 2390 del 1º de noviembre de 1994, que concedió
.el registro de la marca “A” ACOMPAÑADA CON LA FIGURA DE UN PIELROJA (etiqueta),
la cual fue expedida cuando ya se encontraba la Decisión 313” (el paréntesis es
de la Sala)”.
Ahora bien, frente a la excepción propuesta por el curador ad litem de la
sociedad AMERICAN BRANDS INC., en el sentido de que la misma debe ser parte en
el proceso, la Sala observa que, precisamente, por ser un litisconsorte
necesario, es decir, parte en el proceso, se ordenó notificar personalmente a su
apoderado en Colombia, de conformidad con lo expresado en la demanda por el
apoderado de la Compañía Colombiana de Tabaco S.A., en los siguientes términos
(fl. 451):
“Manifiesto
que no me es posible acompañar a la presente demanda prueba de la existencia de
la sociedad AMERICAN BRANDS INC., y que igualmente desconozco la oficina donde
reposa prueba de este hecho. Sin embargo, y para los efectos del artículo 77 del
Código de Procedimiento Civil, manifiesto que el representante de la dicha
sociedad en Colombia es el Doctor Ramiro CASTRO DUQUE de acuerdo con el poder
que ha sido protocolizado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo
el No 1288, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 170.322 de Bogotá y T.P.A.
No 1003 del Ministerio de Justicia, el cual puede ser notificado en la Carrera 7
No 16-56 Piso 9 de Santa Fe de Bogotá”.
Revisados los antecedentes administrativos, a folio 509 se encuentra un
sello, que a la letra dice:
“PROTOCOLO.
El Suscrito Secretario de la División de Propiedad Industrial certifica que: del
folio 6086 al folio 6091 del libro de protocolo obra el poder No. 1288 conferido
por AMERICAN BRANDS INC. domiciliada en Park Avenue en York EUA, al doctor
RAMIRO CASTRO, con tarjeta profesional No 1003, fecha marzo 11/74, Representante
en Bogotá lo mismo…”.
Dicho apoderado, tal y como obra a folio 506, solicitó, en nombre de
AMERICAN BRANDS INC., el registro de la marca que consiste en, “…una ETIQUETA en donde se aprecia la letra
‘A’ con la figura de un Pielroja encerrada en un trazo de la misma, de forma
característica, siendo lo esencial la letra A y la figura descrita, todo de
conformidad con el modelo adjunto”.
Al
no haber sido posible notificar personalmente al mencionado apoderado, tal y
como consta a folio 705 del cuaderno núm. 1A, se ordenó emplazarlo por edicto
(folios 708 a 714 y 727 a 732, ibídem), sin que hubiese hecho manifestación
alguna, razón por la cual le fue nombrado curador ad litem, mediante auto de 9
de febrero de 1996 (fl. 743, ibídem), todo lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 318 del C. de P.C.
Al no prosperar la excepción propuesta, procede la Sala al análisis de
las censuras esgrimidas en contra del acto demandado.
Frente al primer
cargo: Considera la parte actora que la resolución acusada violó el
artículo 29 de la Constitución Política, en la medida de que, de una parte,
publicó la marca controvertida de manera diferente a como fue solicitada y, de
otra parte, por cuanto no se pronunció sobre la calificación de hecho notorio de
la marca PIELROJA, de propiedad de la COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO
S.A.
Sobre el particular, es necesario advertir que a la sociedad actora no le
fue desconocido su derecho de defensa, ya que, precisamente, con ocasión de la
publicación de la marca solicitada, la misma tuvo oportunidad de presentar
demanda de oposición, la cual fue declarada fundada mediante la Resolución núm.
15853 de 2 de septiembre de 1993 de la División de Signos Distintivos y, en
consecuencia, negó el registro de la marca A, acompañada de la figura de un
pielroja, decisión que fue apelada por AMERICAN BRANDS. INC. y revocada por la Resolución núm. 2390
de 1º de noviembre de 1994, cuya legalidad ocupa la atención de la
Sala.
Frente a la pretendida violación del debido proceso, por no haberse
pronunciado el acto acusado respecto de la apreciación de la demandante de que
es un hecho notorio que la marca PIELROJA es notoriamente conocida, la Sala estudiará dicho cargo al
analizar los cargos cuarto y quinto, por ser también dicho argumento el sustento
de los mismos.
Frente al segundo cargo:
En éste, la sociedad actora
estima que se violaron los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344,
cuyo texto es como sigue:
"Artículo
81.-
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente
distintivos y susceptibles de representación gráfica.
"Se
entenderá por marca todo signo capaz de distinguir en el mercado, los productos
o servicios producidos o comercializados por una persona de los servicios
idénticos o similares de otra persona."
“Artículo
82.-
No podrán registrarse como marca los signos que:
“a)
No puedan constituir marca conforme al artículo
anterior;…”.
Pues
bien, mediante la resolución acusada le fue concedida a AMERICAN BRANDS INC. la
marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, para distinguir los productos
comprendidos en la clase 33
internacional, esto es, vinos, espirituosos y licores.
Por
su parte, a la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. le fue concedida, mediante
certificado de registro núm. 80.744, la marca INDIO (figura), consistente en, “un conjunto formado por la representación
del perfil de un indio, la cabeza
del indio está compuesta por los siguientes elementos: un penacho, una
frentera adornada con triángulos pequeños que llevan en la parte inferior un
punto y un cadejo estilizado; marca que se emplea para distinguir tabaco en
bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas; productos comprendidos en
la clase 34 del Decreto 755 de 1972”.
Ahora
bien, a folios 839, 842, 844, 846 y
847 ibídem, respectivamente, obran los certificados núms. 106.833, 111.843,
111.844, 111.846 y 126.101, mediante los cuales se concedió, en favor de la
sociedad demandante, el registro de la marca “PIELROJA” (etiqueta), para
distinguir, en su orden, cigarrillos comprendidos en la clase 34 del Decreto 755
de 1972; vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, productos
comprendidos en la clase 25; juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte
(excepto vestidos) ornamentos y decoración para los árboles de navidad,
productos comprendidos en la clase 28; cuero e imitaciones de cuero, artículos
de estas materias no incluidos en otras clases; pieles, baúles, maletas,
paraguas, sombrillas, bastones, frutas, jaeces y guarniciones, productos
comprendidos en la clase 18; y tabaco, artículos para fumadores, cerillas,
artículos comprendidos en la clase 34.
La Sala advierte que no obstante que la
sociedad actora afirma en el hecho 3.1.5. que es propietaria de la marca INDIO
(GRAFICA), registro núm. 80.744, para distinguir productos de la clase 34 y
vigente hasta el 19 de agosto del año 2.003, no encuentra prueba de la citada
vigencia, pues a folio 531 del cuaderno núm. 1A se encuentra la renovación del
certificado de registro en cuestión, desde el 20 de agosto de 1983 hasta el 20
de agosto de 1988, lo cual significa que para la fecha de expedición de la
resolución acusada, esto es, 1º de noviembre de 1994, el registro de dicha marca
se encontraba caducado; sin embargo, como se demostrará más adelante, la actora
tenía otros registros vigentes.
Igual
sucedió con los registros núms. 106.833, 111.843, 111.844 y 111.846, pues de
acuerdo con lo obrante en los antecedentes administrativos (fls. 839 a 846), el
primero caducó el 11 de septiembre de 1989 y los tres restantes el 11 de febrero
de 1991.
No
ocurrió lo mismo con el registro núm. 126.101, que, como ya se dijo, fue
concedido para distinguir tabaco, artículos para fumadores, cerillas, artículos
comprendidos en la clase 34, dado que al momento de expedirse la resolución
demandada se encontraba vigente, pues fue concedido por cinco años contados a
partir del 2 de febrero de 1990 (folio 847 vuelto) y consistía en, “… la Marca ‘PIELROJA’ (ETIQUETA). Las demás
expresiones dentro de la etiqueta irán como explicativas, según modelo adjunto”.
De
lo anterior, la Sala concluye que mal podía haber llevado a cabo la entidad
demandada el cotejo marcario al que alude el apoderado de la COMPAÑÍA COLOMBIANA
DE TABACO S.A., ya que los registros marcarios núms. 106.833, 111.843, 111.844 y
111.846, se reitera, se encontraban caducados y, si bien el registro núm.
126.101 no se encontraba caducado, lo cierto es que el modelo adjunto a que
alude el folio 847 no obra en los antecedentes administrativos, sin que pueda
esta Corporación, en consecuencia, establecer si se presentaba la
confundibilidad respecto de los productos a amparar en una y otra
marca.
Por lo anterior, el cargo no prospera.
Frente al tercer cargo:
Considera la sociedad actora que el acto acusado desconoció el artículo 82,
literal h), de la Decisión 344, que a la letra dice:
“Artículo
82.-
No podrán registrarse como marca los signos que:
“a)…
“h)
Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la
procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o
cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se
trate;
Para despachar desfavorablemente el cargo en cuestión la Sala reitera las
consideraciones expuestas en el segundo cargo, dado que al encontrarse, de una
parte, caducados los registros marcarios allí citados y, de otra parte, no
encontrarse en los antecedentes administrativos el modelo adjunto de que trata
la resolución por medio de la cual se concedió la marca de propiedad de la
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. que se encontraba vigente al momento de
expedirse la resolución acusada, mal puede llegarse a determinar si la marca
controvertida engaña al público consumidor o a los medios comerciales, en cuanto
a la procedencia, modo de fabricación, etc., a que se refiere la norma que se
dice violada.
En
consecuencia, no prospera el cargo.
Frente
a los cargos cuarto y quinto:
El fundamento de estos cargos es la violación del artículo 83, literales d) y
e), de la Decisión 344, cuyo texto es como sigue:
“Artículo
83.-
Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes
impedimentos:
“a)…
“d)
Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el
que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a
reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha
prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en
los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados
por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se
destine a productos o servicios distintos.
“Esta
disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de
la marca notoriamente conocida;
“e)
Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente
conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los
cuales se solicita el registro.
“Esta
disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de
la marca notoriamente conocida;
De las disposiciones transcritas se desprende que no pueden registrarse
como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a uno distintivo y
notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro, o en el comercio subregional o
internacional y que pertenezca a un tercero.
A juicio de la Sala le asiste razón a la sociedad actora en cuanto a que
la marca PIELROJA es notoriamente conocida para distinguir los productos
comprendidos en la clase 34, en especial, cigarrillos, cuestión que, sin lugar a dudas, logró demostrar
en el curso del proceso.
En efecto, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. acompañó con su demanda
numerosas copias de los afiches promocionales, almanaques, directorios, avisos
publicitarios, etc., en los cuales
aparece impresa su marca “PIELROJA” (folios 32 a 412 del cuaderno núm. 1 y
folios 603 a 624 del cuaderno núm. 1A), en las diferentes modalidades en que ha
sido usada y respecto de los cuales, en su gran mayoría, los diferentes diarios,
revistas, empresarios, etc. confirmaron su autenticidad.
Por ejemplo, a folio 936 del cuaderno núm. 1ª se encuentra la constancia
suscrita por el Subgerente de EDITORIAL LA PATRIA S.A., donde dejó
dicho:
“…me
permito certificar que en la edición núm. 13.112 de LA PATRIA, correspondiente al 21 de
junio de 1961, página 28, aparece publicado el aviso ORIGINAL de PIELROJA cuya fotocopia fue enviada por
ustedes a nuestras oficinas”.
Asimismo, a folio 950 ibídem obra la certificación del Coordinador de
Avisos de “El HERALDO”, en los siguientes términos:
“El
aviso publicitario del cigarrillo Pielroja, cuya referencia es Goce más del
Carnaval, fue efectivamente publicado el día jueves, 4 de marzo del año de 1943
en la página número 8 (ocho)”.
Por su parte, la Gerente Administrativa y Financiera de la Revista
Semana, en oficio que aparece a folio 958 ibídem, certificó que el artículo “El
regreso del Indio” sí fue publicado y corresponde al
original.
A folio 961 ibídem la Jefe de Mercadeo y Avisos de “EL COLOMBIANO” envió
las copias de los originales de los avisos publicados el 10 de abril de 1994, el
30 de junio de 1985, el 20 de agosto de 1989 y el 27 del mismo mes y año, en los
cuales aparece la cajetilla de cigarrillos PIELROJA.
A su turno, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, respondió
al oficio a la misma dirigido, lo siguiente (fl. 979):
“…la
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos - SAI, certifica que el artículo
consignado en la Revista No. 10 de Ingeniería Colombiana del período Enero-Julio
de 1957 corresponde al original que hace alusión a un publireportaje sobre la
construcción de la fábrica de la Cía. Colombiana de Tabaco
S.A….”.
De igual manera, el Gerente General de “LA REPUBLICA” (fl. 1746),
certificó que en sus instalaciones “…reposa el archivo del periódico
correspondiente al 8 de abril de 1969, en donde publicó un aviso (ref:
Sí….Pielroja es único) de nuestro cliente COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO…”.
Finalmente, como último ejemplo, en la medida de que son numerosos, la
Sala se remite a lo sostenido por el Gerente General de Periódicos Asociados,
así:
“…me
permito confirmarle que la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. ha sido anunciada
permanentemente en la REVISTA VIERNES CULTURAL”.
Ahora bien, como prueba también de la notoriedad de la marca “PIELROJA”,
el apoderado de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. solicitó los testimonios
de varios comerciantes de
Corabastos, dos comerciantes de Ibagué (Tolima) y dos comerciantes de Medellín,
los cuales obran a folios 974, 1032, 1037, 1144, 1150, 1139, 1141, 1205, 1210,
1438 y 1439 y los cuales son concordantes en afirmar que conocen la marca
PIELROJA hace más de 30 años, que distingue cigarrillos, que es de propiedad de
la COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO, que se distingue por la figura de un indio,
que es distribuida en todo el territorio nacional, que la figura de la cabeza
de un indio pielroja les evoca los
cigarrillos PIELROJA producidos por la sociedad demandante, que no conocen otros
cigarrillos que se identifiquen con la
marca PIELROJA o con la gráfica que reproduzca un indio pielroja, que no
conocen ningún licor con la marca PIELROJA
y que asociarían un licor que tuviera la cabeza de un indio pielroja con
los cigarrillos PIELROJA y con la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO
S.A.
Finalmente, para demostrar la notoriedad de la marca, el apoderado de la
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. solicitó como prueba que se oficiara, entre
otros países, a Venezuela, Bolivia, Rusia, Ecuador, Chile y Polonia, cuyas oficinas de propiedad industrial
certificaron que la marca PIELROJA, para distinguir cigarrillos, se encuentra
registrada, en su orden, desde el 29 de enero de 1972 y hasta el 29 de enero del
año 2002 (fl. 1329), desde el 15 de octubre de 1984 y hasta el 15 de octubre del
2004 (fl.1443), desde el 16 de agosto de 1991 y hasta el 16 de agosto del 2001
(fl. 1467), desde el 5 de abril de 1976 hasta el 15 de mayo del 2005 (fl. 1555),
desde el 9 de junio de 1991 hasta
el 9 de junio del 2001 (fl. 1575) y desde el 16 de mayo de 1990 hasta el 16 de
mayo del 2000 (fl. 1725).
Pues bien, en sentir de la Sala, las abundantes pruebas que obran en el
expediente la llevan a concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio,
al otorgar mediante la Resolución núm. 2390 de 1º de noviembre de 1994 el
registro de la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja, contrarió lo
dispuesto en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, pues es
evidente que la marca PIELROJA, cuyo signo distintivo es un indio pielroja, es
notoriamente conocida en todo el territorio nacional para distinguir
cigarrillos, dado el conocimiento que los habitantes de Colombia tienen del
mismo, en la medida de que la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. a través de
toda su existencia (desde 1924 y hasta la fecha), la ha dado a conocer a través
de diferentes medios de publicidad.
En consecuencia, y como quiera que la marca controvertida consiste en la
cabeza de un indio pielroja encerrada en la letra A, indio que se asemeja
bastante al indio que caracteriza la marca PIELROJA de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE
TABACO S.A., es evidente que aquélla no podía ser objeto de registro, por ser
similar a la marca notoriamente conocida tantas veces
citada.
Sobre la notoriedad de la marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en respuesta a la interpretación prejudicial solicitada por esta
Corporación, sostuvo:
“En
cuanto a la amplitud de la protección de las marcas notoriamente conocidas, el
Tribunal ha dicho en recientes sentencias:
‘Sin
embargo, para que surta efecto esta protección especial, la marca tiene que ser
conocida; no siendo necesario que ella esté registrada en el país, toda vez que
esa no es una condición que imponga la norma, bastando, por tanto, su registro
en otro u otros países. La norma comunitaria, al igual que lo establecen otras
legislaciones, tampoco exige que la marca sea usada, basta que sea conocida. Ese
conocimiento puede provenir del uso continuo y sistemático de la marca o de su
difusión publicitaria, sin que sea legalmente necesario que su uso y
conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca
notoria.
“Supone el legislador que una marca notoria está
siendo usada en uno o varios países, uso que en todo caso y en su oportunidad
deberá probarse con el fin de hacer valer la condición de
notoriedad’”.
De otra parte, si bien al
analizar los cargos segundo y tercero se dejó dicho que en el expediente
solamente obra un certificado de registro de la marca PIELROJA vigente para la
fecha de expedición de la resolución acusada (núm. 126.101), respecto del cual
no se hizo cotejo alguno con la marca controvertida por no aparecer un modelo de
la registrada por la COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A., la Sala advierte que
aún no existiendo el registro en cuestión de todas maneras tendría que
reconocerse que la marca PIELROJA es notoria, dado que el Tribunal de Justicia
Andino expresamente manifestó que
para dicho reconocimiento no es necesario que esté registrada en el país donde
es notoriamente conocida, sino que esté registrada en otros países,
circunstancia esta que se encuentra demostrada.
Finalmente, la Sala observa que si bien la marca “A”, acompañada de la
figura de un pielroja, fue otorgada para distinguir productos de la clase 33
internacional, esto es, vinos,
espirituosos y licores, en tanto que la marca notoriamente conocida lo es
para distinguir los productos comprendidos en la clase 34 ibídem, es decir,
cigarrillos, también lo es que de conformidad con lo prescrito en el artículo
83, literales d) y e), de la Decisión 344, no se puede registrar un signo que
sea similar a una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de
los productos o servicios para los cuales se solicita el
registro.
Como corolario de lo anterior, la Sala declarará la nulidad de la
Resolución núm. 2390 de 1º de noviembre de 1994, ya que se dieron los
presupuestos que exige el artículo 84 de la Decisión 344 para determinar que una
marca es notoriamente conocida, esto es, la extensión de su conocimiento entre
el público consumidor como signo distintivo del producto que ampara
(cigarrillos); la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o
promoción de la marca PIELROJA; la antigüedad de la misma y su uso constante; y
el análisis de producción y mercadeo de los productos que
distingue.
A título de restablecimiento del derecho la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO
S.A. solicita que se declare que para el 22 de septiembre de 1993 era un hecho
notorio que la marca PIELROJA FIGURA ( INDIO + GRAFICA), cuya titular es la
demandante, era notoriamente conocida en Colombia; o que se declare,
subsidiariamente, que las marcas INDIO GRAFICA y PIELROJA + GRAFICA son
notoriamente conocidas en Colombia, petición a la cual no accederá esta
Corporación, por ser inane, dado que la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante Resolución núm.
18159 de 31 de agosto de 1999 ordenó la, “publicación en la Gaceta de la Propiedad
Industrial, el reconocimiento de la notoriedad de la marca PIELROJA
(MIXTA)”, considerando, para el efecto, lo siguiente:
“Ahora
bien, la encuesta realizada por Invamer Ltda., nos muestra cifras bastantes
significativas en cuanto al conocimiento de la marca
PIELROJA…
“…
“De
acuerdo con esta encuesta el 97.3% de los entrevistados en las diferentes
ciudades, antes anotadas, conoce la marca Pielroja el 93.91%, la asocia con
cigarrillos y el 86.75% la identifica además con la figura de un indio. Teniendo
en cuenta la ficha técnica utilizada para realizar la encuesta podemos llegar a
la conclusión de que efectivamente la marca PIELROJA y la figura de un indio es
notoriamente conocida en el territorio colombiano, por personas de diferentes
edades, sexo y condición socioeconómica, y como tal merece protección frente a
marcas solicitadas que resulten confundibles con aquella, independientemente de
la clase de los productos o servicios para los cuales se solicitan su
registro”.
Así las cosas, a título de restablecimiento del derecho se ordenará la
cancelación del certificado de registro núm. 173.658 correspondiente a la marca
figurativa “A”, acompañada de la figura de un pielroja en la clase 33
internacional; la cancelación de la
inscripción del certificado anteriormente descrito; y la publicación de la sentencia en la
Gaceta de Propiedad Industrial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
F A L L A :
Primero.- DECLARASE no probada la excepción
propuesta por el curador ad-litem de la sociedad AMERICAN BRANDS
INC.
Segundo.- DECLARASE la
nulidad de la Resolución núm. 2390 de 1º de noviembre de 1994, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, mediante
la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución
núm. 15853 de 2 de septiembre de 1993, revocándola en todas sus partes y
concediendo el registro de la marca “A”, acompañada de la figura de un pielroja,
para distinguir los productos comprendidos en la clase 33
internacional.
Tercero.- A título de
restablecimiento del derecho, ORDENASE
cancelar el certificado de registro núm.
173.658 correspondiente a la marca figurativa “A”, acompañada de la figura de un
pielroja en la clase 33 internacional; al igual que cancelar la inscripción del
certificado anteriormente descrito.
Cuarto.- DENIEGANSE las
demás pretensiones de la demanda.
Quinto.- ORDENASE la publicación de la presente
sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
Sexto.- Por no haber
sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del
proceso.
Séptimo.- En firme
esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de
rigor.
COPIESE, NOTIFIQUESE,
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en su sesión de fecha 1o de junio del 2.000.
JUAN
ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E.
MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA
INES NAVARRETE BARRERO
MANUEL S. URUETA AYOLA