MARCAS Y PATENTES / IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS - Identidad o similitud de la marca con el nombre comercial protegido e inducción al público en error / USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Prueba documental contable y depósito del nombre comercial
Del
texto de la norma transcrita ( Art.. 83, literal “b” de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena)
deducen dos situaciones inescindibles para que prospere la causal de
irregistrabilidad, cuales son: que la marca objeto del registro sea idéntica o
similar al nombre comercial protegido; y que se den las circunstancias que
induzcan al público a error. En
este caso, no admite controversia el hecho de que la actora ha usado su nombre
comercial, por lo menos, desde el 2 de noviembre de 1967, en que, una vez
constituida la sociedad, se propuso iniciar su funcionamiento, para lo cual
adjuntó a la Cámara de Comercio los libros requeridos, conforme al artículo 27
del C.de Co., como se desprende de los documentos que se acompañaron con la
demanda, algunos de los cuales fueron objeto de diligencia de reconocimiento
. De otra parte, mediante
Resolución núm. 4818 de 31 de octubre de 1978, expedida por la División de
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la actora
obtuvo en su favor el depósito del nombre comercial, depósito éste que, conforme
al artículo 605 del C.de Co. hace presumir el uso del nombre comercial. De lo anterior, concluye la Sala, en
primer lugar, que está probado el uso del nombre comercial, presupuesto este
para que el mismo se considere protegido, para los efectos del artículo 83,
literal b), de la Decisión 344, en armonía con el artículo 128 ibídem; y que la
marca “FAIRBANKS” objeto del acto administrativo acusado es idéntica a una parte
de dicho nombre comercial.
Así las cosas, se cumple el primer supuesto fáctico de la causal de
irregistrabilidad invocada.
INDUCCIÓN AL PUBLICO EN ERROR - Inexistencia de riesgo de confusión en relación con el origen empresarial por tratarse de actividades diferentes / COEXISTENCIA EN EL MERCADO - De productor y comercializador / MARCAS
Cabe
entonces establecer, si es posible que el público consumidor pueda ser inducido
a error, que es lo que constituye la segunda circunstancia que debe cumplirse
para que se configure dicha causal.
La actora insiste en que “El
permitir el registro de la citada marca, genera confusión en el público
conocedor de los productos FAIRBANKS que creerá que se trata de los mismos
productos FAIRBANKS comercializados por… la sociedad INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE
DE COLOMBIA- FAMOCOL-S.A.” Lo anterior conduce a la Sala a considerar que si la
actora tiene como actividad la de comercializar los productos que elaboran o
distribuyen las empresas extranjeras antes citadas, está reconociendo que dichos
productos tienen esa procedencia; y
no son elaborados por ella. Y
como la función esencial de la marca es, según se precisa en la interpretación
prejudicial “determinar el origen empresarial” (folios 635 y 648), no puede
predicarse riesgo de confusión, que induzca al consumidor a error, ya que el
público, al cual van dirigidos los productos de la marca objeto del registro,
los adquiere con el convencimiento de que su procedencia es extranjera. En otras palabras, si la
actora comercializa, entre otros productos, los que se elaboran en el extranjero
por las compañías antes mencionadas, no puede existir riesgo de confusión, en
relación con el origen empresarial o industrial, ni rasgo de competencia, porque
se trata de actividades diferentes, no obstante ir dirigidas al mismo campo o
círculo comercial. Es decir, que en estas condiciones productor y
comercializador pueden coexistir en el mercado. Así las cosas, ante la no
tipificación del otro supuesto de la causal de irregistrabilidad examinado,
atinente a la carencia de confundibilidad que induzca a error al público
consumidor, habrán de denegarse las súplicas de la
demanda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
PRIMERA
Consejero
ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO.
Santa
Fe de Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo del dos mil (2000).
Radicación
número: 3570
Actora: SOCIEDAD INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE
COLOMBIA S.A. -
FAMOCOL
S.A
Referencia: Acción de nulidad.
La
SOCIEDAD
INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA S.A. FAMOCOL S.A., a
través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad, ha presentado
demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de
la Resolución núm. 50912 de 28 de
diciembre de 1994, “Por la cual
se concede un registro”,
expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
I-.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
En
apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de
violación (folios 214 a 228 ):
1º.
Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio concedió el registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA), que
corresponde a la expresión FAIRBANKS, la cual es inapropiable, por tratarse de
un signo que hace parte del nombre comercial de la sociedad INDUSTRIAS FAIRBANKS
MORSE DE COLOMBIA S.A., que se encuentra protegido por las normas legales
nacionales y comunitarias.
Que
el signo FAIRBANKS de propiedad de la sociedad FAIRBANKS, INC., no es novedoso,
ni distintivo de los productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación
Internacional de Niza, por cuanto se trata de un signo que hace parte del nombre
comercial de la actora, circunstancia que era de conocimiento de la
Superintendencia de Industria y Comercio, si se tiene en cuenta que ésta, a
través de la División de Signos Distintivos, concedió el depósito del nombre
comercial.
2º:
Que se violó el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 96 y 128 ibídem; y 603,
607, 610 y 616 del C.de Co., dado que la obligación de la Superintendencia de
Industria y Comercio es realizar el examen de registrabilidad, así no se haya
formulado demanda de observaciones, lo cual no hizo; y concedió a la sociedad FAIRBANKS INC.,
el registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA), para distinguir productos
comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Que
la sociedad actora fue constituida desde el día 21 de septiembre de 1965 y
depositó su nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio el
31 de octubre de 1.978, lo cual demuestra que la División de Signos Distintivos
de la Superintendencia tenía conocimiento de la existencia de dicho nombre
comercial.
3º: Que se
violó el artículo 82, literal h), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena, en concordancia con el artículo 96 ibídem, por cuanto la
Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca
FAIRBANKS (MIXTA) en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, sin
tener en cuenta que tal marca venía siendo usada por la actora desde el año de
1965, gozando de un reconocido prestigio y conocimiento por el público
consumidor de tales productos; que el registro de la marca genera confusión en
el público conocedor de los productos FAIRBANKS, que creerá que se trata de los
mismos que comercializa la actora.
4º:
Que se violó el artículo 69 del C.C.A., en concordancia con el artículo 71
ibídem, porque la demandada se abstuvo de revocar la Resolución acusada, no
obstante estar en oposición con los
artículos 83, literal b), 82, literal h), 96 y 128 de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena; y los artículos 586, 603, 607 y 610 del C.de
Co.
5o: Que se violaron
los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5o del Tratado
que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la
División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las
disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas; que
tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las
normas que integran dicha Decisión, ni se abstuvo de expedir la Resolución
acusada.
6º:
Que se violó el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, en concordancia con la Disposición Final Unica ibídem, dado que la
solicitud del registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA) en la clase 9ª
Internacional, se hizo en contravención de las normas comunitarias, al igual que
la concesión por parte de la División de Signos Distintivos, la cual no tuvo en
cuenta que la marca no podía ser registrada por la sociedad FAIBANKS INC., por
cuanto con anterioridad se encontraba depositado el nombre comercial de la
actora.
II-. TRAMITE
DE LA ACCION
A
la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo
del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y
alegaciones.
II.1-.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
II.1.1-.,
El 12 de abril de 1996, según consta a folio 312, se notificó personalmente del
auto admisorio de la demanda al representante legal del tercero con interés directo en las
resultas del proceso, la Sociedad FAIRBANKS INC., quien no contestó la
demanda.
En
la etapa procesal para alegar de conclusión, solicitó la denegatoria de las
pretensiones de la demanda, aduciendo al efecto, en síntesis, lo
siguiente:
Que
el nombre de FAIRBANKS INC. es anterior al de la actora, pues data de 1830,
cuando en Vermont el señor Thaddeus Fairbanks inventó la escala de plataforma y
fundó la compañía que lleva su nombre, compañía ésta que, posteriormente, se
asoció con Colt Industries Inc. y Fairbanks Morse Inc.
Que,
para el 21 de septiembre de 1965, fecha en que se constituyó la actora, ya
existían derechos de propiedad sobre el signo distintivo FAIRBANKS y sobre
razones sociales y nombres comerciales que incluían dicho
nombre.
Que,
si bien es cierto que la actora obtuvo depósito del nombre comercial, dentro del
mismo no quedaron incluidas las básculas y armas en comparación; que existe
diferencia entre distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios
propios del mercado, y la fabricación de productos; que una cosa es el depósito
vigente para distinguir establecimientos de comercio, y otra, un signo para
distinguir productos.
Que
el depósito del nombre no se refiere a producir, como tampoco se otorga para
balanzas de todo tipo y sus repuestos accesorios; y que, además, la marca objeto
del acto acusado es mixta.
Que
la única que puede registrar válidamente en Colombia el signo distintivo
FAIRBANKS es la sociedad FAIRBANKS Inc., ya que son los productos de ésta los
que precisamente comercializa la actora.
II.1.2-.
La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado,
contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de lo que en ella se
pretende adujo, en esencia, lo siguiente (folios 323 a
328):
Que
al expedirse el acto administrativo acusado no se incurrió en violación de las
normas a que alude la demandante.
En
su parecer, de los documentos obrantes en el expediente administrativo se
concluye, en forma clara y precisa, que la Superintendencia de Industria y
Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia
marcaria; y se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa; además de
que la actora ante la oficina nacional competente no demostró tener un mejor
derecho o prioridad marcaria sobre el registro concedido en favor de Fairbanks
Inc.
III-.
ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO
La
señora Procuradora Novena Delegada en lo Contencioso Administrativo ante el
Consejo de Estado, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se
denieguen las súplicas de la demanda porque, a su juicio, el objeto social de la
actora, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal,
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, es comercializar los elementos que elabore
o distribuya, entre otros, FAIRBANKS INC, es decir, que tales elementos son
producidos o tienen su origen en la sociedad extranjera.
Que,
en consecuencia, la marca en cuestión no se encuentra incursa en la causal de
irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 83 de la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
IV-.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El
artículo 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, prevé:
“Asimismo,
no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos
de terceros, presenten algunos de los siguientes
impedimentos:
…b)
Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las
legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las
circunstancias pudiere inducirse al público a error”.
Del
texto de la norma transcrita se deducen dos situaciones inescindibles para que
prospere la causal de irregistrabilidad, cuales son: que la marca objeto del
registro sea idéntica o similar al nombre comercial protegido; y que se den las
circunstancias que induzcan al público a error.
En
relación con la protección del nombre comercial el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 43-IP-98, rendida en este proceso,
manifestó que “…La doctrina en forma generalizada acepta la protección del
nombre comercial por el uso más que por el registro…”; y que “ la simple alegación del uso no
habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La
facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de
depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un
principio de prueba en favor del usuario….” (folio 633).
El
artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prevé
que la legislación interna de los países miembros puede establecer un sistema de
registro del nombre comercial, y frente a esta disposición el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina hace énfasis en cuanto a que su alcance es el de
que el elemento prevalente en la protección es el uso; y que, subsidiariamente, el registro
puede servir como prueba de ese uso (folio 632).
Igualmente,
expresa el Tribunal que “…La prueba del uso del nombre comercial deberá hacerse
por los medios procesales que la legislación nacional ponga al alcance de quien
ejercita el derecho de defensa….” (folio 633).
El
Tribunal Comunitario concluyó que la sola inscripción de un nombre social en el
registro mercantil no puede considerarse como uso de ese nombre (folio
647).
En
este caso, no admite controversia el hecho de que la actora ha usado su nombre
comercial, por lo menos, desde el 2 de noviembre de 1967, en que, una vez
constituida la sociedad, se propuso iniciar su funcionamiento, para lo cual
adjuntó a la Cámara de Comercio los libros requeridos, conforme al artículo 27
del C.de Co., como se desprende de los documentos que se acompañaron con la
demanda (particularmente del obrante a folio 26), algunos de los cuales fueron
objeto de diligencia de reconocimiento visibles a folios 396 a 398, 400 a 401,
402 a 403.
De
otra parte, mediante Resolución núm. 4818 de 31 de octubre de 1978, expedida por
la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio, visible a folio 369, la actora obtuvo en su favor el depósito del
nombre comercial, para distinguir establecimientos de comercio dedicados a la
compra, venta, distribución, exportación, importación y suministro en general de
plantas eléctricas, motores diesel, motores eléctricos, locomotoras, bombas de
aire, agua y líquido, herramientas para mecánica industrial, válvulas,
carburadores, compresores, bombas de combustible, elementos de industria
automotriz, sus implementos y accesorios; depósito éste que, conforme al
artículo 605 del C.de Co. hace presumir el uso del nombre
comercial.
De
lo anterior, concluye la Sala, en primer lugar, que está probado el uso del
nombre comercial, presupuesto este para que el mismo se considere protegido,
para los efectos del artículo 83, literal b), de la Decisión 344, en armonía con
el artículo 128 ibídem; y que la marca “FAIRBANKS” objeto del acto
administrativo acusado es idéntica a una parte de dicho nombre
comercial.
Debe
la Sala resaltar que, para los efectos de la protección del nombre comercial
resulta irrelevante examinar, en este caso, el origen del mismo, pues del texto
de las normas comunitarias analizadas, así como del alcance que de éstas fijó el
Tribunal en la interpretación prejudicial, nada se refiere a este
aspecto.
Y
es que la Sala no puede entrar a definir quién puede llegar a tener un mejor
derecho a usar un nombre comercial, esto es, si la actora o el tercero con
interés directo en las resultas del proceso, atendiendo al origen del mismo,
pues, conforme al artículo 609 del C.de Co., ello es del resorte de la
jurisdicción civil ordinaria, ante la cual se tramita el procedimiento abreviado
previsto en el C.de P.C., con el propósito de dirimir las diferencias en tal
sentido.
Así
las cosas, se cumple el primer supuesto fáctico de la causal de
irregistrabilidad invocada.
Cabe
entonces establecer, con base en las reglas y criterios señalados en la
interpretación prejudicial solicitada en este proceso, si es posible que el
público consumidor pueda ser inducido a error, que es lo que constituye la
segunda circunstancia que debe cumplirse para que se configure dicha
causal.
Sea
lo primero advertir que la marca en cuestión se concedió para “DISTINGUIR: TODOS
LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 9 ESPECIALMENTE BALANZAS PARA PESAR DE TODO TIPO, Y
SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS. Productos comprendidos en la clase 09 de la
clasificación Internacional de Niza” (folio 253).
Como
lo hizo notar el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el registro que se
le otorgó al tercero con interés directo, no lo fue únicamente para balanzas,
sus repuestos y accesorios, sino PARA TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 9.
Y
los productos que la actora comercializa, descritos en el acto administrativo
que concedió el depósito del nombre comercial y en el objeto social que se
relaciona en el certificado de existencia y representación legal, son los de la
clase 9ª, esto es: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos,
eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de
señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento), y
de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o
de imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores
automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
máquinas de calcular y equipos para el tratamiento de la información (proceso de
datos); extintores”.
Sin
embargo, claramente en dicho objeto se describe que su actividad es la
“INDUSTRIA Y EL COMERCIO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS QUE ELABOREN Y/O
DISTRIBUYAN “FAIRBANKS MORSE Y COLT INDUSTRIES U OTRAS EMPRESAS VINCULADAS O NO
VINCULADAS CON ELLAS… FABRICAR…..ELABORAR…..ENSAMBLAR….”
La
razón de ser del objeto social, según los hechos de la demanda, obedece a que la
actora nació a la vida jurídica, por la voluntad de las empresas allí
mencionadas, las cuales pretendían, en un comienzo, crear una sucursal en
Colombia, por lo que, una vez
constituida aquélla, recibió orientación y asistencia técnica para desarrollar
tal objeto (folios 7ª 9, 192 y 205).
Y
en el hecho 4º de la demanda, textualmente reitera:
“El
objeto social principal de la sociedad desde su comienzo ha sido el de la
“Industria y Comercio de plantas eléctricas,….que elaboren FAIRBANKS
MORSE y
COLT
INDUSTRIES
u otras empresas vinculadas o no vinculadas con ellas, entre las que se
encuentra la sociedad demandada…” (se refiere a FAIRBANKS. INC.) (folio
209).
En
los cargos de la demanda, igualmente la actora insiste en que “El permitir el
registro de la citada marca, genera confusión en el público conocedor de los
productos FAIRBANKS
que creerá que se trata de los mismos productos FAIRBANKS comercializados por…
la sociedad INDUSTRIAS
FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA- FAMOCOL-S.A.”
Lo
anterior conduce a la Sala a considerar que si la actora tiene como actividad la
de comercializar los productos que elaboran o distribuyen las empresas
extranjeras antes citadas, está reconociendo que dichos productos tienen esa
procedencia; y no son elaborados
por ella.
Y
como la función esencial de la marca es, según se precisa en la interpretación
prejudicial “determinar el origen empresarial” (folios 635 y 648), no puede
predicarse riesgo de confusión, que induzca al consumidor a error, ya que el
público, al cual van dirigidos los productos de la marca objeto del registro,
los adquiere con el convencimiento de que su procedencia es
extranjera.
Sobre
este aspecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su
interpretación prejudicial
expresó:
“….Esta
comparación entre los signos, según se ha dicho, ha de efectuarse tomando en
consideración los productos que la marca ampara y las actividades que con el
nombre comercial se desarrollan y de no existir ningún rasgo de
competencia
o de ser productos que no tienen el mismo campo o círculo comercial, la
confudibidad no se produciría…..” (FOLIO 641) (resalta la Sala fuera de
texto).
En
otras palabras, si la actora comercializa, entre otros productos, los que se
elaboran en el extranjero por las compañías antes mencionadas, no puede existir
riesgo de confusión, en relación con el origen empresarial o industrial, ni
rasgo de competencia, porque se trata de actividades diferentes, no obstante ir
dirigidas al mismo campo o círculo comercial. Es decir, que en estas condiciones
productor y comercializador pueden coexistir en el
mercado.
Ahora,
si bien es cierto que en la descripción de su objeto social aparece relacionado
que la demandante podía, en desarrollo del mismo, fabricar, elaborar y
ensamblar, no lo es menos que, como ya se dijo, dicho objeto está vinculado
estrechamente con los productos elaborados por las empresas extranjeras
mencionadas, que formaban parte de aquélla.
Lo
que la parte actora enfatiza en la demanda es que ella “comercializa” los
productos que elaboran las tantas veces citadas empresas extranjeras; y no que
ella elabora, fabrica o produce, amén de que en el expediente no hay prueba
alguna que demuestre que se dedique a estas últimas
actividades.
Así
las cosas, ante la no tipificación del otro supuesto de la causal de
irregistrabilidad examinado, atinente a la carencia de confundibilidad que
induzca a error al público consumidor, habrán de denegarse las súplicas de la
demanda.
En mérito de
lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A
:
1º:
DENIEGANSE las súplicas de la
demanda.
COPIESE,
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Se
deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del día 9 de
marzo del 2000.
JUAN
ALBERTO POLO FIGUEROA
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA INES
NAVARRETE BARRERO
MANUEL S. URUETA AYOLA