MARCAS Y PATENTES / PRIORIDAD EN LA SOLICITUD DE REGISTRO - Prevalencia de la primera presentada / CRISTAL - Marca registrada desde 1939 / IDENTIDAD DE MARCAS - Existencia entre “Cristal” y “Cristal” / MARCA NOTORIA - Irrelevancia cuando no se demuestra en la comunidad andina

 

Si bien es cierto que el registro de la marca atacada, CRYSTAL (mixta), para distinguir productos de la clase 32 fue solicitado con posterioridad a la solicitud de registro que hizo la actora de la marca CRISTAL (mixta), para distinguir productos de la misma clase, toda vez que la primera fue presentada el día 28 de octubre de 1.992, y la segunda el día 12 de febrero de 1.992, y que ésta se encuentra registrada en Perú desde 9 de octubre de 1.990, sucede que la solicitante de la primera (GASEOSAS POSADA TOBON) era desde mucho antes titular en Colombia del registro de la marca denominativa CRISTAL, también para productos de la clase 32, como que dicho registro le fue concedido el 24 de marzo de 1.939, con renovaciones sucesivas y oportunas y vigente hasta 24 de marzo del año 2.004 (folio 164, anexo 6). Como quiera que entre las marcas CRISTAL (registrada desde 1939) y CRYSTAL (mixta) existe identidad, puesto que ambas marcas deben tratarse como denominativas, ya que la parte gráfica de la segunda no tiene ninguna incidencia  para distinguir el producto respectivo, y el fonema de los grafemas I e Y es el mismo, cabe inferir que, en el derecho comunitario, la prelación sobre la marca CRYSTAL (mixta) le correspondía era a la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN, en virtud de que tenía registrada la marca CRISTAL desde antes de la solicitud que en Colombia elevó la actora, e incluso de su registro en Perú por parte de ésta.  En estas circunstancias, resulta irrelevante que esta marca sea o no una marca notoria, respecto de la cual se allegó prueba abundante de que lo es en el ámbito interno, mas no en el internacional o, específicamente, en el de la Comunidad Andina, que es donde debe demostrarse la notoriedad en este caso, dado que el conflicto se ubica en este marco, debido a que la oposición planteada tiene como fundamento no solo la prelación de la solicitud de registro en Colombia, sino el hecho de que la marca que le ha sido enfrentada se encuentra registrada en otro país de dicha comunidad.

NOTA DE RELATORIA: Reitera sentencia del 3 de febrero del 2.000, Exp.3973, M.P. doctor Juan Alberto Polo Figueroa.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

 

Santa Fe de Bogotá D.C., ocho de junio de dos mil

 

Radicación número:  3922

 

Actor: SOCIEDAD CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A.

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

                                      Por encontrarse agotado el trámite de rigor, la Sala profiere sentencia de única instancia en el presente proceso, promovido en acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio.

 

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1.- La demanda

 

a.) La pretensión.

 

                                      La sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A., a través de apoderado, pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos:

 

-     La resolución número 21.398 de 27 de noviembre de 1995, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 92-370.032, mediante la cual se declaró no fundada la demanda de observaciones presentada por la sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. y se concedió el registro de la marca CRYSTAL (NOMINATIVA), solicitada por la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza; y,

 

-     El acto administrativo presunto por el cual se resuelve de manera negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución arriba citada.

                                      Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, solicita:

 

-     Se declare fundada la demanda de observaciones formulada por la sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. y se niegue el registro de la marca CRYSTAL (NOMINATIVA), para distinguir cervezas, bebidas amargas no alcohólicas, ajenjo, jarabes no alcohólicos, bebidas no medicinales, aperitivos no alcohólicos, comprendidos en la clase 32 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza;

 

-     Se ordene la cancelación del certificado de registro de la marca CRYSTAL (NOMINATIVA), en relación con los productos mencionados;

 

                                      Se ordene comunicar a la Superintendencia de Industria y Comercio la sentencia y se expida copia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

 

b. ) Los hechos

 

                                      Sirven de sustento a la demanda los hechos que, atendiendo el relato que de los mismos aparece en el capítulo correspondiente, se resumen así:

                                      Mediante escrito radicado el 28 de octubre de 1992, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. solicitó el registro de la marca CRYSTAL (NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

 

                                      Publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, la actora, CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A., con domicilio en la ciudad de Lima, Perú, formuló demanda de observación con base en la solicitud prioritaria en Colombia del registro de la marca CRISTAL, en la clase 32, y en el registro de la República del Perú de las marcas CRISTAL y CERVEZA CRISTAL, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

                                      Mediante resolución número 21.398 de 27 de noviembre de 1995,  la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de observaciones y concedió el registro de la marca CRYSTAL (NOMINATIVA), para distinguir los productos comprendidos en la clase 32 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, a nombre de GASEOSAS POSADA TOBON S.A.

 

                                      Contra la mencionada resolución la sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. interpuso recurso de apelación el día 17 de enero de 1996, el que a la fecha de presentación de la demanda (13 de junio de 1998) no había sido resuelto, por lo que, de conformidad con el artículo 60 del C.C.A., debe entenderse que la decisión es de carácter negativo.

 

                                      La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio debió declarar fundada la demanda de observaciones y negar el registro de la marca CRYSTAL (NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (cervezas, bebidas amargas no alcohólicas, ajenjo, jarabes no alcohólicos, bebidas no medicinales, aperitivos no alcohólicos), ya que el registro de la marca CRISTAL (NOMINATIVA), número 11969 no distingue tales productos.

 

                                      La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON, mediante la resolución 2129 de 24 de marzo de 1939 del Ministerio de Economía Nacional, obtuvo el registro de la marca CRISTAL; y, de acuerdo con el certificado, el derecho de uso sobre tal signo se concedió única y exclusivamente para los productos de la clase 23 de la clasificación del decreto 1707 de 1931, vigente al momento de la solicitud, bebidas tales como soda, aguas minerales naturales, artificiales, jugos de frutas y bebidas gaseosas.

 

                                      De conformidad con el decreto 1707 de 1931, los productos que se encontraban incluidos en la clase 23 eran bebidas en general, no medicinales, alcohólicas o no; alcohol, vinos, sidras, cervezas, aguardientes y licores espirituosos, bebidas amargas, ajenjos, jarabes, sodas, aguas minerales, jugos de frutas, aperitivos, bebidas gaseosas; estos productos hoy están distribuidos en las clases 32 y 33 internacional.

 

                                      Del certificado 11969 se desprende que la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON renunció voluntariamente a los siguientes productos: vinos, sidras, cervezas, aguardientes, licores espirituosos y bebidas amargas al no incluirlos en su solicitud de registro.

 

                                      El decreto 1707 de 1931 fue derogado por el decreto 2379 de 1970 y en él se ordenó que los titulares de certificados procedieran a su reclasificación, y los productos distinguidos con la marca CRISTAL de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. quedaron incluidos en la clase 32 internacional.

 

                                      La Dirección de Propiedad Industrial del Perú expidió la Resolución Directoral 068658 de 9 de octubre de 1990, por la que concedió el registro por cinco años de la marca CRISTAL (NOMINATIVA), para distinguir los productos de la clase 32 internacional, a la sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú expidió la resolución 6772 de 16 de agosto de 1995, por la que concedió la renovación por 10 años del registro de la marca CRISTAL (NOMINATIVA), hasta el 9 de octubre de 2005.

                                      Mediante resolución 68105 de 4 de julio de 1991, se concedió a la actora el registro, por cinco años, de la marca CRYSTAL (ETIQUETA) para distinguir cervezas y demás productos comprendidos en la Clase 32 Internacional.

 

                                      c.) Normas violadas y concepto de su violación.

 

                                      En los fundamentos de derecho el actor manifiesta que se violaron las siguientes normas:

 

                                      a). Los artículos 31, 34, 45 y 48 de la ley 31 de 1925, en concordancia con la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 30 de la Constitución de 1886, por falta de aplicación, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio, supuso que el derecho de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., sobre el registro de la marca CRISTAL, Certificado 11969, comprende todos los productos de la clase 32 internacional, cuando en realidad sólo distingue las bebidas tales como sodas, aguas minerales, naturales o artificiales, jugos de frutas y bebidas gaseosas, es decir, la autoridad administrativa amplió por sí misma el derecho de la citada sociedad.

 

                                      El registro de una marca otorga a su dueño el derecho exclusivo de usarla bajo condiciones que la ley establece entre las que se encuentran: a) la de usar la marca única y exclusivamente para distinguir aquellos artículos para los cuales se registró; b) la propiedad exclusiva de la marca la que sólo se adquiere en relación con el objeto u objetos para los cuales se solicitó y obtuvo el registro; y c) el registro de la marca se hará por clases y según la naturaleza de los artículos o manufacturas a que se destinen.

 

                                      De acuerdo con la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los derechos válidamente concedidos con anterioridad subsistirán por el tiempo en que fueron concedidos.

 

                                      b). El artículo 81 de la Decisión 344, en concordancia con los artículos 83, literal a), y 89) de la misma Decisión, por falta de aplicación, por cuanto al conceder el registro de la marca CRYSTAL (NOMINATIVA) para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 32 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que el signo CRYSTAL (NOMINATIVO) no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344, por carecer de novedad y suficiente distintividad en relación con los siguientes productos: cervezas, bebidas amargas no alcohólicas, ajenjo, jarabes no alcohólicos y aperitivos no alcohólicos.

 

                                      La Superintendencia ha debido ordenar a la solicitante, sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., que limitara su solicitud de registro única y exclusivamente a las bebidas como soda, aguas minerales, naturales o artificiales, jugos de frutas y bebidas gaseosas, teniendo en cuenta que la sociedad no tiene registrada la marca para productos como cervezas, otras bebidas no alcohólicas, otros preparados para hacer bebidas y jarabes, por un lado; y, por otro, porque la sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. tiene registrada en Perú, Paraguay y Bolivia, la marca CRISTAL para distinguir tales productos.

 

                                      En el Derecho Marcario la regla general es la registrabilidad de los signos que cumplan con los requisitos generales básicos como son: Especialidad, que se refiere a la distintividad del signo en relación con otros ya registrados y solicitados, es decir, que el signo a registrar sea sustancialmente diferente o diferenciable de otro ya registrado. En el presente caso, la marca CRYSTAL de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. no puede incluir cervezas, bebidas amargas no alcohólicas, ajenjo, jarabes no alcohólicos y aperitivos no alcohólicos. Licitud, es decir, que no esté incurso en las causales generales o particulares de irregistrabilidad, que cumpla con los requisitos de especialidad y novedad; Novedad, que, en materia de marcas, basta con que sea apenas relativa y, en el presente caso, la marca CRYSTAL de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. carece de novedad.

                                      En el presente caso el signo CRISTAL ORO solicitada para distinguir productos de la clase 32 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, carece de capacidad de distintividad en relación con los productos cervezas, cervezas ale y porter, otras bebidas no alcohólicas, otros preparados para hacer bebidas, jarabes y bebidas alcohólicas para los cuales CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. tiene registrada la marca CRISTAL.

 

                                      c). El artículo 93, en concordancia con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, por falta de aplicación, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró el derecho que le asiste a CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. de formular observaciones contra solicitudes de registro de marcas que distingan productos para los cuales tiene un mejor derecho.

 

                                      d). El artículo 104 en concordancia con el 105, por falta de aplicación, toda vez que se ignoran los derechos que le asisten a la sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A., por ser titular, en las Repúblicas de Perú, Bolivia y Paraguay, del registro de la marca CRISTAL en la clase 32 de la Clasificación Internacional.

 

                                      De los mencionados artículos se desprenden los siguientes derechos inviolables concedidos al titular de un registro de marca: El exclusivo de uso; el de renovar ese uso exclusivo cada diez años; el de traspasar su derecho a otro tercero; el de impedir el uso por parte de terceros en relación con los mismos productos o productos de similar naturaleza cuyo uso pueda inducir al público a error; el de oponerse a solicitudes de registro cuando tiendan a imitarlo para artículos de la misma clase o naturaleza; y, a registrar la misma marca en clases cuya naturaleza sea semejante o similar a los productos para los cuales se encuentra registrada la marca.

 

                                      e). Los artículos 146 y 147 de la decisión 344 en concordancia con el 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas, inobservancia que conduce a no salvaguardar los derechos que le asisten a la sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A.; además, la Administración no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la citada Decisión ni se abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir la resolución denegatoria de la solicitud de registro de la marca.

 

                                      f) El artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el inciso 6 del artículo 3 del C.C.A., dado que desconociendo los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas, la entidad demandada concedió a la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., el registro de la marca CRISTAL (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 32, sin efectuar correcta y diligentemente el examen de registrabilidad a que está obligada y sin disponer que tal signo NO era registrable.

 

                                      3.- Contestación de la demanda

 

                                      La Superintendencia de Industria y Comercio, al igual que la sociedad beneficiaria del acto demandado, GASEOSAS POSADA TOBON S.A., una vez notificadas en debida forma de la demanda, le dieron contestación oportuna, así:

 

                                      a.) La primera, frente a los hechos, manifestó que son afirmaciones que corresponde demostrar a la actora, excepto los consistentes en la expedición de los actos demandados, los cuales admitió como ciertos.

 

                                      En las razones de la defensa, puso de presente que al proferir la resolución demandada no ha incurrido en violación de normas constitucionales y legales de carácter superior, como lo sostiene el actor, ni tampoco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pudiéndose concluir del expediente respectivo que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

                                      Hizo un análisis de la fundamentación jurídica de la actuación administrativa, en especial de la competencia derivada de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para proferir el acto acusado, en lo cual, la entidad demandada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizó el debido proceso y el derecho de defensa; y, teniendo en cuenta que el solicitante del registro de la marca “CRISTAL” (nominativa) cumplió con los requisitos exigidos en las disposiciones de dicha materia, concluyó que era registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

 

                                      Agregó que los argumentos expuestos en el acto enjuiciado para conceder dicho registro son válidos y acertados, y los retomó en la parte pertinente.

 

                                      b. La sociedad de GASEOSAS POSADA TOBON S.A., vinculada como tercero interesado al proceso, mediante apoderado, expresó que se opone a las pretensiones de la demanda y solicitó que todas ellas sean desestimadas por carecer de fundamento legal, en orden a lo cual planteó como argumento central que la administración no solo obró legalmente sino que estaba en la obligación de otorgar el registro de la marca CRISTAL a su nombre, en virtud de los derechos a la propiedad industrial adquiridos previamente por ella, en Colombia, sobre la expresión CRISTAL y similares a ésta, tales como:

                                       AGUA CRISTAL + GRAFICA, para distinguir productos de la clase 32 internacional, solicitada en Colombia desde el 13 de junio de 1.985, y vigente hasta agosto 30 del 2005.

 

                                      AGUA CRISTAL, EXPRESIÓN DE LA PUREZA, solicitada en Colombia desde el 4 de octubre de 1.989 y vigente hasta el 27 de abril del 2003.

 

                                      CRISTALITOS, solicitada en Colombia desde el 15 de noviembre de 1.991, con registro vigente desde el 27 de diciembre de 1.995 hasta el 26 de diciembre del año 2005, para distinguir todos los productos de la clase 32 internacional.

 

                                      De modo que los derechos que tiene sobre la expresión CRISTAL son anteriores a los de la sociedad demandante, aún en relación con los registros peruanos que la misma ha invocado (folios 277), o sea, que los hechos ponen de presente su mejor derecho sobre la marca CRISTAL.

 

                                      En consecuencia, la actora adolece de falta de legitimación en la causa para demandar la nulidad de la resolución acusada, ya que no ve como argumentar la prioridad de sus solicitudes marcarias, y que la falta de distintividad y novedad no le son imputables a su marca sino a la de la primera, por reproducir un signo previamente registrado y que, además, ostenta la categoría de notorio (folio 292).

 

                                      En virtud de lo anterior, y después de replicar cada uno de los cargos, afirmó que no hubo violación de las normas superiores invocadas como violadas.

 

4.- Pruebas

 

                                      Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó la actora, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales atinentes al pleito y se recibieron varios testimonios sobre los hechos, en especial sobre la notoriedad en Colombia de la marca CRISTAL.

 

                                      II. ALEGATOS DE CONCLUSION

 

                                      En esta oportunidad se hicieron presentes todas las partes y el Ministerio Público, en términos que en lo fundamental dicen lo siguiente:

 

                                      1. Para la actora, la marca CRISTAL solicitada para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, carece de capacidad distintiva en relación con los siguientes productos: cerveza, ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, para los cuales ella tiene registrada la marca CRISTAL en dos países miembros de la Comunidad Andina: Perú y Ecuador, además de Paraguay, respecto de los cuales relacionó los registros cuyos certificados obran en el expediente.

 

                                      Advierte que, respecto de tales productos, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. no tiene registrada la marca CRISTAL, y que de ello se sigue que la entidad demandada ignoró las normas comunitarias invocadas como violadas, particularmente el artículo 93 de la Decisión 344, toda vez que omitió pronunciarse sobre los registros antes mencionados, de los cuales es titular desde hace varios años en los mentados países, así como sobre el derecho de prioridad nacido de su solicitud en la República de Colombia para la marca CRISTAL para distinguir cervezas.

 

                                      Respecto de la notoriedad de la marca CRISTAL, registrada por GASEOSAS TOBON S.A., pone de presente que aparece demostrada en forma tal en el proceso, que resulta indiscutible que el público consumidor la asocia única y exclusivamente al agua mineral, sentido en el cual son uniformes los testimonios recepcionados al efecto. Así mismo, que en ninguna de dichas pruebas fue acreditada la notoriedad de esta marca para distinguir diversas especies de productos, de suerte que la mentada sociedad al no haber acreditado mejores derechos que ella, en lo que al registro de la marca CRISTAL para distinguir cervezas se refiere, mal puede pretender que el registro de la marca CRISTAL ampare toda clase de productos.

 

                                      Tal la razón por la cual en la demanda se solicitó como pretensión subsidiaria la declaratoria de nulidad de la resolución demandada en lo que atañe al registro de la marca CRISTAL, concedida a GASEOSAS POSADA TOBON S.A., para distinguir “Cervezas, Bebidas Amargas no Alcohólicas, Ajenjo, Jarabes no alcohólicos; Bebidas no Medicinales; Aperitivos no Alcohólicos”, con los cuales difieren los productos para los que dicha sociedad tiene registrada la marca CRISTAL en Colombia, como son el agua, las sodas y las bebidas gaseosas.

 

                                      2. La sociedad demandada, titular del derecho nacido del acto acusado, luego de hacer un resumen de la actuación procesal, anota que dentro del gran conjunto de normas enumeradas como violadas, solamente son relevantes y, en consecuencia, pueden ser objeto del juicio de legalidad, las de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser la norma que estaba vigente al momento de la expedición del acto acusado, puesto que no son relevantes las normas nacionales indicadas en los cargos, toda vez que al encontrarse íntegramente reglado el trámite de registro de una marca en nuestro país por la Decisión 344, no es posible aducir que dentro del mismo se haya dejado de dar aplicación o contrariado estas normas.

                                      Por lo demás, insiste en los mejores derechos de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. sobre la marca CRISTAL, reiterando al efecto los argumentos expuestos en la contestación de la demanda; e insistiendo en relación con la existencia de los certificados de registro de la marca CRISTAL en favor de la actora, que en lo que concierne a las fechas de petición de los mismos todas son a partir del año 1.990.

 

                                      A renglón seguido controvierte nuevamente cada uno de los cargos, a cuyo efecto alude a la regulación de los conceptos de prioridad y preferencia  en la legislación andina, a los requisitos y alcances que se pueden derivar de los mismos, que, a su juicio, constituyen el principal fundamento de la demanda, para terminar exponiendo que al tener la marca CRISTAL de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. el carácter de notoria en Colombia, le otorga a su titular no solamente el derecho de que solicite y obtenga registros de marca para la misma, sino la legitimidad para impedir tanto en Colombia como en los demás países del Pacto Andino que esta marca sea usada o registrada por terceros, circunstancia que reafirma la legalidad del registro otorgado a esta sociedad sobre la marca CRYSTAL, para identificar todos los productos de la clase 32 internacional.

 

                                      La condición de notoria de la marca CRISTAL en Colombia obliga a la entidad demandada a rechazar las solicitudes de registro de las marcas idénticas o similares presentadas por terceros, más allá del tipo de productos o servicios que pretenda amparar con la misma, como las presentadas por la actora para las CERVEZA CRISTAL (ETIQUETA) y CRISTAL (ETIQUETA), que se tramita actualmente bajo los expedientes números 355.093 y 355.092.

 

                                      Por lo anterior, solicita a la Corporación desestimar los cargos y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda.

 

                                      3. La entidad demandada volvió sobre sus argumentos defensivos ya reseñados. (folios 891 a 893).

 

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

 

                                      El Procurador Sexto Delegado ante la Sala se hizo presente en la causa, mediante memorial en el que dice atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio 809).

 

                                      IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL

 

                                      Como es debido, se obtuvo la interpretación prejudicial, por solicitud de la Sala, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos, de las cuales se abstuvo de interpretar los artículos 89, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 5ºdel Tratado que crea el Tribunal de Justicia de dicho Acuerdo, 146 y 147 de la Decisión 344, por considerarlo improcedente debido a que como lo ha sentado en pacífica y reiterada jurisprudencia, ellos constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311, compromisos que no pueden ser  invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con sus exclusivos intereses individuales (folio 915).

 

                                      Así mismo, de los artículos 104 y 105 ibídem, por considerar que sus disposiciones no son aplicables al caso, ya que del análisis de los hechos  relevantes y del propio texto de la demanda se desprende que el uso que está haciendo el titular de la marca impugnada, se encuentra amparado por un acto administrativo que le confiere tal derecho; acto revestido de la presunción de legalidad y aplicable hasta tanto no sea suspendido o anulado por la autoridad judicial.

 

IV. CONSIDERACIONES

 

                                      1ª. Sobre el meollo del asunto, el derecho de prioridad en la solicitud de registro de una marca, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena dijo:

 

“4.4. Prioridad en la solicitud de registro.

 

“La prioridad se constituye en el momento de solicitar el registro de una marca.

“De lo anterior se desprende, en principio, que la admisión de la solicitud confiere al solicitante el derecho de “prioridad” frente a una solicitud posterior, dirigida a registrar idéntico o igual signo para los mismos productos o servicios.

 

“Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el tiempo, primero en derecho”. (“Prior tempore, prior iure”).

 

“Tal prioridad deriva de lo que dispone también el artículo 83, literal b), en el sentido de que no se pueden registrar marcas idénticas o similares “… a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero…”.

 

“La prioridad marcaria interna o territorial, referida al registro de dos marcas en un mismo país, se encuentra ampliada en el artículo 103 de la Decisión 344 con la prioridad andina e internacional. Según ella el solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de 6 meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

 

“Así, quien presente una solicitud posterior de registro para una marca idéntica o similar destinada a proteger los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere”.(Destaca el texto).

 

 

                                      La Sala observa que en el presente caso, además de considerar el orden de las solicitudes de registro confrontadas, es menester tener en cuenta otras circunstancias pertinentes, en especial la existencia de registros que antecedan a tales solicitudes, la notoriedad o no de algunas de las marcas.

 

                                      Así se procedió por ejemplo en el caso de la marca OLD PARR Vs. LORD PARK[1], en el que esta célula judicial puso de presente:

 

“...si bien es cierto que el acto administrativo acusado se profirió estando aún pendiente de resolver la solicitud de registro de la marca LORD PARK denominativa, para distinguir productos de la clase 33, lo cual, si se dejaran de lado otras consideraciones fácticas y normativas, en principio, le daría derecho a su pretendida prelación, se encuentra contrarrestado, en primer lugar, por el hecho de que la marca OLD PARR (mixta), cuya solicitud de registro fue atendida favorablemente mediante el acto acusado es, según las pruebas arrimadas al proceso, una marca notoria, amén de que la peticionaria era ya titular de la marca denominativa OLD PARR, para productos de la misma clase, incluso con anterioridad a la fecha en que la accionante introdujo su solicitud del registro de la marca LORD PARK; tanto es así que, debido a ello, la Administración le negó el registro de ésta, en consideración a la oposición que la titular de aquélla le planteó en el trámite respectivo”.

 

 

                                      En el sub lite, se da una situación similar, pues si bien es cierto que el registro de la marca atacada, CRYSTAL (mixta), para distinguir productos de la clase 32 fue solicitado con posterioridad a la solicitud de registro que hizo la actora de la marca CRISTAL (mixta), para distinguir productos de la misma clase, toda vez que la primera fue presentada el día 28 de octubre de 1.992, y la segunda el día 12 de febrero de 1.992, y que ésta se encuentra registrada en Perú desde 9 de octubre de 1.990, sucede que la solicitante de la primera (GASEOSAS POSADA TOBON) era desde mucho antes titular en Colombia del registro de la marca denominativa CRISTAL, también para productos de la clase 32, como que dicho registro le fue concedido el 24 de marzo de 1.939, con renovaciones sucesivas y oportunas y vigente hasta 24 de marzo del año 2.004 (folio 164, anexo 6).

 

                                      Como quiera que entre las marcas CRISTAL (registrada desde 1939) y CRYSTAL (mixta) existe identidad, puesto que ambas marcas deben tratarse como denominativas, ya que la parte gráfica de la segunda no tiene ninguna incidencia  para distinguir el producto respectivo, y el fonema de los grafemas I e Y es el mismo, cabe inferir que, en el derecho comunitario, la prelación sobre la marca CRYSTAL (mixta) le correspondía era a la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN, en virtud de que tenía registrada la marca CRISTAL desde antes de la solicitud que en Colombia elevó la actora, e incluso de su registro en Perú por parte de ésta.

 

                                      Para el efecto no interesa que la sociedad GASESOSAS POSADA TOBON no haya usado hasta ahora su marca CRISTAL para distinguir  cervezas, y que la actora sí la haya usado para este efecto, puesto que dicho producto está comprendido en la clase 32, a la cual también pertenecen los productos “Bebidas tales como soda, aguas minerales, naturales o artificiales, jugos de frutas y bebidas gaseosas”, entonces de la clase 23ª del decreto 1701 de 1.931 (folio 136 anexo 6).

 

                                      De otra parte, la marca de la actora, tanto la registrada en Perú como la solicitada en Colombia, y base de su oposición, distingue productos de la misma clase distintos a cervezas, como son aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (folio 204 anexo 6).

 

                                      Además, en cuanto a los alcances de la restricción de los productos en el registro de una marca, conviene tener en cuenta que el Tribunal de la Comunidad Andina ha dicho que “Si el titular de una marca ha querido el registro para todos los productos de la clase del nomenclator, aunque en principio pueda limitar su uso a uno o varios de ellos, no se descarta la posibilidad de que con el tiempo extienda su utilización a los demás productos, originándose, entonces, una confusión entre signos y productos para las dos marcas” y que el legislador ha previsto esta situación prohibiendo el registro de una nueva marca, toda vez que no se le puede impedir al titular anterior, precisamente por la falta de restricción, que más tarde extienda el uso para los servicios hasta los que ahora se ha limitado en la nueva solicitud. [2]

 

                                      Así las cosas, la solicitante de la marca CRYSTAL (mixta), que sí incluye cerveza entre los productos que busca distinguir, era titular de la prelación que le daba el hecho de tener registrada en el país una marca idéntica para productos de la misma clase, como es precisamente la denominativa CRISTAL, desde el año de 1.939; es decir, porque ya tenía adjudicado el uso de la parte denominativa de la marca CRISTAL (mixta), dada la identidad ya indicada entre CRISTAL y CRYSTAL, lo cual ya de por sí excluye la posibilidad de asignarle a otra persona el registro de dicha parte denominativa, o de una que sea confundible con ella, como lo pretendió la sociedad actora, de allí que le hubiera sido rechazada su petición de registro de la marca CRISTAL (MIXTA), dado que la administración la consideró confundible con la antes citada.

 

                                      En estas circunstancias, resulta irrelevante que esta marca sea o no una marca notoria, respecto de la cual se allegó prueba abundante de que lo es en el ámbito interno, mas no en el internacional o, específicamente, en el de la Comunidad Andina, que es donde debe demostrarse la notoriedad en este caso, dado que el conflicto se ubica en este marco, debido a que la oposición planteada tiene como fundamento no solo la prelación de la solicitud de registro en Colombia, sino el hecho de que la marca que le ha sido enfrentada se encuentra registrada en otro país de dicha comunidad.

 

                                      Por consiguiente, cabe decir que la marca CRYSTAL (mixta), aún desde antes de su registro gozaba de especial protección en el derecho marcario colombiano y comunitario, por efecto del registro de CRISTAL para productos de la clase 32, de forma que prevalece sobre marcas que guarden semejanza con ella o que se le opongan, más si guardan identidad y no se hallan registradas, como es  el caso de la marca solicitada por la accionante, CRISTAL (mixta) para productos de la clase 32.

 

                                      A lo anterior cabe agregar que el signo CRYSTAL (MIXTA) ofrece los requisitos para ser registrado como marca, comentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia interpretativa allegada a este proceso, a saber: la perceptibilidad (que le hace apreciable por medio de los sentidos ), la distintividad (posibilidad de que sirva para distinguir unos productos o servicios de otros), y representación gráfica (que permita la publicación y el archivo de la misma como marca registrada).

 

                                      Así las cosas, la concesión del registro de esta marca para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 32 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON, no afecta los derechos que la actora tenía para la fecha en que se expidió el acto acusado, sobre la marca por ella aducida, que no eran otros sino los de que se le resolviera la petición de su registro, como tampoco tiene como significar trato discriminatorio en su contra o en favor de aquélla, que implique violación del derecho de igualdad y al principio de imparcialidad a que están obligadas las autoridades administrativas en sus decisiones, según los artículos 13 de la Constitución y 3º, inciso 6, del C.C.A.

 

                                      Por consiguiente, y ante tales circunstancias, los cargos se caen de su peso, evidenciándose por contraste la total correspondencia del acto enjuiciado con la situación examinada y con las normas aducidas como violadas, además de que cinco de las de orden comunitario, los artículos 89, 104, 105, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no son aplicables al caso, por las razones expuestas por el Tribunal de Justicia de dicho Acuerdo, según se dejó consignado en la enunciación que de su interpretación prejudicial se hizo en esta providencia, y a las cuales la Sala le ha venido dando debida aplicación de manera reiterada.

 

                                      Así mismo, tampoco son aplicables al sub lite las de orden interno, artículos 31, 34, 45 y 48 de la ley 31 de 1925, por ser de orden interno y resultaron sustituidas por el régimen andino en relación con el tema, especialmente por la Decisión 344 de 1993, a la cual le debía precisamente sujeción el acto acusado.

 

                                      En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre 2de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

 

                                      DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.

 

                                      DEVUELVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

 

                                      RECONOCESE a la Dra. ADRIANA LOPEZ MARTINEZ como apoderada de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., conforme y para los fines de la sustitución hecha.

 

                                      Cópiese, notifíquese y cúmplase.

 

                                      La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 8 de junio del año 2000.

 

 

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA       GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

                   Presidente

 

OLGA INES NAVARRETE BARRERO         MANUEL S. URUETA AYOLA