SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
PRIMERA
Consejera
ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO
Santa
Fe de Bogotá, D.C., seis de julio de dos mil.
Radicación
número: 3947
Actor: LLOREDA GRASAS
S.A.
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para
resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada
por la sociedad Lloreda Grasas S.A., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra las Resoluciones
núms. 24278 de 15 de junio de 1.994, expedida por el Jefe de la División de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundadas las
oposiciones presentadas por la demandante y por la sociedad La Americana de
Grasas y Aceites Comestibles S.A., y, en consecuencia, concedió el registro de
la marca PALMA FRIT para distinguir productos de la clase 29, en favor de la
Fábrica de Grasas Modernas Ltda., por el término de diez años; 18017 de 29 de
septiembre de 1.995, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la resolución primeramente identificada, confirmándola; y 293
de 23 de febrero de 1.996, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra la Resolución 24278 de 15 de junio de 1.994, confirmándola.
I.-
ANTECEDENTES
a. Las pretensiones de la
demanda
La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados
y que, como consecuencia de lo anterior, se ordene cancelar el certificado de
registro núm. 186.157, correspondiente a la marca PALMA FRIT, para distinguir
productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza;
y publicar la sentencia en la
Gaceta de la Propiedad Industrial.
b.- Los hechos de la
demanda
Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones
son, en forma resumida, los siguientes:
1º. La sociedad Fábrica de Grasas Modernas Ltda. presentó el 16 de junio
de 1986 la solicitud de registro de la marca nominativa PALMA FRIT para
distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la
Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente
administrativo núm. 257.262 y cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial núm. 338 de 25 de mayo de 1988.
2º. Dentro del término legal la sociedad Lloreda Grasas S.A. formuló
oposición al registro de la marca solicitada, con base en la marca PALMITA,
registrada con anterioridad bajo el núm. 111.276, de 5 de diciembre de 1985,
para distinguir productos comprendidos en la clase 29 y con base en la solicitud
de registro prioritaria de la marca PALMITA, tramitada bajo el expediente
214.640, para distinguir también productos de la clase 29.
3º. De igual manera, la sociedad La Americana de Grasas y Aceites
Comestibles S.A. presentó oposición al registro de la marca PALMA FRIT, con base
en la marca LEFRIT, solicitada con anterioridad y registrada bajo el núm.
119.505 de 25 de agosto de 1987, para amparar productos de la clase 29, marca de
la cual es actualmente titular la sociedad Lloreda Grasas S.A., registrada bajo
el núm. 119.505, en virtud del traspaso que de la misma efectuó la primera
sociedad citada y cuya inscripción fue concedida mediante Resolución 11414 de 19
de julio de 1993.
4º. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio concedió a la solicitante, mediante Resolución núm. 24278 de 15 de
junio de 1994, el registro de la marca en cuestión, y declaró infundadas las
oposiciones presentadas, decisión que fue confirmada mediante las Resoluciones
núms. 18017 de 29 de septiembre de 1995 y 293 de 23 de febrero de
1996.
c.-
Las normas presuntamente violadas y el concepto de la
violación.
La
parte actora cita como violado, por falta de aplicación, el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 del
Acuerdo de Cartagena, por las razones que, en forma resumida, se expresan a
continuación:
Tanto
la demandante, como la sociedad Fábrica de Grasas Modernas Ltda. tienen dentro
de su objeto social la fabricación de aceites y grasas comestibles, productos
para los cuales se concedió el registro de la marca PALMA FRIT, no obstante que
Lloreda Grasas S.A. es titular en Colombia de las marcas prioritarias PALMITA
(registrada bajo el núm. 111.276 de 5 de diciembre de 1985 y vigente hasta el 5
de diciembre del 2000); y LEFRIT (solicitada con anterioridad y registrada bajo
el núm. 119.505 de 25 de agosto de 1987 y vigente hasta el 25 de agosto del
2.002).
Las
marcas PALMA FRIT y PALMITA son confundibles, dado que la marca prioritaria está
constituida por el diminutivo de un elemento esencial de la marca controvertida,
además de que una y otra amparan los mismos productos.
De igual manera, las marcas PALMA FRIT y LEFRIT son confundibles, ya que
un elemento esencial de la marca demandada reproduce parcialmente la marca
prioritaria (FRIT - LEFRIT), identificando también ambas los
mismos productos.
La confundibilidad o riesgo de confusión entre las marcas en conflicto se
deriva de las siguientes consideraciones:
a) PALMA FRIT
es una marca compuesta, constituida por dos denominaciones (PALMA y
FRIT), cada una de ellas con identidad propia, al punto de poder constituir
marca por sí solas cada una de dichas expresiones. En consecuencia, cada una de
ellas tiene el carácter de elemento esencial dentro del
conjunto.
b) Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma
en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse
la comparación entre ellas debe prescindirse de la expresión que se adiciona,
pues, de no aceptarse tal mecanismo, cualquier marca podría ser apropiada por un
tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de
conjunto diferente a la de la marca unitaria. En este orden de ideas, puede
afirmarse que la marca PALMA FRIT es irregistrable, por cuanto cada uno de sus
elementos esenciales es confundible con una marca prioritaria de un tercero
(PALMA frente a PALMITA); FRIT frente a LEFRIT). Tal conclusión resulta más
evidente si se tiene en cuenta que en la actualidad la actora es titular de las
marcas prioritarias y podría, eventualmente, usarlas en forma conjunta (PALMITA
LEFRIT - PALMA FRIT).
c) El diminutivo de una denominación con significado propio es
evidentemente confundible con ésta, de una parte, por razón de su aspecto conceptual, pues
evocan la misma idea (PALMA y PALMA pequeña) y, de otra parte, por su
composición morfológica, ya que son ortográfica y fonéticamente
confundibles.
d) En el caso de denominaciones carentes de significado (FRIT y LEFRIT)
su confundibilidad, por razón de su aspecto ortográfico y fonético, se produce
por la presencia de las mismas letras o parte sustancial de las mismas, y por su
mismo orden de disposición (FRIT - FRIT).
e) Por último, debe tenerse en cuenta el público consumidor potencial de
los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos.
Por tratarse de alimentos y, presumiblemente, aceites y grasas comestibles en
razón del objeto social de las sociedades titulares de las marcas, es fácil
concluir que se trata de productos de consumo popular, de bajo precio, y en cuya
selección no se presta un alto grado de atención. La consecuencia obvia es que
la comparación entre las marcas debe efectuarse de una manera más rigurosa, pues
el consumidor medio tenderá a confundirlas, si no despierta una impresión
netamente distinta.
d.- Las razones de la
defensa
El
apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, para defender la
legalidad del acto acusado, argumentó :
1º. La decisión administrativa que se acusa se adoptó previo cumplimiento
del trámite administrativo establecido para el efecto en la Decisión 344, tal
como consta en el expediente núm. 257262, contentivo de las actuaciones
administrativas llevadas a cabo por la División de Signos Distintivos, con el
fin de atender la solicitud de registro de la marca PALMA FRIT
(nominativa).
2º. La
Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de la marca
solicitada PALMA FRIT, para distinguir productos de la clase 29, frente a las
marcas registradas LEFRIT y PALMITA, concluyendo, acertadamente, que entre las
mismas no existen similitudes que lleven a confundir a los
consumidores.
Por
su parte, la sociedad Fábrica de
Grasas Modernas Ltda., tercera en favor de quien fue concedida la marca
controvertida, no contestó la demanda, ni alegó de conclusión.
e.- La actuación
surtida
De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le
dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen
destacarse las siguientes actuaciones:
Por auto del 5 de agosto de 1996 se admitió la demanda y se ordenó darle
el trámite correspondiente (fl. 153).
Por auto visible a folio 380 se abrió a pruebas el proceso y se
decretaron las pedidas por la partes.
Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho
el apoderado de la parte demandante
y la representante del Ministerio Público ante esta Corporación
(fls. 384 y 389, respectivamente).
Mediante proveído del 6 de octubre
de 1997 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la
interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el
cual, mediante providencia de 7 de abril de 1998 dio respuesta a la referida
solicitud (fl. 403).
II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO
PUBLICO
La Procuradora Novena Delegada ante esta Corporación estima que dado que
el artículo 31 del Tratado que creó el Tribunal de Justicia Andino, en
concordancia con el artículo 150, numeral 16, de la Carta Política, dispone que
la interpretación de dicho organismo es obligatoria, su intervención carece de
relevancia jurídica.
III.- INTERPRETACION
PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la
solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes
al proceso, concluyó:
“1.
La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas semejantes es
atribución del funcionario de la administración (Oficina Nacional Competente) o
del juez nacional, quienes procederán al examen comparativo, teniendo en cuenta,
dentro de su respectiva competencia administrativa y judicial, los parámetros
indicados por la doctrina y la jurisprudencia, señalados en la parte
considerativa de esta providencia, dentro de la cual se destaca para el caso sub
judice, el examen de conjunto.
“2.
De conformidad con el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, no es
válido el registro de una marca que
sea confundible con otra solicitada para registro o registrada por un tercero
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al consumidor medio a confusión o
error.
“El
derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su
titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la
marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca
registrada, etc… como el atributo negativo de impedir la utilización no
autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad
del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones
marcarias dejadas a capricho del titular”.
IV.-
CONSIDERACIONES
Prescribe
la norma de la Decisión 344 que la parte actora estima violada con la expedición
de los actos acusados:
“Artículo
83.-
Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación
con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes
impedimentos:
“a)
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a
error;…”.
Con
base en las pautas trazadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
procede esta Corporación al análisis sobre la posible confundibilidad entre los
signos registrados, cuya titular es la sociedad Lloreda Grasas S.A., y la marca
controvertida, de propiedad de la sociedad Fábrica de Grasas Modernas Ltda.,
todos las cuales fueron concedidos para distinguir productos de la clase 29 del
artículo 2º del Decreto 755 de 1.972, esto es, “Frutas y legumbres en conserva, secas y
cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y
grasas comestibles; conservas; encurtidos”.
Pues
bien, al comparar las marcas PALMITA y PALMA FRIT, en su conjunto, la Sala
observa que si bien la expresión PALMITA constituye el diminutivo de la
expresión PALMA, también lo es que fonéticamente no presentan semejanza tal que
induzca en error al público consumidor, máxime cuando la última expresión
mencionada se encuentra acompañada del
signo FRIT, el cual le
imprime fuerza distintiva, característica esencial que debe poseer una marca, en
la medida de que la distintividad permite que se diferencie un producto de otro
en cuanto a sus cualidades, origen empresarial, naturaleza, modo de fabricación,
etc.
Ahora
bien, al efectuar la comparación entre los signos PALMA FRIT y LEFRIT, considera también esta Corporación que
la coexistencia de los mismos en el mercado no genera confusión en el público
consumidor, dado que si bien tienen en común la expresión FRIT, ella no le resta
distintividad a la marca controvertida, pues dicha expresión en la primera está
acompañada del signo PALMA y en la segunda del vocablo LE, lo que las hace
diferenciables.
Al
colocarse en el lugar del comprador, en cumplimiento de lo expresado por el
Tribunal Andino, esta Corporación advierte que al conformar la expresión PALMA
FRIT una unidad, ello impide que se confunda con las marcas PALMITA y LEFRIT,
las cuales, al igual que la que aquí se controvierte, gozan de la característica
de distintividad, lo que permite que
unas y otras coexistan en el mercado.
Finalmente,
frente a la afirmación del apoderado de la demandante, en el sentido de que al
ser la misma la titular de las marcas PALMITA y LEFRIT en cualquier momento
puede hacer uso de las mismas combinándolas, de lo cual resultaría la marca PALMITA LEFRIT, la Sala advierte que
para que dicha marca pueda ser oponible a un tercero sería necesario que primero
se solicitara su registro y que el mismo fuera otorgado, razón por la cual el
evento citado por la actora no podría presentarse sin el previo trámite ante la
Oficina Nacional Competente, quien decidiría si la expresión PALMITA LEFRIT es o
no registrable.
Sobre
el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
interpretación prejudicial rendida dentro del asunto que ocupa la Atención de la
Sala, sostuvo:
“…
es de vital importancia establecer que los derechos conferidos por una marca
mediante los cuales su titular podrá hacer ‘uso exclusivo’ de ella e impedir que
otras personas utilicen o soliciten registrar marcas idénticas o similares que
puedan inducir al público a error, son derechos que sólo nacen de las marcas ya
registradas y cuyo título legitima a la persona para que pueda ejercer los
derechos incorporados en tal título.
“En
este orden de ideas, es conveniente aclarar que si bien una persona puede ser
titular de una o varias marcas, sin que existan límites cuantitativos para ello,
es cierto que el uso que la ley marcaria le confiere se reduce a lo consignado
en cada título individualmente considerado que confiere a su titular el derecho
de utilizar la marca según la literalidad del registro y no con las variantes y
modalidades que quiera introducirle su titular. En otros términos, el titular de
varias marcas no podrá ejercer el derecho al uso de las marcas según su
capricho. Así por ejemplo, quien ha registrado dos marcas no podrá utilizarlas
para buscar una combinación de ellas y crear una tercera marca. Por lo mismo no
puede argüirse válidamente que por una eventual utilización de marcas no
respaldadas por el registro, pueda hablarse de riesgo de confusión, pues donde
no hay existencia legal de marcas no puede darse la comparación entre ellas que
lleve a la existencia de una
confusión, salvo el fenómeno de usurpación de marcas que caen dentro del ámbito
penal, no contemplado en el régimen comunitario”.
Las consideraciones expuestas en esta providencia llevan a la Sala a
concluir que la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas permanece
incólume, razón por la cual
denegará las pretensiones de la demanda.
En
mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
F A L L A :
Primero.- DENIEGANSE las pretensiones de la
demanda.
Segundo.- En firme esta providencia, archívese el
expediente previas las anotaciones de rigor.
COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en su sesión de fecha seis de julio del 2.000.
JUAN
ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E.
MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA
INES NAVARRETE BARRERO
MANUEL S. URUETA AYOLA