MARCAS
Y PATENTES / MARCA REGISTRADA - Protección / MARCA NOTORIA - Protección sin
necesidad de registro / PRINCIPIO DE PRIORIDAD - Basta que su registro sea al
menos en un país y que sea reconocido como marca notoria por los consumidores /
OLD PARR - Marca registrada y notoria / LORD PARK - Inexistencia del derecho de
prioridad en el registro
La
Sala advierte que si bien es cierto que la parte actora manifestó que ejercía la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
C.C.A., también lo es que debe
interpretarse como la acción especial de nulidad a que se refiere el artículo
113 de la Decisión 344, la cual puede ser ejercida en cualquier momento, sin
necesidad de agotar la vía gubernativa
y por quien tenga un interés, interés que en efecto tiene la parte
actora, en la medida de que ha pretendido registrar como marca el signo LORD
PARK, alegando un derecho de prioridad, sin
que el hecho de que el derecho a la prelación le haya sido negado le quite su
legitimación. La marca OLD PARR se
encontraba registrada desde el año 1958, certificado de registro núm. 42.567 y,
de otra parte, que se trata de una marca notoria que, de conformidad con lo
sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, goza de especial
protección, sin necesidad de registro en el país de que se trate. Se encuentra
demostrado en el proceso que la marca OLD PARR se encontraba registrada, por
ejemplo, en la República de Venezuela, registro núm. F-52.838 (folio 1500 del
cuaderno 1A), así como también la notoriedad de la misma, para lo cual United
Distillers P.L.C. allegó abundantes pruebas al proceso, tales como avisos
publicitarios de la marca en cuestión publicados en revistas de circulación a
nivel nacional e internacional. Es evidente que la marca OLD PARR
(mixta), aún desde antes de su registro goza de especial protección en el
derecho comunitario, de forma que prevalece sobre marcas que guarden semejanza
con ella, como es el caso del signo LORD PARK, cuyo registro como marca fue negado por
la División de Signos Distintivos, en virtud de la oposición que hiciera,
precisamente, United Distillers
P.L.C., por ser confundible con la aquí controvertida. Concluye, entonces, la Sala, que mal pudo haber
desconocido la Superintendencia de Industria y Comercio los artículos 81 y 83,
literal a) de la Decisión 344; 58 de la Constitución Política y 3º, inciso 6,
del C.C.A., pues lo cierto es que la demandante no tiene derecho alguno de
prioridad sobre el signo LORD PARK, como se ha demostrado a través de los
procesos por ésta instaurados y los cuales han concluido con sentencias
denegatorias de las pretensiones de las respectivas demandas (Exps. 3973, 4043,
4524 y 4525).
NOTA DE RELATORIA: Cita Sentencia del 3 de febrero de 2000 Exp.3973 C.P. Juan A. Polo F. Actor: Internacional de Licores Ltda., en que se reconoció el registro de OLD PARR desde el año 1958 y la calidad de notoria de la misma marca.
CONSEJO
DE ESTADO
SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
PRIMERA
Consejera
ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO
Santa
Fe de Bogotá, D.C., veinticinco
de enero del dos mil
uno.
Actor
: Internacional de Licores
Ltda.
Referencia:
ACCION DE NULIDAD
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para
resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada
por Internacional de Licores Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad
prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, contra la Resolución 00840 de 26
de enero de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro,
por el término de diez años, de la marca OLD PARR (mixta), clase 33, en favor de
United Distillers P.L.C., que comercia también como Macdonald
Greenless.
I.-
ANTECEDENTES
a. Las pretensiones de la
demanda
La demanda instaurada busca la nulidad del acto arriba identificado y
que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 171216 de 26
de enero de 1995, correspondiente a la marca OLD PARR (mixta), clase 33;
comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio para que se sirva dar aplicación al
artículo 176 del C.C.A.; y se expida copia de la sentencia para su publicación
en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
b.- Los hechos de la
demanda
Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones
son, en forma resumida, los siguientes:
Mediante
solicitud radicada el 17 de octubre de 1984, expediente administrativo núm.
237902, el apoderado de la sociedad demandante solicitó el registro de la marca
LORD PARK, para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del artículo 2º
del Decreto 755 de 1972, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial 329 de 8 de agosto de 1986.
2º.
Dentro del término para formular oposiciones, el agente oficioso de Macdonald
Greenless Limited, titular del registro de la marca OLD PARR, formuló demanda de
oposición contra el registro solicitado, de la cual se corrió traslado a la
actora, quien, a través de apoderado, manifestó que entre las denominaciones
LORD (que traducida al idioma español significa señor, amo, dueño, patrón) y OLD
(que traducida significa viejo, anciano, vetusto, antiguo, añejo y rancio) no
existía similitud alguna ni fonética, ni visual, ni descriptiva. De otro lado,
en consideración a que la oposición se fundamentó en el supuesto hecho de que
las expresiones PARK (de la marca solicitada) y PARR (de la marca base de la
oposición) eran confundibles, expresó el interés de sustituir la solicitud de
registro de la marca LORD PARK, clase 33, por la de LORD’S CLAN, de la misma
clase.
3º.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, surtido el trámite de rigor, mediante la Resolución 17550 de 27 de
septiembre de 1995 declaró fundada la oposición formulada por Macdonald
Greenlees Limited y, en consecuencia, negó el registro de la marca LORD PARK,
solicitado por Internacional de Licores Ltda.
4º.
De la lectura de la resolución mencionada en el numeral anterior, se deduce que
la Superintendencia no aceptó la sustitución de la solicitud de registro, por no
ser procedente la modificación del signo en que consiste dicha
marca.
5º.
Si bien es cierto que la marca base de la oposición (OLD PARR, clase 33,
certificado 42567) estuvo vigente hasta el 30 de diciembre de 1988, también lo
es que el traspaso de la misma en favor de United Distillers P.L.C., que también
comercializa como Macdonald Greenlees, fue negado por la División de Signos
Distintivos.
6º. United Distillers P.L.C., que también
comercializa como Macdonald Greenlees, sólo es titular de la marca OLD PARR
(mixta), certificado núm. 171.217, a partir del 25 de enero de 1995, fecha de la
Resolución núm. 000841 proferida por la División de Signos Distintivos dentro
del expediente administrativo núm. 94-005366, contentivo de la petición de
registro de dicha marca, de acuerdo con la petición que en tal sentido fue
radicada el 2 de noviembre de 1994.
7º.
En consideración a que la marca OLD PARR, certificado núm. 42.567 estuvo vigente
hasta el 30 de diciembre de 1988, y en atención que para esa misma fecha no
existía registrada o solicitada con anterioridad para registro otra marca
similar, era plenamente procedente el registro de la marca LORD PARK, clase 33,
a nombre de Internacional de Licores Ltda., quien para esa fecha gozaba del
derecho de prioridad al registro de la misma.
8º.
No existió razón legal válida alguna para que se negara el registro solicitado
por Internacional de Licores Ltda., si se tiene en cuenta que el registro de la
marca OLD PARR (mixta conformada por la figura de varios envases) fue
solicitado con posterioridad a la
solicitud de registro de la marca LORD PARK, clase 33, según el expediente
administrativo 94-005366.
Contra
la Resolución número 17550 de 27 de septiembre de 1995, que negó el registro de
la marca LORD PARK, se interpusieron los recursos de reposición y apelación, el
primero de los cuales fue resuelto mediante la Resolución 9672 de 27 de marzo de
1996, en la cual sólo se argumentó que entre las dos marcas existía similitud
fonética y gráfica, pero no se dijo nada respecto de la prioritaria petición de
registro de la marca LORD PARK, clase 33, solicitada por Internacional de
Licores Ltda., ni sobre el hecho de haber sido solicitado con posterioridad el
registro de la marca OLD PARR. El recurso de apelación, para la fecha de
presentación de la demanda (19 de julio de 1996), no había sido
resuelto.
La
marca OLD PARR, en referencia, es esencialmente semejante a la marca LORD PARK,
clase 33, según lo estableció la misma Superintendencia de Industria y Comercio
cuando negó el de ésta, la cual fue solicitada prioritariamente por
Internacional de Licores Ltda.,
según el expediente 237902. Por consiguiente, no es cierto que la
solicitud de registro de OLD PARR (mixta) clase 33, certificado 171.216, cuya
nulidad se demanda, hubiera cumplido los requisitos previstos en las
disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
vigente en la fecha en que fue concedido el registro.
c.-
Las normas presuntamente violadas y el concepto de la
violación.
La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se
violaron las siguientes normas, por las razones que, bajo la forma de cargos, en
forma resumida, se expresan a continuación :
Primer cargo.- La entidad demandada violó el artículo 81 de la
Decisión 344, dado que ignoró que la marca OLD PARR (mixta) carece de la
suficiente fuerza distintiva para distinguir productos comprendidos en la clase
33 internacional, pues es totalmente confundible con el signo LORD PARK, sobre
el cual recae el derecho de prioridad.
Segundo cargo.-
Se desconoció el artículo 83, literal a), ibídem, en concordancia con el
artículo 96, ibídem, por cuanto la entidad demandada, al efectuar el examen de
fondo sobre la registrabilidad de la marca OLD PARR (mixta), clase 33, determinó, en forma indebida,
que la misma cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales
vigentes, es decir, que no incurría en causal alguna de irregistrabilidad y, por
ende, que no era confundible con la marca LORD PARK, clase 33, cuyo registro
había sido solicitado con anterioridad.
Tercer cargo.-
La entidad demandada vulneró, por falta de aplicación, los artículos 58 de la Constitución
Política, y 3º, inciso 6, del C.C.A., por cuanto no garantizó los mejores
derechos de la sociedad actora, en especial el derecho prioritario al registro
de la marca LORD PARK para distinguir productos comprendidos en la clase 33 e
ignoró los principios de igualdad y de imparcialidad que deben prevalecer en las
actuaciones administrativas.
Cuarto cargo. Se
violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el
artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, por falta de aplicación, ya que la División de Signos Distintivos no
interpretó, ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión
344 sobre procedimientos administrativos, como tampoco adoptó las medidas
necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que la integran, ni se
abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir la decisión que se
acusa.
d.- Las razones de la
defensa
1.-
De la Nación - Superintendencia de
Industria y Comercio:
a.
A la Resolución núm. 0840 de 26 de
enero de 1995 le era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena.
b. De los documentos obrantes en el expediente núm. 92-005-368,
contentivo de la solicitud de registro de la marca OLD PARR(mixta), se concluye
que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite
administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de
defensa.
c.
Publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca OLD PARR (mixta),
clase 33, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron, dentro del
término legal, oposiciones ni
observaciones.
2.
De United Distillers PLC, que también comercializa como Macdonald
Greenless.
a.
La demandante olvida que la marca OLD PARR, registro núm. 42567 se encuentra vigente
y que es anterior en el tiempo a la marca LORD PARK, de manera que no existe la
prioridad alegada.
b.
De todas maneras, aceptando que existiera la supuesta prelación de la marca LORD
PARK, frente a la marca mixta OLD PARR, registro núm. 171.216, ésta última debe
prevalecer, en virtud de que la marca OLD PARR que le sirve de fundamento es
notoriamente conocida a nivel mundial, incluyendo Colombia, circunstancia que
hace irregistrable a la marca primeramente citada.
c.
Con la solicitud de registro de la marca LORD PARK la demandante pretende
engañar al público consumidor, dado que no sólo es confundible con la marca OLD
PARR, sino que también imita su envase.
d.
La prelación alegada es inexistente, a tal punto que la actora solicitó la
declaratoria de nulidad de los actos administrativos que le negaron el registro
de la marca LORD PARK, demanda que cursa en la Sección Primera bajo el
expediente núm. 4043 y que demuestra que no se puede invocar el derecho de
prelación. La sociedad actora no tiene derecho alguno de prelación para
reivindicar, por cuanto la marca OLD PARR, registro núm. 42.567, está
previamente registrada y porque el registro 171.216 fue válidamente
adquirido.
De otra parte, el apoderado de United Distillers P.L.C. propone las
siguientes excepciones:
1ª.
El artículo 135 del C.C.A. dispone que cuando se trata de ejercer la acción de
nulidad y restablecimiento del debe agotarse previamente la vía gubernativa,
cuestión que no sucedió en el asunto examinado.
2ª.
La acción se encuentra caducada, dado que el artículo 136 del C.C.A. dispone que
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se deberá interponer dentro
de los cuatro meses siguientes a la publicación del acto.
3ª.
La demandante no puede solicitar la nulidad de la Resolución 0840 de 26 de enero
de 1996, por cuanto el expediente núm. 237.902, mediante el cual aquélla
solicitó el registro de la marca LORD PARK, culminó con las Resoluciones 17550
de 27 de septiembre de 1995 y 9672 de 27 de marzo de 1996 que negaron el
registro de dicho signo y con el
acto presunto que confirmó la anterior decisión.
e.- La actuación
surtida
De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le
dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen
destacarse las siguientes actuaciones:
Por auto del 6 de septiembre de 1996 se admitió la demanda y se ordenó
darle el trámite correspondiente (fl. 43).
Por auto visible a folio 395 se abrió a pruebas el proceso y se
decretaron las pedidas por la partes.
Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho
los apoderados de la sociedad demandante,
de la sociedad United Distillers PLC, que también comercializa como
Macdonald Greenless, tercera directa interesada en las resultas del proceso y de
la entidad demandada (fls. 1846, 1820 y 1851, respectivamente).
Mediante
proveído del 19 de marzo de 1998 se ordenó la suspensión del proceso y someter
el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 4 de octubre del 2000, dio
respuesta a la referida solicitud (fl. 1877).
II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO
PUBLICO
El
Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estima que dado que el artículo
31 del Tratado que creó el Tribunal de Justicia Andino, en concordancia con el
artículo 150, numeral 16, de la Carta Política, dispone que la interpretación de
dicho organismo es obligatoria, su intervención carece de relevancia
jurídica.
III.-
INTERPRETACION PREJUDICIAL
El
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de
interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso,
concluyó:
“Primero.
Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad,
perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el
artículo 81 de la Decisión344 y además, si no encaja en ninguna de las causales
de irregistrabildiad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la misma
Decisión.
“Segundo.
No
se puede otorgar registro como marca a un signo que sea confundible con una
marca registrada o a un signo anteriormente solicitado por parte de un tercero,
ya sea por existir identidad o similitud de forma que pueda inducir a los
consumidores a error, siempre que los productos o servicios sean los mismos o en
los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Para efectos de
determinar esta similitud, se debe aplicar los criterios vertidos en esta
sentencia.
“Tercero.
La
protección a la marca notoria se debe a la gran difusión que tiene, la cual le
ha permitido el ser conocida por los consumidores del bien producido o servicio
ofertado, independientemente de si la marca se halla registrada en el país en el
cual se ha presentado la solicitud para e l registro de la marca semejante que
pueda inducir a confusión. distintivo no es
registrable.
“Cuarto.
Las observaciones las presentarán sólo quienes tengan interés
legítimo.
“Quinto.
El examen de resgistrabilidad de la marca
la debe efectuar la Oficina Nacional Competente siempre, es decir, cuando se
hayan presentado observaciones o aún cuando éstas no
existieran”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA
SALA
En primer término, la Sala se pronunciará sobre las excepciones
propuestas por United Distillers P.L.C., que también comercializa como MACDONAL
GRENNLESS, tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida
de que es la titular de la marca OLD PARR, cuyo registro le fue otorgado
mediante el acto
acusado.
Frente
a las excepciones de falta de agotamiento de la vía gubernativa, caducidad y
falta de legitimación en la causa por activa, la Sala advierte que si bien es
cierto que la parte actora manifestó que ejercía la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., también lo es que debe interpretarse
como la acción especial de nulidad a que se refiere el artículo 113 de la
Decisión 344, la cual puede ser ejercida en cualquier momento, sin necesidad de
agotar la vía gubernativa y por
quien tenga un interés, interés que en efecto tiene la parte actora, en la
medida de que ha pretendido registrar como marca el signo LORD PARK, alegando un
derecho de prioridad, sin
que el hecho de que el derecho a la prelación le haya sido negado le quite su
legitimación, ya que al momento en que se expidió la resolución demandada
(000840 de 26 de enero de 1.995) la solicitud de la marca LORD PARK (que fue
decidida mediante las Resoluciones 17550 de 27 de septiembre de 1995 y 9672 de
27 de marzo de 1996 y el acto ficto que resolvió el recurso de apelación) aún se encontraba pendiente de resolver
y, por tanto, vigente, según se puede comprobar con la sola confrontación de las
fechas de estas últimas con la de la resolución demandada.
Además, su interés también surge del objeto de su actividad comercial,
como es la de envasar y distribuir productos de la clase 33, o sea, licores,
entre ellos, el del mismo tipo que se busca distinguir con la marca otorgada con
el acto acusado.
No encontrando prosperidad
las excepciones propuestas, procede esta Corporación a pronunciarse sobre el
fondo del asunto.
La Resolución núm. 00840 de 26 de enero de 1995, mediante la cual se
otorgó el registro de la marca OLD PARR, para distinguir productos comprendidos
en la clase 33, en favor de United Distillers P.L.C., que también comercializa
como Macdonald Greenless, fue
expedida con ocasión de la solicitud presentada por la sociedad en mención, el
11 de febrero de 1994 y radicada bajo el expediente núm. 5368 de 1994, según
consta a folio 50 del cuaderno principal.
Por su parte, la solicitud de registro de la marca LORD PARK, por parte
de la demandante, para distinguir también productos de la clase 33, fue
presentada el 17 de octubre de 1984, lo cual, en principio, podría llevar a
pensar que en efecto le asistía el derecho de prioridad.
No obstante lo anterior, tal y como lo sostuvo esta misma Sección, en
sentencia de 3 de febrero de 2.000, proferida dentro del expediente núm. 3973,
Consejero Ponente: Doctor Juan Alberto Polo Figueroa y cuya actora fue también
la sociedad aquí demandante, debe tenerse en cuenta, de una parte, que la marca OLD PARR se encontraba
registrada desde el año 1958, certificado de registro núm. 42.567 y, de otra
parte, que se trata de una marca notoria que, de conformidad con lo sostenido
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, goza de especial protección,
sin necesidad de registro en el país de que se trate.
En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
interpretación prejudicial rendida con ocasión del presente proceso,
sostuvo:
“…
el principio de prioridad no se aplica automáticamente para marcas notorias, ya
que se ha reconocido que ellas gozan de protección sin necesidad de registro en
el país de que se trate, bastando que este registro sea al menos en un país
(puede ser en el extranjero) y que el signo sea conocido por la mayor parte de
consumidores que habitualmente adquieren el producto o contratan el servicio.
Esto se debe a la promoción, antigüedad o difusión de la marca, lo que ha
permitido el conocimiento del público que habitualmente adquiere dichos
servicios o mercaderías”.
Ahora bien, se encuentra demostrado en el proceso que la marca OLD PARR
se encontraba registrada, por ejemplo, en la República de Venezuela, registro
núm. F-52.838 (folio 1500 del cuaderno 1A), así como también la notoriedad de la
misma, para lo cual United Distillers P.L.C. allegó abundantes pruebas al
proceso, tales como avisos publicitarios de la marca en cuestión publicados en
revistas de circulación a nivel nacional e internacional (CROMOS, CLASE
EMPRESARIAL, AVIANCA, DINERO; folios 338 a 332 del cuaderno
principal).
De igual manera, para demostrar la notoriedad de la marca se recibieron
los testimonios de los señores Francisco Antonio Hernández Andrade y John Donal Philips, el primero de los cuales dijo conocer la
marca OLD PARR desde hace diez años; tener conocimiento de que en publicidad la compañía ha invertido
grandes sumas (hasta seiscientos millones de pesos) en revistas, vallas, radio,
bares y restaurantes del país; y consideró que el Whisky producido bajo la marca
en controversia es bastante conocido en el mercado colombiano e identificado
fácilmente por el consumidor. A su turno, el segundo testigo afirmó conocer el
Whisky marca OLD PARR desde el año 1979 como uno de gran calidad; que el mencionado licor siempre ha
tenido el mismo envase y etiqueta; que se vende en Argentina, Chile, Ecuador,
Perú, Venezuela, Colombia, Panamá,
México, Inglaterra y Japón; y que es una marca muy conocida en los países
en que se vende.
Los anteriores testimonios le ofrecen a la Sala credibilidad, no obstante
que
fueron objeto de tacha por sospecha por parte del apoderado de la parte actora,
aduciendo como fundamento de la misma la circunstancia de tener uno de ellos una
relación de dependencia con la sociedad United Distillers Rueda y Cía S.A., en
la cual es parte vinculada la Compañía United Distellers P.L.C., y el otro haberla tenido con
Internaciones S.A., única distribuidora en el país de la marca OLD PARR.
Lo anterior, porque la Sala observa que esta circunstancia, por sí sola,
no afecta la credibilidad de los deponentes, por cuanto se trata de hechos o
datos que por sus cargos tienen la vocación de conocer, y que pueden ser
fácilmente objeto de comprobación. Además, su dicho aparece espontáneo y
sincero, y no presentan contradicción con las pruebas restantes que militan en
el expediente, pues, como ya se dijo,
obran en el expediente pruebas contundentes de la gran difusión que ha tenido la
marca en cuestión, entre otras, la certificación de los almacenes EXITO y
CARULLA en las que se dice que en sus puntos de venta expenden el whisky OLD
PARR desde hace más de veinte años (fls. 560 y 1625 del cuaderno
principal).
Por consiguiente, la Sala desestima la tacha, pese a que es cierta la
razón que le sirve de fundamento, la cual, sin embargo, no le resta credibilidad
a los testigos.
Así
las cosas, es evidente que la marca OLD PARR (mixta), aún desde antes de su
registro goza de especial protección en el derecho comunitario, de forma que
prevalece sobre marcas que guarden semejanza con ella, como es el caso del signo
LORD PARK, cuyo registro como marca
fue negado por la División de Signos Distintivos, en virtud de la oposición que
hiciera, precisamente, United
Distillers P.L.C., por ser confundible con la aquí
controvertida.
Ahora
bien, en la sentencia proferida dentro del proceso núm. 3973 antes identificada,
cuyos fundamentos fácticos y jurídicos fueron prácticamente los mismos, en la
medida de que en aquél proceso se demandaron también por parte de la sociedad
actora los actos que otorgaron a United Distillers P.L.C. el registro de la
marca OLD PARR (mixta), clase 33, la Sala en esta oportunidad reitera los
argumentos allí expuestos, en el sentido de que estuvo bien otorgado el registro
de la marca en conflicto a la tercera directa interesada en las resultas del
proceso.
En
efecto en dicha providencia se dejó dicho:
“En
cuanto a la prelación en la solicitud del registro, ha de anotarse que la
antecesora de la sociedad UNITED DISTILLERS P.L.C. TRADING AS MACDONALD
GREENLEES o UNITED DISTILLERS, obtuvo el registro de la marca OLD PARR, para
distinguir productos de la clase 23 del decreto 1707 de 1.931, reclasificada
luego en la clase 33ª del decreto 755, número 42.567, con vigencia inicial desde
el 30 de diciembre de 1.958 hasta el 30 de diciembre de 1.968, el cual fue
renovado en virtud de solicitudes oportunamente presentadas, y por períodos
sucesivos, sin interrupción alguna, hasta el 30 de diciembre de 1.998. (ver
folio 697).
Por
su parte, la actora formuló su solicitud de registro de la marca LORD PARK para
los productos de la clase 33ª del decreto 755 de 1.972, el día 17 de septiembre
de 1.984, y la respuesta a la misma se produjo, según atrás se dijo, el 27 de
septiembre de 1.995, mediante la resolución número 17550.
La
titular de la marca OLD PARR denominativa, para distinguir productos de la clase
33ª, a su vez, solicitó el registro de la marca OLD PARR (mixta), para la misma
clase de productos, el día 8 de marzo de 1.994 y le fue conferido dicho registro
el 26 de enero de 1.995. Es decir, antes de que fuera decidida la petición de
registro de la marca LORD PARK a la actora, pero estando vigente el registro de
la primera de las marcas antes mencionadas.
Por
esta razón, también le viene dada la prelación sobre la marca solicitada a la
sociedad UNITED DISTILLERS P.L.C. TRADING AS MACDONALD GREENLEES (o UNITED
DISTILLERS p.l.c.), por cuanto ya tenía adjudicado el uso de la parte
denominativa, o sea, la expresión OLD PARR de la marca mixta OLD PARR más
gráfica, lo cual ya de por sí excluye la posibilidad de asignarle a otra persona
el registro de dicha parte denominativa, o de una que es confundible con ella,
como lo pretendió la sociedad actora, de allí que le hubiera sido rechazada su
petición de registro de la marca denominativa LORD PARK, dado que la
administración la consideró confundible con la antes citada.
A
lo anterior cabe agregar que el signo OLD PARR (MIXTA) ofrece los requisitos
para ser registrado como marca, comentados por el Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena en su sentencia interpretativa allegada a este proceso, a
saber: la perceptibilidad (que le hace apreciable por medio de los sentidos ),
la distintividad (posibilidad de que sirva para distinguir unos productos o
servicios de otros), y representación gráfica (que permita la publicación y el
archivo de la misma como marca registrada).
En
estas circunstancias, la concesión del registro de esta marca para amparar los
productos comprendidos dentro de la clase 33 del artículo 2º del decreto 755 de
1972, a favor de la sociedad UNITED DISTILLERS P.L.C. TRADING AS MACDONALD
GREENLEES (o UNITED DISTILLERS p.l.c.), no
afecta los derechos que la actora tenía para la fecha en que se expidió el acto
acusado, sobre la marca por ella aducida, que no eran otros sino los de que se
le resolviera la petición de su registro, como tampoco tiene como significar
trato discriminatorio en su contra o en favor de aquélla, que implique violación
al derecho de igualdad y al principio de imparcialidad a que están obligadas las
autoridades administrativas en sus decisiones.
Concluye, entonces, la Sala, que mal pudo haber desconocido la
Superintendencia de Industria y Comercio los artículos 81 y 83, literal a) de la
Decisión 344; 58 de la Constitución Política y 3º, inciso 6, del C.C.A., pues lo
cierto es que la demandante no tiene derecho alguno de prioridad sobre el signo
LORD PARK, como se ha demostrado a través de los procesos por ésta instaurados y
los cuales han concluido con sentencias denegatorias de las pretensiones de las
respectivas demandas (Exps. 3973, 4043, 4524 y 4525).
Finalmente, frente a la pretendida violación de los artículos 146 y 147
de la Decisión 344 y 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, esta Corporación
reitera lo sostenido por el Tribunal Comunitario, en el sentido de que
ellos
constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena
adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311, los cuales no
pueden ser invocados ni aplicados a
los casos en que los particulares participan con sus exclusivos intereses
individuales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
F A L L A :
Primero.- DECLARANSE no probadas la excepciones propuestas por
el apoderado de United Distillers P.L.C., que también comercializa como Macdonald
Greenless.
Segundo.- DENIEGANSE las pretensiones de la
demanda.
Tercero.- En firme
esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de
rigor.
COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE
Y CUMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en su sesión de fecha
25 de enero del 2001.
OLGA
INES NAVARRETE BARRERO CAMILO
ARCINIEGAS ANDRADE
Presidenta
GABRIEL
E. MENDOZA MARTELO
MANUEL S. URUETA AYOLA