MARCAS Y PATENTES - Identidad ortográfica, visual y fonética / INDUCCIÓN AL PUBLICO EN ERROR - Prohibición de marcas idénticas para productos o servicios similares / CONEXIÓN COMPETITIVA - Bienes o servicios que se expenden o prestan en lugares especializados / EXPOSISTEMAS
No
cabe duda alguna de que la marca “EXPOSISTEMAS”, objeto de la solicitud de
registro de la actora, es idéntica, desde el punto de vista ortográfico, visual
y fonético a una parte de la marca
registrada a favor de la sociedad EXPOVALLE S.A, en cuanto la de ésta contiene
la misma expresión en la parte final. Y el hecho de que a dicha expresión le
anteceda otra, como es “SALON Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZACION DE OPERACIONES”
no la convierte en suficientemente distintiva, pues, la expresión que coincide
“EXPOSISTEMAS”, como lo observó la agencia del Ministerio Público, es la que,
por lo general, en la mente del público consumidor, se retiene, dado que es
corta y, por ende, de fácil recordación. El Tribunal de Justicia de
Comunidad Andina señaló unos criterios o pautas que pueden conducir a establecer
similitud entre los productos y servicios protegidos por las marcas
confrontadas, como el referente a “canales de comercialización”, esto es, que
hay determinados bienes o servicios que se expenden o prestan en lugares
especializados, lo cual permite establecer una conexión competitiva. Pese a que se trata de dos clases distintas,
los servicios de ambas, por estar relacionados con los sistemas, la computación,
la publicidad, ello hace que el público consumidor sea inducido a error en
cuanto a que tales servicios tienen una misma procedencia.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Santa
Fe de Bogotá, D.C., quince (15) de junio del dos mil (2000).
Radicación
número: 3976.
Actor:
SOCIEDAD CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS C.I.S. LTDA.
Referencia:
ACCION DE NULIDAD
La
sociedad CONSTRUCTORES
DE INGENIERIA Y SISTEMAS C.I.S. LTDA.,
a través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante
esta Corporación tendiente a obtener las siguientes
declaraciones:
Que
son nulas la Resolución núms. 24121 de 18 de diciembre de 1995 “POR LA CUAL
SE DECIDE UNA OPOSICION Y SE NIEGA UN REGISTRO”,
expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio; y el acto presunto, que denegó el recurso de apelación
interpuesto contra la citada Resolución.
2ª:
Que, como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento
del derecho, se ordene a la demandada registrar en su favor la marca
“EXPOSISTEMAS (MIXTA)”, para distinguir productos de la clase 42 de la
Clasificación Internacional de Niza.
I-.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
En
apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de
violación:
Que
se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, en concordancia con el literal a), del artículo 83, ibídem, por
cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio ignoró que el signo cumple con los requisitos exigidos por el
mencionado artículo 81, toda vez que es novedoso, suficientemente distintivo y
susceptible de representación gráfica.
Que
la marca que se pretende registrar para distinguir servicios comprendidos en la
Clase 42 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972, es suficientemente distintiva
para distinguir tales servicios, por cuanto contiene los tres elementos
esenciales que, a criterio de la norma comunitaria, deben estar presentes en una
marca para que sea posible su registro, de acuerdo con lo señalado por el
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en sentencia de 18 de septiembre
de 1.995, expedida dentro del Proceso núm. 12-IP-95.
Que,
de otra parte, el acto administrativo presunto por el cual se resuelve de manera
negativa el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución precitada
viola las normas comunitarias antes enunciadas, por las mismas razones expuestas
anteriormente.
2º:
Que se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo
5o del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por
cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente
las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas. Tal
inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el citado
artículo 147 y que en el presente caso le asisten a
aquélla.
3º:
También se violaron dichas normas comunitarias, por cuanto la División de Signos
Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de
las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo de expedir la resolución
acusada.
4º:
Que se violó el artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el
inciso 6º del artículo 3º del C.C.A., por cuanto la demandada desconoció los
principios de igualdad de las personas ante la ley e
imparcialidad.
II-. TRAMITE
DE LA ACCION
A
la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo
del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y
alegaciones.
II.1-.
CONTESTACION DE LA DEMANDA
II.1.1-.
La
Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado,
contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo,
en esencia, lo siguiente:
Que
el acto impugnado fue expedido por funcionario competente y no se incurrió en
las violaciones a que se refiere la actora.
Que
la Administración al efectuar el respectivo examen de confundibilidad concluyó
que la marca solicitada por la actora “EXPOSISTEMAS (MIXTA)” es irregistrable,
habida cuenta de la existencia del registro vigente anterior de la marca “SALON
Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZACION DE OPERACIONES EXPOSISTEMAS”, a favor de la
sociedad EXPOVALLE S.A.
II.1.2-.
En el auto admisorio de la demanda se ordenó notificar a la sociedad EXPOVALLE
S.A., como tercero con interés directo en las resultas del proceso, notificación
que, conforme consta a folio 148, se surtió a través de comisionado, no obstante
lo cual no contestó la demanda.
III-.
ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO
La
señora Procuradora Novena Delegada en lo Contencioso Administrativo ante el
Consejo de Estado en su vista de fondo se muestra partidaria de que se denieguen
las suplicas de la demanda por
cuanto, a su juicio, la marca solicitada por la demandante y la registrada en
favor de EXPOVALLE son confundibles.
Que,
en la mayoría de los casos, cuando se utiliza un nombre largo con una sigla al
final, el público lo identifica con la sigla, como sucede con el ICFES o el
INCOMEX.
Que,
ambas marcas identifican servicios en el mercado de los sistemas, lo cual puede
confundir al público consumidor, con facilidad, respecto del empresario que
presta uno u otro servicio.
IV-.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El
acto administrativo expreso acusado
negó a la actora el registro de la marca “EXPOSISTEMAS” (ETIQUETA) para
distinguir servicios de la clase 42, por cuanto con anterioridad a la solicitud
se hallaba registrada en favor de Expovalle S.A., la marca “SALON Y SEMINARIO DE
LA SISTEMATIZACION DE OPOERACIONES EXPOSISTEMAS”, para distinguir servicios
comprendidos dentro de la clase 35 de la Clasificación Internacional de
Niza.
Según
se expresa en dicho acto, en este caso, los servicios que se pretenden designar
con la marca que se solicita registrar están relacionados con los que se amparan
con la marca registrada; y que dada la similitud entre las marcas, se induciría
al consumidor a error.
Para
la Sala, no cabe duda alguna de que la marca “EXPOSISTEMAS”, objeto de la
solicitud de registro de la actora, es idéntica, desde el punto de vista
ortográfico, visual y fonético a
una parte de la marca registrada a favor de la sociedad EXPOVALLE S.A, en cuanto
la de ésta contiene la misma expresión en la parte final. Y el hecho de que a
dicha expresión le anteceda otra, como es “SALON Y SEMINARIO DE LA
SISTEMATIZACION DE OPERACIONES” no la convierte en suficientemente distintiva,
pues, la expresión que coincide “EXPOSISTEMAS”, como lo observó la agencia del
Ministerio Público, es la que, por lo general, en la mente del público
consumidor, se retiene, dado que es corta y, por ende, de fácil
recordación.
Así
también lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso
en la intepretación prejudicial I-IP-98, en la cual
precisó:
“
Constituyendo la marca observante u oponente, una denominativa compuesta de
varios términos o vocablos, algunos de éstos merecen mayor atención del público
para fijar en ese vocablo o vocablos la visión general del signo que le servirá
como punto de partida para confrontar con otros signos idénticos o semejantes.
Existe en esa clase de signos, vocablos dominantes que llaman al consumidor a su
mayor atención o fijación”. (folio 208).
Además,
resulta irrelevante que la marca objeto de la solicitud corresponda a una clase
diferente de la marca respecto de la cual se compara, pues, el artículo 83,
literal a), de la Decisión 344 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es claro en precisar que no podrán
registrarse como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, de
forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios,
O PARA PRODUCTOS O SERVICIOS
RESPECTO DE LOS CUALES EL USO DE LA MARCA PUEDA INDUCIR AL PUBLICO
ERROR.
Cabe
resaltar que en la interpretación prejudicial mencionada el Tribunal de Justicia
de Comunidad Andina señaló unos criterios o pautas que pueden conducir a
establecer similitud entre los productos y servicios protegidos por las marcas
confrontadas, como el referente a “canales de comercialización”, esto es, que
hay determinados bienes o servicios que se expenden o prestan en lugares
especializados, lo cual permite establecer una conexión competitiva. Tal es el
caso de los servicios comprendidos en las clases 35 y 42, pues, pese a que se trata de dos clases distintas,
los servicios de ambas, por estar relacionados con los sistemas, la computación,
la publicidad, ello hace que el público consumidor sea inducido a error en
cuanto a que tales servicios tienen una misma procedencia.
Es
así como la actora al solicitar el registro de la marca, indica que la misma se
usa “para distinguir: Servicios prestados a través de asesorías en sistemas y en
todo lo relacionado con
computadores”, lo cual guarda, desde el punto de vista ideológico o
conceptual, una estrecha correlación con la expresión Exposistemas, que forma
parte de la marca registrada con anterioridad en favor de EXPOVALLE
S.A.
Los
razonamientos anteriores conducen a denegar las súplicas de la
demanda.
En mérito de
lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A
:
DENIEGANSE
las pretensiones de la demanda.
Devuélvase
a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, si
no fue utilizada.
COPIESE,
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Se
deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del día 15 de junio del 2000.
JUAN ALBERTO
POLO FIGUEROA GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA INES
NAVARRTE BARRERO MANUEL S.
URUETA AYOLA
Ausente