MARCAS Y PATENTES / MARCAS MIXTAS - El término denominativo es el de mayor relevancia / COMPARACIÓN ENTRE MARCA MIXTA Y DENOMINATIVA - Se toma como base el elemento denominativo / IDENTIDAD DE MARCAS - Existencia en su parte denominativa entre “EL ROSAL” y “FLORES EL ROSAL” / IRREGISTABILIDAD DE MARCA - Procedencia por identidad con marca registrada por riesgo de confusión

 

El Tribunal indica que en las marcas mixtas (las compuestas por una denominación y un gráfico, como la solicitada), el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de la misma, porque la palabra es el medio más eficaz para que el consumidor o usuario pida o solicite la marca; y si en el proceso de comparación sobresale la denominación en la mixta, procede, entonces, la comparación entre esta marca y la denominativa, tomando como base los elementos denominativos (folio 239).  Es decir, que la marca EL ROSAL (mixta), además de ser idéntica en su parte denominativa con la marca FLORES EL ROSAL, su elemento gráfico carece de toda posibilidad de tener predominio sobre el elemento denominativo, por consiguiente, no afecta la identidad advertida entre las expresiones de ambas marcas, y antes, en parte, la reafirma.  Todo lo anterior conduce a que la Sala deba concluir que ni el gráfico de la marca EL ROSAL (mixta), ni la restricción con la que la actora solicitó su registro, son suficientes ingredientes para eliminar su identidad con la marca denominativa FLORES EL ROSAL y, por lo tanto, el riesgo de confusión que se pueda presentar entre las marcas aquí comparadas y los productos o servicios que tienen la virtud de llegar a distinguir, teniendo en cuenta que como lo dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia dictada para el caso, “la confusión es un fenómeno eventual o de riesgo y como tal puede ocurrir en el futuro”, de suerte que se configura la causal de irregistrabilidad en que se sustenta el acto acusado, la del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente:  JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

 

Santa Fe de Bogotá D.C., primero de junio de dos mil

 

Radicación número:  4048

 

Actor: FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C.

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

                                      La Sala procede a dictar, en única instancia, la sentencia que corresponde en el  presente proceso, promovido, mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por la FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C., contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1.- La demanda

 

1.1. Las pretensiones

 

                                      En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la sociedad FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C., a través de apoderado, pide que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio:

 

                                      a.) De la resolución núm. 46.893 de 23 de noviembre de 1994, mediante la cual se negó el registro de la marca EL ROSAL (mixta), para distinguir servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C.

 

                                      b.) De la resolución núm. 1030 de 29 de mayo de 1996, mediante la cual se confirmó la anterior resolución.

 

                                      A título de restablecimiento del derecho solicita que se ordene el registro, por el período de diez (10) años, de la marca EL ROSAL (mixta), para distinguir servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C.

 

1.2. Los hechos y omisiones

 

                                      Como hechos que sirven de sustento a la demanda se mencionan los que la Sala resume a continuación, así:

 

                                      La FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C. presentó, el 9 de mayo de 1994, a través de apoderado, solicitud de registro de la marca EL ROSAL (mixta) para distinguir servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, sin que se presentaran observaciones por parte de terceros.

 

                                      La División de Signos Distintivos, mediante la resolución número 46.893 de noviembre 23 de 1994, decidió negar el registro argumentando que la marca EL ROSAL (mixta), clase 42, era confundible con la marca FLORES EL ROSAL (nominativa), registrada a nombre de FLORES EL ROSAL LTDA., para amparar servicios de comercialización en todo tipo de productos, según certificado de registro número 140090, vigente hasta diciembre 31 de 1996.

 

                                      Contra la resolución 46.893 de 23 de noviembre de 1994, la Fábrica de Dulces y Bocadillos El Rosal S. en C., por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por medio de la resolución 1030 del 29 de mayo de 1996, en el sentido de confirmarla.

 

                                      1.3.Normas violadas y concepto de su violación.

 

                                      La actora manifiesta que se violaron las siguientes normas:

 

                                      a). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la resolución demandada, desconoció el hecho de la existencia del elemento de la distintividad, el cual no puede analizarse en abstracto, sino en la concreta relación entre los potenciales signos en conflicto. Se requiere de un análisis para desentrañar la relación que envuelve la representatividad de un significante con la realidad de lo significado, así el servicio significado por flores no puede ser confundido con el servicio significado por alimentos, independientemente de que el significante pueda ser, en gracia de discusión, similar. La norma (art. 81) es clara al exigir la distintividad entre productos o servicios similares o idénticos; identidad y similitud que no existen entre las flores como producto o servicio y los alimentos como producto o servicio.

 

                                      b). El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, puesto que se desconoció el cambio manifiesto en la legislación, ya que de acuerdo con el artículo 58 de la Decisión 85 ya derogada, no podían registrarse las marcas que fueran confundibles con otras ya registradas, para productos o servicios comprendidos en una misma clase. Actualmente y de acuerdo con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, es muy claro que la causal de irregistrabilidad se da en el caso que la marca que se pretenda registrar pueda inducir a error con otra marca ya registrada para los mismos productos o servicios.

 

Existe, además, la realidad de que las flores y los alimentos son productos comercializados en diferentes establecimientos; y si su comercialización llegara a hacerse en el mismo establecimiento, sería en diferentes zonas o departamentos del mismo, razón por la cual, no existe ninguna posibilidad de que se induzca a error al público.

 

                                      c). El  artículo 99 del C. de Co., dado que de manera oficiosa y sin que existiera interés alguno por parte de FLORES EL ROSAL LTDA. (sociedad que no se opuso al registro de la marca EL ROSAL), le asignan a ésta una actividad y una capacidad que desborda los límites de su objeto (la producción industrial de toda clase de flores y su comercialización) y con base en tal atribución, determinan que no es registrable la marca EL ROSAL (mixta), para distinguir servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos, con el argumento de que se trata de servicios comprendidos en la misma clase, pero sin tener en cuenta que en ella se encuentran nomenclados, de manera general, todos los demás productos y servicios no comprendidos en las demás clases, servicios dentro de los cuales cabe citar el de la comercialización de flores que, dicho sea de paso, es de naturaleza muy diferente a la de los alimentos.

 

                                      d). El artículo 110 del Código de Comercio, en su numeral 4, por cuanto se incurrió en el error de no guardar la congruencia necesaria del objeto social con las actividades mercantiles, previsto en dicho artículo, cuya especificidad se desconoce en la demandada resolución.

 

                                      e). El artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3, inciso 6, del C.C.A., dado que los actos acusados la tratan a ella en forma desigual en lo que se refiere al derecho al registro de marca  EL ROSAL (mixta), para distinguir servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos, comprendidos en la clase 42.

 

                                      El hecho de que la clase 42 sea tan amplia, ya que comprende todas las áreas de servicios no comprendidas en las otras clases, mal podría implicar que el registro de una marca para un determinado producto o servicio en dicha clase cierre la posibilidad de registro de la misma marca o de otra similar para productos o servicios de naturaleza diferente.

 

                                      2.- Contestación de la demanda

 

                                      2.1. Fue vinculada al proceso como demandada, la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, la cual dio contestación a la demanda, mediante escrito que obra a folios 119 a 121, en el que acepta como ciertos los hechos.

 

                                      En las razones de la defensa, sustenta la legalidad del acto acusado, de cuya expedición afirma que se hizo de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a ella, como Oficina Nacional Competente, especialmente por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable al asunto, por contener el régimen legal que debía adoptarse; que no se incurrió en violación de las normas legales de este régimen, como lo sostiene la demandante; y que los expidió con plena competencia, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

 

                                      Seguidamente, comenta los artículos 81y 83-a de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para concluir con base en ellos que la marca EL ROSAL no era registrable, por encontrarse vigente el registro de la marca FLORES EL ROSAL para distinguir servicios de la clase 42, y existir similitud entre ambas marcas, por lo tanto, los fundamentos de la resolución acusada son válidos y acertados por cuanto se ajustan a pleno derecho.

 

                                      2.2. La sociedad FLORES EL ROSAL LTDA. fue vinculada mediante curador ad litem, previo los trámites de ley, quien respecto de los hechos manifiesta que no le constan. Por lo demás, propone la excepción de inexistencia de la obligación de presentar observaciones en el caso, ya que ello es facultativo de cualquier persona, según el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de modo que si no se ejerce tal oposición no significa que la persona titular del derecho carezca de interés en el asunto.

 

                                      Sobre el fondo de éste manifiesta que la ley comercial, especialmente la derivada de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal absoluta de irregistrabilidad como marcas, de signos que puedan engañar al público “en particular sobre la naturaleza de los productos o servicios de que se trate” (art.82, Decisión 344), y, en este caso particular, la FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL estaría utilizando la misma marca comercial que la utilizada durante más de diez (10) años por la productora y comercializadora de flores, induciendo al público a error en cuanto a la naturaleza de los productos que se comercializan.

 

3.- Pruebas

 

                                      Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción (folios 187 a 201).

 

                                      II. ALEGATOS DE CONCLUSION

 

                                      1ª. La sociedad actora descorrió el traslado para tal fin, mediante escrito en el que nuevamente pone de manifiesto los argumentos expuestos en la demanda y agrega que los signos en conflicto no son iguales, por lo tanto, la marca solicitada es plenamente registrable para distinguir productos de la clase 42. (folios 204 a 1207). 

 

                                      2ª. La demandada, de manera sucinta, reiteró las razones de defensa de los actos acusados que expuso con ocasión de la contestación de la demanda y agregó que aparece plenamente demostrada la similitud de las marcas en mención y que en virtud de ello la marca solicitada resulta irregistrable a la luz del artículo 83, literal a), del Acuerdo de Cartagena. Termina solicitando, entonces, que no se tengan en cuenta las declaraciones y peticiones formuladas por la actora.( folios 209 a 210).

 

                                      III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

 

                                      EL Procurador Noveno Delegado ante la Corporación intervino mediante escrito en el cual manifiesta que se atiene a los términos de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 211).

 

                                      IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL

 

                                      Para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 61 de la Decisión 184 de 19 de agosto de 1983 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, habida cuenta de que la demanda se fundamenta en disposiciones marcarias de orden comunitario, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de las normas invocadas en los cargos, la cual se surtió bajo la referencia Proceso 13-IP-98, que obra a folios 229 a 243, teniendo como temas de análisis el del concepto de marca, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable (la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica), el riesgo de confusión, las reglas o criterios para la comparación de signos, criterios auxiliares para comparar marcas denominativas y mixtas, signos y productos o servicios, y restricción de los productos en la solicitud.

 

                                      La Sala hará aplicación de los lineamientos y conclusiones de esta sentencia interpretativa, en lo que sea pertinente, en las consideraciones de la sentencia.

 

IV. CONSIDERACIONES

 

                                      1ª. El problema  básico que se plantea en el primer cargo de la demanda, es el de la registrabilidad del signo “EL ROSAL”(mixta) como marca comercial para distinguir productos de la clase 42 de la clasificación internacional de Niza (varios, con la restricción propuesta por el solicitante de la marca a servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos), cuyo registro pretende la sociedad actora a su nombre, teniendo en cuenta la posible confundibilidad con la marca denominativa “FLORES EL ROSAL”, registrada en favor de la sociedad FLORES EL ROSAL LTDA., para distinguir los productos de la misma clase 42 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, sin restricción alguna, y vigente hasta el 31 de diciembre de 1.996. 

 

                                      Esta cuestión fue examinada en la primera de las resoluciones acusadas, de forma oficiosa, puesto que no hubo oposición a la solicitud de registro objeto del acto acusado,  poniéndose de presente que entre la expresión EL ROSAL, que se solicitaba, y la marca FLORES EL ROSAL, registrada por un tercero, existía similitud ortográfica y fonética que inducía al público consumidor a error, y que la primera se encuadraba dentro de la causal de irregistrabilidad específicamente contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. Por lo tanto, resolvió negar el registro solicitado (folio 36).

 

                                      Estas consideraciones fueron ampliadas en la resolución subsiguiente, a propósito de decidir el recurso de apelación que la interesada interpuso contra aquélla.

 

                                      Al punto se tiene que el literal a) del artículo 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que la actora da como violado porque no se tuvo en cuenta el cambio de legislación con la Decisión 344, a la letra dice:

 

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

 

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

 

 

                                      2ª. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el punto de la confundibilidad, que es el núcleo del problema, señala que “Esta norma prohibitiva ratifica el concepto de la ‘especialidad de la marca’, que ampara la protección no al universo de productos sino con aquel grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque estos se encuentren especificadas en otra clase del nomenclator’, y agrega que “La confundibilidad, uno de los problemas más frecuentes y de complicada solución no tienen fórmulas precisas y sacramentales para establecer su existencia y es el criterio propio del administrador o del juez el que prima en cada caso. Sin embargo ese criterio no debe ser absoluto ni arbitrario”’, ya que para la formación del mismo existen reglas que la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal han delineado, las cuales pasa a indicar a renglón seguido y aluden a los ya conocidos campos visual, auditivo e ideológico, poniendo de presente que para poder concluir sobre la confundibilidad entre dos signos hay que precisar más sus semejanzas que sus diferencias, para evitar la posibilidad de error, de allí que el examen deba partir de un análisis comparativo global entre ellas.

 

                                      Descendiendo al caso, el Tribunal comenta que en los signos confrontados advierte que el término “FLORES” no es la característica esencial o la palabra que imprima distinción al signo denominativo  “FLORES DEL ROSAL”, ya que por su generecidad no sería apropiable por persona alguna con carácter exclusivo, y el vocablo no cumpliría tampoco la función diferenciadora o distintiva del signo, por ser precisamente genérico.

 

                                      Concluye que la dimensión más característica de los signos enfrentados que constituyen el elemento predominante y que serviría de punto de comparación, es el término “EL ROSAL” que, por su identidad visual, conceptual y gráfica, desvirtúa toda regla de comparación. Lo idéntico se contrapone a semejante o similar, y ‘descarta por sí mismo toda regla para establecer una comparación diferenciada entre dos signos’, ‘pudiéndose establecer dicha identidad prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto’ (folios 236 a 238)

 

                                      Como quiera que el primer paso para proceder a comparar dos marcas es precisar su carácter o tipo, se puede decir al respecto que la maraca que se pide registrar es una marca mixta, mientras que la registrada era denominativa.

 

                                      Es pertinente destacar que el Tribunal indica que en las marcas mixtas (las compuestas por una denominación y un gráfico, como la solicitada), el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de la misma, porque la palabra es el medio más eficaz para que el consumidor o usuario pida o solicite la marca; y si en el proceso de comparación sobresale la denominación en la mixta, procede, entonces, la comparación entre esta marca y la denominativa, tomando como base los elementos denominativos (folio 239).

 

                                      Bajo éstos parámetros, y siguiendo las reglas básicas para ello (comparación de conjunto, examen en forma sucesiva y no simultánea, tener en cuenta como consumidor la naturaleza del producto, y tener en cuenta las semejanzas  y nos las diferencias - folio 179) la comparación entre las marcas del sub lite arroja en primer orden la situación de identidad a que alude el Tribunal, toda vez que a más de que la expresión FLORES EL ROSAL se reduce a la de EL ROSAL, por la genericidad y consecuente carencia de distintividad  de la palabra flores ocurre que el gráfico que ésta contiene no presenta distintividad o significación especial, por cuanto consiste en la imagen de unas rosas y un conjunto de frutas (una manzana, uvas, una piña y otras), la cual no denota un concepto único, o que pueda utilizarse, en lugar de la parte denominativa, para solicitar los servicios que se buscan distinguir con la marca, más cuando parte del gráfico se corresponde con el concepto del vocablo EL ROSAL.

 

                                      Es decir, que la marca EL ROSAL (mixta), además de ser idéntica en su parte denominativa con la marca FLORES EL ROSAL, su elemento gráfico carece de toda posibilidad de tener predominio sobre el elemento denominativo, por consiguiente, no afecta la identidad advertida entre las expresiones de ambas marcas, y antes, en parte, la reafirma.

 

                                      En lo concerniente al criterio que echa de menos la actora en el acto causado, esto es, el de atender la especificidad de los productos y no de la clase, toda vez que no tuvo en cuenta la restricción con que formuló la solicitud de registro, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera, respecto de lo primero que “el concepto de clase a que hacía referencia la Decisión 85, se ha ampliado para la protección de una marca común u ordinaria, a concepto de producto, por lo que al examinar los que serán protegidos no se ha de fijar exclusivamente en la clase, sino en la similitud entre los mismos partiendo de varios conceptos o puntos de comparación.

 

                                      Y sobre lo segundo (la restricción de los productos), que “Si el titular de una marca ha querido el registro para todos los productos de la clase del nomenclator, aunque en principio pueda limitar su uso a uno o varios de ellos, no se descarta la posibilidad de que con el tiempo extienda su utilización a los demás productos, originándose, entonces, una confusión entre signos y productos para las dos marcas.”

 

                                      Agrega que el legislador ha previsto esta situación prohibiendo el registro de una nueva marca, toda vez que no se le puede impedir al titular anterior, precisamente por la falta de restricción, que más tarde extienda el uso para los servicios hasta los que ahora se ha limitado en la nueva solicitud. Diferente situación se presentaría, si el titular también limitara el uso solamente a flores, caso en el que el uso posterior de los dos signos no generaría confusión de un mismo signo para productos  o servicios diferentes o distintos.

 

                                      Todo lo anterior conduce a que la Sala deba concluir que ni el gráfico de la marca EL ROSAL (mixta), ni la restricción con la que la actora solicitó su registro, son suficientes ingredientes para eliminar su identidad con la marca denominativa FLORES EL ROSAL y, por lo tanto, el riesgo de confusión que se pueda presentar entre las marcas aquí comparadas y los productos o servicios que tienen la virtud de llegar a distinguir, teniendo en cuenta que como lo dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia dictada para el caso, “la confusión es un fenómeno eventual o de riesgo y como tal puede ocurrir en el futuro”, de suerte que se configura la causal de irregistrabilidad en que se sustenta el acto acusado, la del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

 

                                      En estas circunstancias se descarta la violación de las normas superiores invocadas y, en consecuencia, se desestiman los cargos, y con ello las pretensiones de la demanda.

 

                                      En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

F A L L A :

 

                                      NIEGANSE las pretensiones de la demanda.

 

DEVUELVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

 

                                      Cópiese, notifíquese y cúmplase.

 

                                      La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 1º de junio del año 2.000.

 

 

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA       GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

                   Presidente

 

OLGA INES NAVARRETE BARRERO     MANUEL S. URUETA AYOLA