PATENTES DE INVENCION - Observaciones de forma y de fondo / EXAMEN DE FORMA - Su improcedencia genera declaración de abandono de la solicitud / EXAMEN DE FONDO - Comprende novedad, nivel inventivo y aplicación industrial
A
juicio de esta Corporación, el hecho de que en el primer examen de forma se le
haya dicho a la actora que, "En el pliego
reivindicatorio se deben excluir las reivindicaciones relacionadas con las
estaciones base y móvil, pues el titulo y la descripción se refieren a un método
para mejorar el funcionamiento en un sistema de radiocomunicación, por lo que
consideramos que dichas reivindicaciones no tienen fundamento', no puede
interpretarse como observaciones de fondo presentadas a su solicitud de patente
de invención, dado que, tal y como lo sostienen la entidad demandada y el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el examen de fondo se debe
examinar si lo definido por el pliego reivindicatorio es novedoso o no, si tiene
altura inventiva o no y si tiene aplicación industrial o no, aspectos a los
cuales en manera alguna se refirieron las cuestionadas observaciones. De acuerdo con las prácticas internacionales
(ver guía de examinación de patentes de la OMPI) se acepta una única
reivindicación de uso de un sistema (en este caso). Presentar nuevo pliego reivindicatorio,
era procedente, razón por la
cual al no haber sido tenida en cuenta por la parte actora, argumentando la
misma, llanamente, que ello era una cuestión de fondo, la entidad demandada bien
hizo al declarar abandonada la solicitud de patente de invención presentada por
aquélla, pues la solicitante no allegó la documentación que le fue requerida
respecto de las tantas veces citadas reivindicaciones. La Superintendencia de Industria y
Comercio no se pronunció respecto de la novedad, nivel inventivo, aplicación
industrial y licitud de la solicitud de patente mencionada, únicos aspectos a
los que, de acuerdo con lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, no podía referirse la entidad demandada en su examen de
forma.
CONSEJO
DE ESTADO
SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
PRIMERA
Consejero
ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Santa Fe de Bogotá, D.C., seis de julio de mil
novecientos noventa y nueve.
Radicación
número: 4152
Actor:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por Telefonaktiebolaget LM Ericsson, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C. C. A., contra las Resoluciones núms. 1948 de 30 de noviembre de 1995 y 1305 de 2 de julio de 1996, por medio de las cuales, respectivamente, se ordenó archivar la solicitud de privilegio de patente de invención contenida en el expediente núm. 94-049.647 elevada por la demandante y se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera de las citadas, en forma negativa, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. A título de restablecimiento del derecho solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio continuar el trámite de la solicitud de privilegio de patente del producto denominado "Modo dormido mejorado en sistemas de radio de comunicación" (del inglés "Enhanced Sleep Mode In Radio Communication Systems"), presentada por la sociedad demandante.
a.- Los hechos de la
demanda
Los
hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en
forma resumida, los siguientes:
1°.-
El 31 de octubre de 1994, la sociedad
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, domiciliada en Estocolmo (Suecia),
presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de
ddIndustria y Comercio una solicitud de patente de invención cuyo título es
"Modo dormido mejorado en sistemas de radio comunicación' (en inglés, "Sleep
Enhanced Mode in Radio Communications Systems"), solicitud a la que le
correspondió el número de radicación 94-049.647.
2°.
Con el formato de solicitud se presentaron los documentos exigidos en la
Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, valga decir, el
capítulo descriptivo, el capítulo reivindicatorio, los dibujos necesarios, el
extracto para publicación, las tarjetas de propietario y de archivo temático, y
la protocolización del poder respectivo.
3º. Mediante auto de fecha
22 de noviembre de 1994 fue concedido un término de treinta (30) días hábiles
para que se presentara respuesta a las observaciones y se complementaran los
antecedentes formales de la solicitud de patente. Dicho término vencía el 5 de enero de
1995 y el 26 de diciembre de 1994, en ejercicio de la facultad contenida en el
primer inciso del artículo 22 de la Decisión 344 y cumpliendo con lo normado por
el artículo 5º. del Decreto 117 de 1994, el apoderado de la sociedad solicitó
una prórroga del mismo por treinta (30) días adicionales, hasta el 17 de febrero
de 1995, pagando al mismo tiempo la tasa correspondiente a la prórroga, la cual
fue concedida.
4º.
En el auto anteriormente identificado se mencionaban errores respecto de la
numeración de las figuras, la calidad de las mismas e incluso el hecho de que
algunas de ellas llevan letreros en otro idioma. Además, el examinador técnico dice que,
' ... en el pliego reivindicatorio se
deben excluir las reivindicaciones relacionadas con las estaciones base y móvil,
pues el título y la descripción se refieren a un método para mejorar el
funcionamiento en un sistema de radiocomunicación, por lo que consideramos que
dichas reivindicaciones no tienen fundamento. De acuerdo con las prácticas
internacionales (ver Guía de Examinación de Patentes de la OMPI) se acepta una
única reivindicación de un sistema (en este caso) ".
5°.
Dentro del término legal el apoderado de
la demandante procedió a dar respuesta a los requerimientos del examinador
técnico, y en los puntos 4) y 5) de su escrito contestó las observaciones
relativas a las reivindicaciones.
6 ° .Los artículos 21 y 22 de la Decisión 344 y el Decreto Reglamentario
117 de 1994 le otorgan competencia a la División de Nuevas Creaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio para que el primer examen que se
realice de una solicitud de patente de invención sea únicamente sobre los
aspectos formales, esto es, que dicha solicitud cumpla con todos los requisitos
exigidos en los artículos 13 y 14 de la citada Decisión y 31 y 41 del Decreto
117 de 1994. Por lo tanto,
cualquier pronunciamiento que un examinador técnico efectúe en el primer examen
sobre el contenido (no sobre la forma) de las reivindicaciones, está por fuera
de sus facultades. En este primer
examen, por ejemplo, puede objetarse el modo como una reivindicación se
encuentra redactada, o que una reivindicación no debe ser dependiente de otra,
pero en ningún caso puede hacerse mención al hecho de que una reivindicación
deba retirarse porque el examinador ' ... considere que no tiene
fundamento".
7°. El artículo
27 de la Decisión 344 establece cuál es el momento en que el examinador debe
entrar a analizar si la solicitud es o no susceptible de patente y es en esta
oportunidad - y no en otra - cuando se requiere determinar si una reivindicación
tiene o no fundamento.
8°. Por
esta razón, en los puntos 4) y 5) de la respuesta dada por el apoderado de la
demandante a las observaciones del examinador técnico aquél manifestó que las
relacionadas con el contenido de las reivindicaciones relativas a las estaciones
base y móvil y las reivindicaciones de uso de un sistema se encontraban fuera de
la competencia del examinador, por ser el primer examen meramente formal. No obstante lo anterior, se hizo
claridad sobre la función de las
estaciones base y móvil en el contexto de la patente solicitada y se aclaró la
necesidad de que dichas estaciones fuesen reivindicadas como parte integrante de
la materia sobre la cual se solicita protección.
9°. Mediante
Resolución núm. 1948 de 30 de noviembre de 1995, la entidad demandada ordenó
archivar la solicitud de privilegio de patente de invención solicitada por la
sociedad actora, la cual interpuso el recurso de reposición que fue resuelto a
través de la Resolución 1305 de 2 de julio de 1996,
confirmándola.
10°. De acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 22 de la Decisión 344 la decisión adoptada es errada, pues en aquél se
recalca que el primer examen debe ser formal y que la solicitud solamente puede
ser considerada abandonada si los antecedentes y requisitos formales no son
cumplidos e igualmente si no se dio respuesta a las observaciones del
examinador.
11º. Si se repasa todo el expediente
contentivo de la solicitud de patente de invención presentada por parte de la
demandante, se establece que todos los requisitos formales exigidos por la ley
fueron cumplidos y que se dio respuesta a las observaciones del examinador en la
forma y tiempo debidos. Con la
orden de archivo del expediente se producen graves perjuicios a la sociedad, por
cuanto peligra la protección de la patente de invención que se solicitó bajo las
normas comunitarias, conculcando así su legítimo derecho, que deberá ser
restablecido.
b.- Las normas
presuntamente violadas y el concepto de la
violación.
La
demandante cita como violados expresamente los artículos 29 de la Constitución
Política; 1º., 12, 13, 14, 15, 21, 22, 26 y 27 de la Decisión 344; y 5º., 6º.,
7º., 8º. y siguientes del Decreto 117 de 1994, por las razones que, en forma
resumida, se expresan a continuación (fls. 10 a 13):
Los
artículos 21 a 29 de la Decisión 344 explican el trámite que debe seguir toda
solicitud de patente, de los cuales se desprende que presentada una solicitud de
privilegio de patente, la Superintendencia de Industria y Comercio debe proceder
a realizar un examen puramente formal de la misma para verificar si la
documentación exigida se encuentra completa y acorde con lo exigido por las
normas comunitarias. Verificado
dicho examen preliminar, si la citada entidad encuentra que hacen falta
documentos otorgará al interesado un término de treinta (30) días para efectos
de corregir o completar la solicitud inicial, término prorrogable hasta por otros
treinta (30) días, a solicitud del interesado. Si pasado dicho término la solicitud no
es completada se entenderá abandonada y se ordenará el archivo del
expediente. Lo anterior es lo que
debe entenderse como el examen preliminar que se practica con miras a establecer
si la solicitud reúne las exigencias formales para establecer la admisibilidad
de la solicitud y la iniciación del trámite de patente
respectivo.
Sin
embargo, la entidad demandada profirió el acto administrativo inicial fundada en
un argumento de hecho que atenta contra el espíritu de las normas comunitarias
en materia de propiedad industrial, contenidas en las Decisiones de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena.
En
efecto, la solicitud de patente de privilegio presentada por la demandante fue
objeto del examen de forma respectivo y el examinador formuló varias
observaciones, las cuales se referían, entre otras cosas, a las reivindicaciones
que se presentan como soporte de la solicitud, observaciones que no fueron
aceptadas por la actora, aduciendo que el estudio formal preliminar practicado
por el examinador no podía extenderse al contenido de tales reivindicaciones,
por cuanto éstas serían objeto de estudio en otra oportunidad diferente "del
trámite de patentes".
Puede
decirse, entonces, que el examinador extendió su revisión más allá de lo
permitido por el articulo 21 de la Decisión 344 de 1993, pues no se limitó a
estudiar si la solicitud se presentó en forma completa, como en efecto se hizo,
sino que extendió su estudio al fondo de las reivindicaciones que, como lo prevé
el artículo 27 de la citada Decisión, son objeto de debate una vez efectuada la
publicación de que trata el artículo 23 ibídem.
No
obstante lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio mantuvo su
posición y profirió la Resolución núm. 1948 de 30 de noviembre de 1995,
considerando que las observaciones formuladas por el examinador inicial no
habían sido atendidas dentro del plazo previsto por el artículo 22 de la
Decisión 344, y que, por lo tanto, era procedente aplicar la presunción de
abandono contenida en el inciso final del citado artículo 22, ordenando el
archivo del expediente.
Dicha
resolución fue notificada y recurrida en debida forma, aduciéndose en el recurso que los
documentos exigidos por las normas comunitarias se encontraban completos y que
la orden de archivo por presunción de abandono era ¡legal, por no encontrarse
sujeta a los fundamentos de hecho que debían soportarla.
Dicho
recurso fue desatado por la Resolución núm. 1305 de 2 de julio de 1996,
aduciendo la entidad demandada que el examen preliminar si se ajustó a lo
normado por los artículos 21 y siguientes de la Decisión
344.
Dicho
argumento no puede ser de recibo si se estudia en conjunto el contenido de la
Decisión 344, la cual es clara al definir los pasos que debe seguir toda
solicitud de patente y las decisiones que pueden tomarse en cada uno de
ellos. Es claro que dentro de los
quince (15) días siguientes al del recibo de la solicitud respectiva se debe
practicar un primer estudio de forma a fin de determinar, "' ... si ella se
ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión". Por otra parte, el artículo 26 ibídem
prevé que, "Si dentro del plazo
previsto en el artículo anterior se hubieren presentado observaciones, la
oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de
treinta días hábiles contados a partir de la notificación… haga vale, si lo
estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte
nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención...” A su turno, el artículo 27 establece
que, "vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 ó 26, según fuere el
caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o
no patentable...”
Visto
lo anterior, no resulta difícil concluir que el estudio formal y el de fondo se
verifican en oportunidades diferentes, no siendo ajustado a derecho que en el
examen preliminar se efectúen, como lo hizo la Superintendencia, consideraciones
que deben ser objeto del examen de fondo.
Se concluye que la entidad demandada interpretó en forma errada el
contenido y alcance del articulo 21 de la Decisión 344, al practicar en el
examen preliminar de forma consideraciones que debían ser objeto del examen de
fondo de la solicitud de patente, conculcando con ello el procedimiento fijado
en la ley e impidiendo el normal desarrollo del trámite de la solicitud, en
contra de los legítimos intereses de la sociedad
demandante.
c.-
Las razones de la defensa
El
apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 150 a 152)
expresa que los actos acusados se encuentran ajustados a la normatividad, habida
cuenta' de que después del requerimiento formulado a la actora la solicitud
continuó presentando defectos técnicos de forma, los cuales se encuentran
consignados de manera clara en el concepto técnico núm.
476.
En
la actuación administrativa adelantada se siguió el debido proceso y se le
otorgaron a la parte interesada plenas garantías para el ejercicio del derecho
de defensa que le asistía.
d.-
La actuación
surtida
De
conformidad con las normas previstas en el C. C. A., a la demanda se le dio el
trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen
destacarse las siguientes actuaciones:
Por
auto del 17 de enero de 1997 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite
correspondiente (fl. 26).
Por
auto visible a folio 173 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las
pedidas por las partes.
Dentro
del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los
apoderados de la parte actora y de la entidad demandada (fls. 181 y 178,
respectivamente).
Mediante
proveído del 1° de agosto de 1997 se ordenó la suspensión del proceso y someter
el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena, el cual, mediante providencia de 8 de junio de 1998 dio
respuesta a la solicitud de interpretación de las normas comunitarias aplicables
al caso (fls. 205 a 215).
II.-
EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El
Procurador Delegado ante esta Corporación no rindió
concepto.
III.- CONSIDERACIONES DE LA
SALA
1ª. De la lectura de los hechos narrados
en la demanda y de la del concepto de violación, se desprende que las normas que
considera violadas la parte actora y frente a las cuales expresó el concepto de
violación son los artículos 13, 14, 21, 26 y 27 de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto es el
siguiente:
"Artículo
13.
- Las
solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la
oficina nacional competente y deberán contener:
"a)
Identificación
del solicitante y del inventor.
"b)
El
título o nombre de la invención.
"c)
La
descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la
materia pueda efectuarla.
“…
d) Una o
más reivindicaciones que precisen la, materia para la cual se solicita la
protección mediante la patente.
"e)
Un resumen con el objeto y finalidad de la invención, y
'f)
El comprobante de haber pagado la tasa de presentación
establecida.
"La
ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo,
ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente
como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de
presentación.
"Artículo
14.-
A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su
presentación:
"a) Los poderes que fueren
necesarios;
"b)
Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique
prioridad, señalándola expresamente, y
"c)
Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los países
miembros del acuerdo de Cartagena.
Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia
no comprendida en tal solicitud”.
"Artículo
21.-
Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los
quince días hábiles a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales
indicados en la presente decisión.
"Artículo 22.-
Si del examen resulta que la solicitud no
cumple con los requisitos a los que hace referencia el articulo anterior, la
oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que
el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes
dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de
notificación. Dicho plazo será
prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su
prioridad.
'Si
a la expiración del término señalado el peticionario
no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los
antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la
solicitud
"Artículo 27.- Vencidos
los plazos establecidos en los artículos
25 ó 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a
examinar si la solicitud es o no patentable.
'Si durante el examen de fondo se encontrara que existe la posible
vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se
necesitan datos
o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito
al solicitante para que dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir
de la notificación, haga valer los argumentos y, aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el
requerimiento en el plazo señalado su solicitud se considerará
abandonada'.
2ª. De
acuerdo con el concepto de violación de las normas contenidas en la Decisión
344, expresado por el apoderado de la sociedad actora, el punto central de la
controversia consiste en determinar si la solicitud de patente de invención fue
rechazada por razones de fondo o, si por el contrario, se rechazó por razones de
forma, como lo afirma la entidad demandada.
Sustenta
su afirmación la demandante, en el hecho de que, a su juicio, en el primer
examen de forma realizado por la División de Nuevas Creaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio a su solicitud de patente de invención
se le hicieron, además de observaciones de tipo formal, para lo cual sí era la
oportunidad, observaciones de fondo que no eran procedentes en la misma
oportunidad.
A
folio 94 del expediente obra el primer examen de forma, "CONCEPTO TECNICO No.
896", en el que se dejó dicho:
'Observaciones
y otros: En la página 17, línea 18, se indica que la figura 6 ilustra un
proceso, lo cual, está en contraria con lo que se dice en las páginas 6 última
línea, y, página 20 líneas 6 y 7, con relación en dicha figura 6. Hacer la
corrección que sea necesaria.
'En
la página 20 línea 8 se habla de una estación base 110 y una estación base 120, esto
es incorrecto según se observa en la
figura. Hacer la corrección correspondiente.
"Los
folios objeto de correcciones deben remplazarse totalmente.
"Las
figuras anexadas son de calidad deficiente e incluyen letreros en otro
idioma. Se deben realizar los
dibujos técnicamente a tinta indeleble y no incluir letreros en otro idioma
diferente al castellano. Allegar nuevos dibujos.
"En
el pliego reivindicatorio se deben excluir las reivindicaciones relacionadas con
las estaciones base y móvil, pues el título y la descripción se
refieren
a un método para mejorar el funcionamiento en un sistema de radiocomunicación, por lo que consideramos que dichas reivindicaciones
no tienen fundamento. De
acuerdo con las prácticas internacionales (ver guía de examinación de patentes
de la OMPI) se acepta una única reivindicación de uso de un sistema (en este
caso). Presentar nuevo pliego
reivindicatorio.
"De
acuerdo al punto anterior, remplazar los formatos P-103 extracto y R-104 tarjeta
blanca.
"Hace
falta el arte final en dos reducciones fotográficas de 12 X 12 y una copia 6 X 6
del dibujo más representativo de la solicitud".
Para
responder las anteriores observaciones la sociedad demandante, de conformidad
con lo establecido en el artículo 22 de la Decisión 344, solicitó una prórroga
al término inicial (treinta días), el cual le fue
concedido.
La
respuesta a las observaciones antes transcritas se encuentra a folios 100 y 101
del expediente, en los siguientes términos:
"En relación con el Expediente de la referencia y dando cumplimiento a la
última providencia recaída sobre este asunto me permito manifestarles lo
siguiente:
1. Acompaño el folio 17
debidamente corregido, en, el se que remplazó la Figura 6 por la Figura
3.
“'2. Acompaño el folio 20
debidamente corregido.
“3. Acompaño un nuevo juego
de dibujos debidamente realizados y corregidos.
“4. De acuerdo con el
articulo 21 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el primer
examen realizado por esa oficina a una solicitud de patente debe ser
formal,
y el suscrito considera que el concepto
técnico No. 896 al referirse a las reivindicaciones relacionadas con las
estaciones base y móvil se encuentra incursionando en aspectos de fondo y de
patentabilidad que en ningún caso pueden ser objeto del examen de
forma.
“Sin embargo, para dar mayores luces a los Señores Examinadores me
permito informarles que de acuerdo con el contenido de esta patente la operación
en un sistema de radiocomunicación es mejorada. De acuerdo con esto, el sistema de
radiocomunicación, para poseer algún significado, debe incluir componentes tales
como estaciones y móvil.
"La estructura de estas estaciones se encuentra representada en la Figura
6 que sirve de fundamento para las respectivas reivindicaciones, así como las
páginas 20 y 21.
“En general, toda la descripción se refiere a la operación de una
estación móvil en conjunto con la
de una estación base.
“5. En lo que hace a las reivindicaciones de
uso de un sistema me atengo a lo expresado en el punto anterior en el sentido de
que tal observación corresponde a un examen de fondo y por tal motivo no debe
considerarse en el primer examen de forma.
“6. Acompaño el arte final
por triplicado”
La
División de Nuevas Creaciones realizó un segundo examen de forma, contenido en
el "CONCEPTO TECNICO No. 476", donde se concluyó que 'la figura No 3 y las reivindicaciones, y en
consecuencia el extracto y la tarjeta blanca no cumplen los requisitos técnicos
mínimos de forma. El examinador
considera necesario agregar que, si el representante o el interesado no
comprendió el requerimiento de la oficina, dentro del término legal establecido,
el apoderado bien pudo acercarse a pedir aclaración adicional, como lo realizan
(ocasionalmente) otras firmas. Su
respuesta a las observaciones del primer examen No es
aceptable”.
Las
observaciones contenidas en el segundo examen de forma fueron reproducidas en la
Resolución núm. 1305 de 2 de julio de 1996, a través de la cual se resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 1948 de 30 de
noviembre de 1995, mediante la cual se archivó la solicitud de privilegio de
patente de invención presentada por la sociedad actora,
así:
"Sea
lo primero advertir que mediante auto No l. 469 del 22 de noviembre de
1994...
se requirió al solicitante para que en el
término de 30 días hábiles formulara sus observaciones o complementara los
documentos solicitados, toda vez que en el examen preliminar de la solicitud se
efectuaron reparos de carácter técnico.
"Ahora
bien, si bien es cierto que el solicitante dio respuesta al requerimiento, la
solicitud aún presenta defectos técnicos de forma que afectan la validez y
alcance de la misma, los cuales se encuentran consignados en el segundo examen
de forma..., tal como se mencionó en la resolución cuya validez se cuestiona, y
sobre los cuales el ¡repugnante no presentó argumento alguno. Veamos:
"Por
ejemplo, las reivindicaciones 3, 6 y 8, dependientes de la 1, no aclaran pasos
del método definido en aquella, sino que reclaman características físicas del
equipo usado para llevar a cabo el método; es decir, se pretende definir una
cosa por otra, cuestión que además de no ser permitida, de acuerdo con la
práctica común de la oficina, es técnicamente inaceptable.
Algo similar sucede con las reivindicaciones 14, 15, 32 a 34, etc. Las reivindicaciones 2, 4, 5, 7, 17, 19, 21, 47, 50 a 53 agregan elementos a
sus referencias, lo cual indica que la
reivindicación independiente a la que están subordinadas están incompletas y no
definen una solución general y completa, lo cual, tampoco se admite. De ahí, que lo que se pretendía, al
requerir un nuevo pliego que definiera en forma clara, concisa y precisa el
alcance de la protección solicitada, era dar cumplimiento al artículo 13 inciso
d) de la decisión 344, 'una o más reivindicaciones que precisen la materia para
la cual se solicita la protección.... requisito que de ninguna manera, se cumple por las razones antes
anotadas. Por lo demás, de acuerdo
con la práctica común de la oficina, y el Manual del Invento, página 18, hay dos
clases de reivindicaciones: de
producto y de
procedimiento, no siendo aceptadas las que pretenden definir el producto
por el procedimiento, o viceversa.
"Referente al argumento del recurrente según el cual el concepto técnico
No 896 al referirse a las reivindicaciones relacionadas con las estaciones base
y móvil, se encuentra incursionando en aspectos de fondo y de patentabilidad,
que en ningún caso pueden ser objeto del examen de forma, vale la pena no perder
de vista que en el primer examen solicitó la revisión y
la precisión de todo el pliego
reivindicatorio, debido a la carencia de concordancia con el título y el
contenido de la descripción, y a la falta de soporte en la descripción para
reclamar las estaciones base y móvil, advirtiéndosele que ello podría conllevar
a la denegación de esas reivindicaciones en el examen de fondo, siendo
indispensable, por ende, que en la respuesta al requerimiento se mostrase que
dichas reivindicaciones sí tenían soporte en la
descripción.
"En este punto es importante anotar que las anteriores peticiones son de
forma y no de fondo, como lo pretende hacer creer el impugnante, como quiera que
es la misma legislación andina la que establece que en el examen de fondo se
examina si lo definido por el pliego reivindicatorio es novedoso o no, si tiene
altura inventiva o no y si tiene aplicación industrial o no; y ninguno de esos
tres requisitos fueron estudiados en dicho primer examen de forma. Se requirió la revisión del pliego
porque este no precisa el alcance de la protección solicitada, y por su falta de
concordancia, con el título y la descripción, se reitera, en atención al
artículo 13 de la tantas veces mencionada legislación andina.
"No obstante lo anterior, la demostración presentada por el apoderado no
se ajustó a lo solicitado; ello se observa con las reivindicaciones 2 a 7, 14,
15, 1 7, 19, 30, 32 a 34, 36 a 38, 40 a 42, 44 a 48 y 50 a 53 que no
delimitan o aclaran una etapa del método, por referirse a la composición o una
cualidad del equipo totalmente inaceptable. Por lo demás, hay una iteración de reivindicaciones, permanente e innecesaria, por ejemplo, son iguales las reivindicaciones 18 y 20, 19 y 21,
etc. Por su parte, la figura No 3 y
las reivindicaciones, y en consecuencia el extracto y la tarjeta blanca tampoco
cumplen los requisitos técnicos mínimos de forma. Así las cosas, este Despacho no
encuentra reparo, desde el punto de vista jurídico, a la decisión de archivar la
presente solicitud".
Por
su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la
interpretación prejudicial de las normas comunitarias contenidas en la Decisión
344 que la actora considera violadas, expresó:
“Entre
los requisitos señalados por el
artículo 13 para las solicitudes está el de
'una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual
se solicita la protección mediante la patente'.
"Es
necesario precisar que las reivindicaciones son totalmente determinantes en este
tipo de solicitudes, pues permiten delimitar la invención y así establecer
si
la misma es o no
patentable.
'Se
puede afirmar entonces que su objetivo es
fijar contenido, y es por ello que
exige la norma que estas reivindicaciones
deben precisar la materia..., con lo cual, lo que se busca es que se definan en
forma clara, concisa y precisa,.. Para lo que es absolutamente necesario que la autoridad competente para llevar a cabo
dicho trámite tenga certeza acerca del contenido de la invención, pues sólo así
podrá otorgarle la debida protección
jurídica.
“El artículo 21 de la Decisión 344..
señala la obligación de la oficina
nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la
solicitud de patente, que consiste en verificar si la solicitud reúne los
requisitos exigidos por el artículo 13 y si está acompañada de los documentos a
los que se refiere el artículo 14.
“En la sentencia dictada en el Proceso 6-IP-89..., el Tribunal,
refiriéndose a la Decisión 85 entonces en vigencia, se pronunció de la siguiente
forma:
“El examen preliminar previsto en el artículo 14 de la Decisión no
prejuzga sobre los resultados del examen definitivo de que trata el artículo
19...
En este primer examen, la oficina
nacional competente no está facultada para emitir juicio de valor sobre los
documentos que se han adjuntado a la solicitud. Su facultad se limita a
verificar si los documentos indicados en el artículo 12 fueron presentados junto
con la solicitud. El análisis de
fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo,
luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la
oportunidad de presentar observaciones.
Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventiva y si el
memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo
conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las
reivindicaciones y se complete la descripción se haya acumulado un número
excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero
alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que determine con precisión
el campo exacto de los derechos que se pretenden proteger con la patente. Con este examen lo que se busca, entre
otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de
reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a
las que no tiene derecho'.
"A
diferencia de este examen formal el segundo tipo de examen a que se refiere el
artículo 27 de la Decisión 344, el 'examen de fondo' consiste en verificar si la
solicitud reúne los requisitos de patentabilidad, es decir, si el invento cumple
con las condiciones objetivas de patentabilidad o sea la novedad, el nivel
inventívo, y la aplicación industrial, además de la licitud.
“Si
se pregunta cuáles son los límites que tiene el examinador técnico al estudiar
las formalidades de la solicitud, se puede decir que dicho estudio se encuentra
limitado por las características de que debe gozar un invento al realizar el
examen de fondo, es decir, la novedad, la altura inventiva y la aplicación
industrial Entonces en la medida en que el examinador no entre a estudiar esos
requisitos no está excediendo los límites impuestos ni las competencias
asignadas.
“…
"En
el caso en cuestión, la accionante fue requerida por la Dirección de Nuevas
Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que
complementara los antecedentes señalados en el examen de forma. La accionante dio respuesta a los
requerimientos del examinador técnico y contestó las observaciones respecto de
la reivindicaciones diciendo
que 'de acuerdo con el artículo 21 de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el primer examen realizado
por esa oficina a una solicitud de patente debe ser formal, y el suscrito
considera que el concepto técnico No. 896 al referirse a las reivindicaciones
relacionados con las estaciones base y móvil se encuentra incursionando en
aspectos de fondo y de patentabilidad que en ningún caso pueden ser objeto del
examen de forma'.
"En
virtud de dicha argumentación, no
complementó nada al respecto y en el segundo informe técnico el examinador
evidenció la misma falla, razón por la cual la solicitud fue
rechazada.
"Al
respecto podemos decir, que si bien es cierto que en el primer examen técnico el
examinador debe tener en cuenta sólo los aspectos formales, es la misma Decisión 344, literal d) la que
introduce en el requisito formal de que las reivindicaciones sean precisas
(precisen la materia). El
examinador para determinar si una solicitud cumple o no con este requerimiento,
no puede abstraerse del ámbito sustancial, del fondo del asunto, pues si lo
hiciera sena
' imposible determinar sí la
reivindicación es clara, precisa y concreta.
“Cosa
muy diferente, es que en aras de ese análisis entre a estudiar si la solicitud
tiene o no fundamento, lo que es tiene cuestión de fondo, que no le
corresponde. En el análisis de fondo se verifican tres
aspectos: a) si el pliego reivindicatorio es o no novedoso; b) si contiene
altura inventiva y c) si tiene aplicación industrial.
“...
"A
quien corresponde calificar si las respuestas a las
observaciones o el complemento son satisfactorias, es a la autoridad nacional competente, y no al
solicitante. Es pues el criterio de
la administración el que dirige el procedimiento para determinar la continuación
del trámite o el abandono de la solicitud, restando al solicitante presentar los
recursos propios internos que la norma nacional le proporcione para estos
casos.
‘...
cuando la oficina nacional competente
procede a efectuar el examen definitivo previsto en el artículo 19 (hoy artículo
27 de la Decisión 344), realiza un juicio de valor sobre las condiciones de
patentabilidad de la invención. Y
según este juicio sea favorable o desfavorable concederá o negará la patente.
Pero antes de proceder a efectuar
este segundo examen, la oficina nacional
competente debe examinar la descripción, las reivindicaciones y los planos y
dibujos y hacer al peticionario las observaciones que correspondan'
(Proceso 6-IP89 .. (las negrillas son de la
Sala).
3ª.
Es cierto, como lo afirma la demandante, que la oportunidad para presentar
observaciones de forma es después de admitida la solicitud (artículos 21 y 22 de
la Decisión 344) y que la oportunidad para presentar observaciones de fondo es
después de publicada dicha solicitud (articulo 27 ibídem).
No
obstante lo anterior, a juicio de esta Corporación, el hecho de que en el primer
examen de forma se le haya dicho a la actora que, "En el pliego reivindicatorio se deben
excluir las reivindicaciones relacionadas con las estaciones base y móvil, pues
el titulo y la descripción se refieren a un método para mejorar el
funcionamiento en un sistema
de radiocomunicación, por lo que consideramos que dichas reivindicaciones no
tienen fundamento', no puede interpretarse como observaciones de fondo
presentadas a su solicitud de patente de invención, dado que, tal y como lo sostienen la entidad
demandada y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el examen de
fondo se debe examinar si lo definido por el pliego reivindicatorio es novedoso
o no, si tiene altura inventiva o no y si tiene aplicación industrial o no,
aspectos a los cuales en manera alguna se refirieron las cuestionadas
observaciones.
Además,
como bien lo expresó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la sociedad
demandante se limitó a corregir parcialmente las observaciones y a expresar que
lo sostenido por la Superintendencia de Industria y Comercio era una cuestión de
fondo y, por lo tanto, no complementó las reivindicaciones, debiendo hacerlo,
pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, literal d) de la Decisión
344, la solicitud de patente deberá contener, 'una o más reivindicaciones que precisen la
materia para la cual se solicita la protección mediante la
patente'.
En
consecuencia, la observación presentada por la entidad demandada, en el sentido
de que, "se deben excluir las reivindicaciones relacionadas con las
estaciones base y móvil, pues el titulo y la descripción se refieren a un método
para mejorar el funcionamiento en un sistema de radiocomunicación, por lo que
consideramos que dichas reivindicaciones no tienen fundamento. De acuerdo con las prácticas
internacionales (ver guía de examinación de patentes de la OMPI) se acepta una
única reivindicación de uso de un sistema (en este caso). Presentar nuevo pliego reivindicatorio,
era procedente, razón por la cual al no haber sido tenida en cuenta por la
parte actora, argumentando la misma,
llanamente, que ello era una cuestión de fondo, la entidad demandada bien hizo
al declarar abandonada la solicitud de patente de invención presentada por
aquélla, pues la solicitante no allegó la documentación que le fue requerida
respecto de las tantas veces citadas reivindicaciones.
4ª.
Concluye la Sala que si bien la demandante contestó oportunamente las
observaciones a ella presentadas frente a la solicitud de patente de invención
denominada "Modo dormido mejorado en sistemas de radio de comunicación", también
lo es que no lo hizo en forma completa, sin que en la etapa gubernativa, como
tampoco en esta instancia judicial, haya logrado demostrar que la entidad
demandada le hizo una observación de fondo, pues, se reitera: La
Superintendencia de Industria y Comercio no se pronunció respecto de la novedad,
nivel inventivo, aplicación industrial y licitud de la solicitud de patente
mencionada, únicos aspectos a los que, de acuerdo con lo expuesto por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no podía referirse la entidad
demandada en su examen de forma.
En
mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA:
Primero.-
DENIEGANSE
las pretensiones de la demanda.
Segundo.-
En
firme esta providencia, archivase el expediente previas las anotaciones de
rigor.
COPIESE,
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Se
deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la
Sala en su sesión de fecha seis de julio de 1999.
JUAN
ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL
ARIZA MUÑOZ