MARCAS Y PATENTES / SEMEJANZA DE MARCAS - Existencia ente “FARLIN” y “DARLING” / COMPARACIÓN DE CONJUNTO DE MARCAS DENOMINATIVAS - Similitud ortográfica, fonética y auditiva / MARCAS DE FANTASIA - No evocan concepto alguno / RIESGO DE CONFUSIÓN - Imposibilidad de coexistir en el mercado por inducción al público en error / FARLIN / DARLING
A juicio de la Sala le asiste razón a la demandante cuando afirma que las normas anteriormente transcritas fueron desconocidas por la entidad demandada, dado que efectuada la comparación en conjunto entre los signos FARLIN y DARLING se concluye, sin lugar a dudas, que entre ellos existe similitud ortográfica, fonética y auditiva, de suerte tal que no pueden coexistir en el mercado sin inducir al público consumidor en error, máxime cuando uno y otro distinguen productos de la misma clase, esto es, de la clase 25. En efecto, siguiendo las pautas trazadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al comparar las expresiones FARLIN y DARLING, en conjunto, se advierte que la aquí controvertida es nominativa, al igual que lo es una de las marcas registradas, de propiedad de la sociedad demandante y, que si bien la otra marca, también de propiedad de la sociedad actora, es mixta, en ella predomina también el elemento denominativo DARLING. De otra parte, las marcas en conflicto son de las denominadas “de fantasía”, en la medida de que no evocan concepto alguno; adicionalmente, una y otra tienen en común cinco letras dispuestas en el mismo orden y cuya pronunciación evidentemente es muy similar, pese a que la marca que se controvierte no tiene al final la letra G, como sí la tiene la marca registrada con anterioridad, lo que se traduce en que ortográfica, fonética y auditivamente sean bastantes semejantes, razón por la cual, al colocarse esta Corporación en el lugar del público consumidor, concluye que de coexistir en el mercado podría pensarse que se trata de una misma marca o que tienen el mismo origen empresarial. Como lo ha sostenido el Tribunal Andino de Justicia, el signo que se confunda con otro ya registrado o con uno cuya solicitud de registro se encuentre en trámite no puede ser susceptible de registro, dado que al carecer de la fuerza distintiva requerida para ser considerado como marca, de permitirse su registro, se violentaría el interés del titular de la marca registrada o solicitada, al igual que el del público consumidor, como ocurre en el asunto examinado.
SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
PRIMERA
Consejera
ponente: OLGA INES NAVARRETE
BARRERO
Santa
Fe de Bogotá, D.C., veintisiete
de julio de dos
mil.
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para
resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada
por la sociedad Calzado Darling y Cía. Ltda., en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.,
contra la Resolución núm. 8391 de 21 de marzo de 1998, expedida por la División
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante
la cual declaró infundada la oposición formulada por la demandante contra la
solicitud de registro de la marca FARLIN y, en consecuencia, concedió el
registro de dicha marca a la sociedad Farling Industrial Co. Ltd.; y contra el
acto presunto negativo derivado del silencio de la Administración, por medio del
cual se resolvió, en forma negativa, el recurso de apelación interpuesto contra
la resolución anteriormente identificada.
I.-
ANTECEDENTES
a. Las pretensiones de la
demanda
La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados
y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se declare fundada la oposición presentada por la sociedad actora y se
niegue el registro de la marca FARLIN a nombre de la sociedad Farling Industrial
Co. Ltd., para distinguir productos
comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972; se
ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca
FARLIN para distinguir productos comprendidos en la clase 25; comunicar las
anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio para que se sirva dar aplicación al
artículo 176 del C.C.A.; y se expida copia de la sentencia para su publicación
en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
b.- Los hechos de la
demanda
Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones
son, en forma resumida, los siguientes:
1º. La sociedad Farlin Industrial Co. Ltd. solicitó el 28 de enero de 1993 el registro de la
marca FARLIN, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo
2º del Decreto 755 de 1972.
2º. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad
Industrial núm. 387, la sociedad Calzado Darling y Cía. Ltda. presentó demanda
de oposición al registro de la marca en cuestión.
3º. Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición
presentada por la sociedad actora y concedió el registro a la solicitante de la
marca FARLIN, mediante Resolución núm. 8391 de 21 de marzo de 1996.
4º. El 29 de mayo de 1996 se interpuso recurso de apelación contra la
resolución anteriormente citada, el cual a la fecha de la presentación de la
demanda no había sido resuelto, entendiéndose, por lo tanto, que la decisión es
negativa y que quedó agotada la vía gubernativa.
c.-
Las normas presuntamente violadas y el concepto de la
violación.
La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se
violaron las siguientes normas, por las razones que, bajo la forma de cargos, en
forma resumida, se expresan a continuación :
Primer cargo.- La entidad demandada violó el artículo 81 de la
Decisión 344, dado que ignoró que la marca FARLIN carece de la suficiente fuerza
distintiva para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional,
pues es totalmente confundible con el signo DARLING, que distingue productos y servicios idénticos o
similares fabricados y comercializados por la
demandante.
Segundo cargo.-
Se desconoció el artículo 83, literal a), ibídem, por cuanto la entidad
demandada, al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca
FARLIN, clase 25, determinó, en
forma indebida, que la misma cumplía con los requisitos previstos en las
disposiciones legales vigentes, es decir, que no incurría en causal alguna de
irregistrabilidad y, por ende, que no era confundible con las marcas DARLING
(nominativa y mixta), registradas con anterioridad para distinguir la misma
clase de productos.
Al comparar las marcas FARLIN y DARLING es evidente que presentan
identidad visual, ya que ambos signos son similares y confundibles; identidad
ortográfica, pues una y otra expresión coinciden en la combinación de la mayoría
de las letras que las componen; identidad gráfica, ya que ambos signos tienen
igual presentación; e identidad auditiva, en la medida de que presentan una muy
similar pronunciación fonética, identidad esta que es mayúscula, puesto que en
la lengua española cuando dos consonantes van articuladas consecutivamente en la
sílaba terminal de una palabra, la segunda consonante no es sonora, es decir, o
no se pronuncia, o no se percibe su pronunciación, como es el caso de las
sílabas LIN y LING, las cuales en nuestra lengua tienen idéntica pronunciación,
lo que trae como consecuencia que la confundibilidad sea
absoluta.
La División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que en las marcas en
conflicto predomina el elemento denominativo, razón por la cual la posibilidad
de inducción al público en error es altamente considerable. Adicionalmente, se
advierte que la identidad es aún más patente, si se considera que en el signo
FARLIN predomina el carácter denominativo, ya que está constituido por letras
sin ningún tipo de representación abstracta o figurativa que las acompañe, razón
por la cual la semejanza es incuestionable.
Tercer cargo.-
La entidad demandada vulneró, por falta de aplicación, los artículos 102 ibídem, 13 y 58 de la
Constitución Política, y 3º, inciso 6, del C.C.A., por cuanto ignoró los principios de igualdad y de
imparcialidad y no garantizó a la parte actora el derecho al uso exclusivo de
las marca DARLING, clase 25,
adquirido con arreglo a las leyes preexistentes y el cual no puede ser
desconocido por actos administrativos posteriores.
Cuarto cargo. Se
violaron los artículos 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo
5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por
falta de aplicación, ya que la División de Signos Distintivos no interpretó, ni
aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre
procedimientos administrativos, como tampoco adoptó las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento de las normas que la integran, ni se abstuvo, debiendo
hacerlo, de expedir la decisión que se acusa.
d.- Las razones de la
defensa
1.-
De la Nación - Superintendencia de
Industria y Comercio.
1º. A la Resolución núm.
8391 de 21 de marzo de 1996 le era aplicable válida y legalmente la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2º. De los documentos obrantes en el expediente núm. 92.374.436,
contentivo de la solicitud de registro de la marca FARLIN, se concluye que la
Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite
administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de
defensa.
3º. Las
causales de irregistrabilidad de las marcas de productos y servicios son normas
de orden público y de obligatorio cumplimiento, a cuyo acatamiento no puede
sustraerse la Oficina Nacional Competente al decidir sobre la concesión o no del
registro marcario.
4º. De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344, podrán
registrarse como marcas de fábrica los signos que sean perceptibles,
suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, con
lo cual se logra que los
consumidores y los empresarios identifiquen los productos o servicios que se
encuentran en el mercado.
5º. La marca FARLIN, concedida para distinguir productos comprendidos en
la clase 25, no se encuentra
incursa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83,
literal a), de la Decisión 344, pues, al compararla con la marca DARLING, se
observa que no se presentan semejanzas susceptibles de inducir al público en
error.
De
FARLING INDUSTRIAL CO. LTD.
Propuso
como excepción la inexistencia del derecho invocado por la demandante, dado que
los actos demandados fueron
expedidos con respeto de las normas constitucionales, legales y comunitarias que
rigen el derecho marcario, lo que se traduce en que por no existir semejanzas
entre una y otra marca que induzcan al público en error, la aquí controvertida
podía ser concedida, como en efecto lo fue.
Frente al fondo del asunto, aduce que las marcas DARLING y FARLIN no
son idénticas, como lo afirma la sociedad actora, pues,
visualmente, los rasgos de las letras de una y otra difieren en su forma e
impactan visualmente de manera distinta; ortográficamente, se tiene que las
letras de una y otras no son las mismas, por cuanto la ortografía se refiere a
la correcta utilización de las letras y de los signos auxiliares de la
escritura, no siendo aplicables a palabras caprichosas de origen externo las
reglas ortográficas de la lengua castellana, para, por la vía comparativa,
establecer la similitud de los signos marcarios confrontados; gráficamente, se
puede comprobar que las figuras de las letras y palabras difieren notablemente;
auditivamente, en nuestra lengua la F y la D seguidas de una vocal se pronuncian
y escuchan de manera muy distinta.; la consonante G, aunque no es propia de
nuestro idioma como terminal, es pronunciable de manera distinta a la N, sin que
sean necesarias especiales dotes auditivas para diferenciar estas dos
consonantes al final de cada una de las palabras.
e.- La actuación
surtida
De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le
dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen
destacarse las siguientes actuaciones:
Por auto del 23 de enero de 1997 se admitió la demanda y se ordenó darle
el trámite correspondiente (fl. 105).
Por auto visible a folio 227 se abrió a pruebas el proceso y se
decretaron las pedidas por la partes.
Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho
los apoderados de la sociedad demandante, de la entidad demandada, de la
sociedad Farling Industrial Co. Ltd., tercera directa interesada en las resultas
del proceso, y el representante del Ministerio Público (fls. 245, 262, 253 y
266, respectivamente).
Mediante proveído del 19 de junio de 1998 se ordenó la suspensión del
proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 26 de enero del 2000, dio respuesta a la
referida solicitud (fl. 318).
II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO
PUBLICO
El Procurador Noveno Delegado ante esta Corporación estima que dado que
el artículo 31 del Tratado que creó el Tribunal de Justicia Andino, en
concordancia con el artículo 150, numeral 16, de la Carta Política, dispone que
la interpretación de dicho organismo es obligatoria, su intervención carece de
relevancia jurídica.
III.- INTERPRETACION
PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la
solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes
al proceso, concluyó:
“1…
“2.
La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o
comercializados por una persona, y en relación con los idénticos o similares
producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la
concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que
pretenda identificar tales bienes, en razón de lo cual el que resultare
insuficientemente distintivo no es registrable.
“3.
De ahí que la distintividad sea
requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca. Cuando
el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase, de otra respecto de
la cual pueda también desprenderse confusión -servicios o productos fabricados,
producidos o prestados por diferentes empresarios-, no puede reconocérsele a
dicho signo la calidad de marca.
“4.
Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro
marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el
engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la
procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o
acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al
cual han sido destinados.
“5.
La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas, es atribución
primigenia del funcionario administrativo (oficina Nacional Competente), el que
dispone de cierta libertad para decidir, conservada dentro de los límites
superior e inferior previstos en la norma cuya ejecución le corresponda, límites
que se constituyen en topes de su actuación.
“Pero
corresponde a su vez al juez, ya en la vía contencioso administrativa, revisar
si la actuación del funcionario se mantuvo apegada a los límites fijados por la
norma; y, aunque le está vedado pronunciarse sobre la oportunidad o
conveniencia de la actuación, puede
sí detectar cuándo esa oportunidad o conveniencia descansan sobre supuestos de
hechos falsos, pues siempre le está permitida al órgano judicial la posibilidad
de decidir acerca de la exactitud o inexactitud de éstos, manteniendo su
competencia para anular - incluso con efecto retroactivo - la decisión
administrativa adoptada, si ésta derivare de hechos erróneos, falsos, o
simplemente incongruentes en la propia lógica de los mismos…”
III.- CONSIDERACIONES DE LA
SALA
En primer término, la Sala considera pertinente aclarar que mediante
Resolución núm. 1091 de 15 de mayo de 1998
el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 8391 de 21 de marzo
de 1998, revocándola, no obstante que la parte actora ya había acudido ante esta jurisdicción en
procura de la nulidad de la Resolución 8391, objeto de demanda. En razón de la revocatoria citada, el
apoderado de la demandante solicitó la terminación del proceso por sustracción
de materia, petición a la que la Sala, mediante auto calendado el 16 de
diciembre de 1998 resolvió no acceder, imponiéndose, por lo tanto, dictar
sentencia.
Frente a la excepción propuesta por el apoderado de Farling Industrial
Co. Ltd., tercera directa
interesada en las resultas del proceso, denominada por ella, “inexistencia del
derecho invocado por la demandante”, por cuanto los actos acusados se ajustan a
las normas que rigen el derecho comunitario, la Sala observa que la misma no
constituye una excepción, cuya finalidad es demostrar la existencia de un hecho
impeditivo, modificativo o extintivo que enerve las pretensiones de la demanda,
sino que envuelve en sí misma la legalidad de la decisión, lo cual hace que se
deba proferir un fallo de mérito.
Pues bien, en los cargos primero y segundo la
sociedad actora alega la violación de los artículos 81 y 83, literal a),
de la Decisión 344, cuyo texto es como sigue:
“Artículo
81.-
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente
distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se
entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado,
los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los
productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo
83.
Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes
impedimentos:
“a)
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a
error;…”.
A juicio de la Sala le asiste razón a la demandante cuando afirma que las
normas anteriormente transcritas fueron desconocidas por la entidad demandada,
dado que efectuada la comparación en conjunto entre los signos FARLIN y DARLING
se concluye, sin lugar a dudas, que
entre ellos existe similitud
ortográfica, fonética y auditiva, de suerte tal que no pueden coexistir en el
mercado sin inducir al público consumidor en error, máxime cuando uno y otro
distinguen productos de la misma clase, esto es, de la clase
25.
En efecto, siguiendo las pautas trazadas por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, al comparar las expresiones FARLIN y DARLING, en conjunto,
se advierte que la aquí controvertida es nominativa, al igual que lo es una de
las marcas registradas, de propiedad de la sociedad demandante y, que si bien la
otra marca, también de propiedad de la sociedad actora, es mixta, en ella
predomina también el elemento denominativo DARLING.
De otra parte, las marcas en conflicto son de las denominadas “de
fantasía”, en la medida de que no evocan concepto alguno; adicionalmente, una y
otra tienen en común cinco letras dispuestas en el mismo orden y cuya
pronunciación evidentemente es muy similar, pese a que la marca que se controvierte
no tiene al final la letra G, como sí la tiene la marca registrada con
anterioridad, lo que se traduce en que
ortográfica, fonética y auditivamente sean bastantes semejantes, razón
por la cual, al colocarse esta Corporación en el lugar del público consumidor,
concluye que de coexistir en el mercado podría pensarse que se trata de una
misma marca o que tienen el mismo origen empresarial.
Como lo ha sostenido el Tribunal Andino de Justicia, el signo que se
confunda con otro ya registrado o con uno cuya solicitud de registro se
encuentre en trámite no puede ser susceptible de registro, dado que al carecer de la fuerza distintiva
requerida para ser considerado como marca, de permitirse su registro, se
violentaría el interés del titular de la marca registrada o solicitada, al igual
que el del público consumidor, como ocurre en el asunto
examinado.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que a folios 235 y 239 del
expediente obran las Resoluciones núms. 004047 de 24 de agosto de 1987 y 007340
del 31 del mismo mes y año, mediante las cuales se le concedió a Calzado Darling
y Cía. Ltda., respectivamente, el
registro de las marcas DARLING (nominativa) y DARLING (mixta) y que igualmente a
folios 234 y 238, ibídem, se encuentran las certificaciones expedidas por la
Secretaria General de la entidad demandada donde consta que las citadas marcas
se encuentran vigentes hasta agosto del 2.002, la Sala declarará la nulidad de
los actos acusados, pues, como ya lo dijo, las expresiones DARLING y FARLIN
presentan tal grado de confundibilidad que, de permitirse que coexistieran,
inducirían al público consumidor en error, violando con ello los artículos 81 y
83, literal a), de la Decisión 344.
Así las cosas, esta Corporación
se releva de estudiar los cargos restantes y, declarará fundada la observación presentada por la
sociedad Calzado Darling y Cía. Ltda. contra el registro de la marca FARLIN y
negará el registro de la citada
expresión, solicitada por la sociedad Farling Industrial Co. Ltd. para
distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza,
observando que, de todas maneras, la declaratoria de nulidad de los actos
demandados, por sí sola, envuelve la satisfacción de las pretensiones
solicitadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
F A L L A :
Primero.- DECLARASE no probada la excepción propuesta por el
apoderado de la sociedad Farling Industrial Co. Ltd.
Segundo.- DECLARASE la nulidad de la Resolución
núm. 8391 de 21 de marzo de 1996, proferida por la División de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y del acto presunto
derivado del silencio negativo de
la Administración frente al recurso de apelación interpuesto contra la
resolución inicialmente identificada.
Tercero.- DECLARASE
fundada la observación
presentada por la sociedad Calzado Darling y Cía. Ltda. contra el registro de la
marca FARLIN y, en consecuencia, NIEGASE
el registro de la citada
expresión, solicitada por la sociedad Farling Industrial Co. Ltd., para
distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de
Niza.
Cuarto.- ORDENASE la publicación de la presente
sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Quinto.- Por no haber
sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del
proceso.
Sexto.- En firme esta
providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de
rigor.
COPIESE, NOTIFIQUESE,
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en su sesión de fecha 27 de julio del
2000.
JUAN
ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E.
MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA
INES NAVARRETE BARRERO
MANUEL S. URUETA AYOLA