MARCAS Y PATENTES - Confundibilidad y distintividad / CONFUSIÓN GRAFICA - Inexistencia en las marcas PANI y PAYDONAS / CONFUSIÓN AUDITIVA - Inexistencia por diferencia fonética de las expresiones / CONFUSIÓN IDEOLÓGICA -  Inexistencia por contenido conceptual neutro de la marca / MARCAS IDÉNTICAS - Inexistencia.

 

 

La Sala observa que desde el punto de vista gráfico o visual no existe posibilidad de confusión entre las expresiones “PANI” y “PANYDONAS”, pues mientras que la primera expresión consta de cuatro (4) letras, la segunda consta de nueve (9), lo que descarta en la observación de los signos cualquier posibilidad de confusión.    Tampoco existe posibilidad de confusión en el campo auditivo, pues la fonética de las dos expresiones es diferente, pues la palabra “PANI” suena como una expresión de origen italiano, en tanto que la segunda no resulta identificable en el primer momento, pues es una expresión que no existe en el idioma castellano, tal como lo dice el Secretario Ejecutivo de la Academia Colombiana de la Lengua   Y desde el punto de vista ideológico, el contenido conceptual de la marca “PANYDONAS” es neutro, y si se toma en su conjunto, como lo manda la regla de interpretación en la materia,  comparándolo con el que puede evocar la expresión “PANI”, se descarta así la posibilidad de confusión ideológica.    Por las razones anotadas en los párrafos anteriores, la Sala considera, en acuerdo con la Agente del Ministerio Público, que le asiste razón a la parte actora cuando afirma que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pues no se trata de marcas idénticas o que se asemejen de forma que puedan inducir al público en error.

 

GENERICIDAD - Causal de irregistrabilidad / GENERICIDAD - La marca no es designación común o usual de los productos o servicios / DESCRIPTIVIDAD - Causal de irregistrabilidad / DESCRIPTIVIDAD - La marca no designa características o informaciones de los productos o servicios.

 

Tampoco se presenta en el asunto sub examine la causal de irregistrabilidad que consagra el literal e) del artículo 82 de la Resolución 344 del Acuerdo de Cartagena, pues la expresión solicitada en registro no es una designación común o usual de los productos o servicios de que trata, pues como lo observa la Agente del Ministerio Público los productos de la Clase 30 son café, té, cacao, .... y hielo, amén de que, como ya se dijo, la expresión “PANYDONAS” no existe en el idioma castellano.      Finalmente, la causal de irregistrabilidad fundada en la consideración de que se trata de una marca que puede servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse, tampoco se presenta en el sub judice, pues la marca en cuestión es una expresión que, ya se dijo, no existe en el idioma castellano y, en consecuencia, mal puede considerarse como descriptiva de unos productos o servicios, en los términos previstos en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, razón por la cual el acto acusado viola dicha norma comunitaria.

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero Ponente:  MANUEL S. URUETA AYOLA

Santa Fe de Bogotá, D.C., veinte (20) de enero del dos mil (2.000)

Radicación número: 4203

Actor: RODOLFO FRANCO GONZÁLEZ

 

Ref.:  Acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio

 

Procede la Sala a decidir la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que, mediante el trámite del proceso ordinario de única instancia, instauró RODOLFO FRANCO GONZALEZ contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

I.- LA DEMANDA

 

Solicita la parte actora que la Sala acceda a las siguientes

I. 1. Pretensiones

 

- Que declare la nulidad de la Resolución Núm. 25352 de 28 de diciembre de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PANI LIMITADA de Pereira y negó el registro de la marca PANYDONAS (etiqueta).

 

- Que declare la nulidad de la Resolución Núm. 1620 de 31 de julio de 1996, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual confirmó la resolución recurrida y dió por agotada la vía gubernativa.

 

- Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada el registro por el período de 10 años de la marca PANYDONAS (etiqueta) así como también que se comunique la sentencia a la Superintendencia y se expida copia de la misma para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

 

 

I. 2. Hechos u omisiones

 

Las anteriores pretensiones están fundamentadas en los siguientes hechos:

 

El día 5 de agosto de 1992, la parte actora solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca PANYDONAS (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 y a la cual le correspondió el expediente núm. 92 - 364.773.

 

Publicado el extracto de la solicitud de la marca en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PANI LIMITADA de Pereira presentó demanda de oposición a la misma con fundamento en su marca PANI, razón por la cual la Superintendencia notificó de la oposición al apoderado de la actora, con el fin de que éste presentara los alegatos en defensa de la marca solicitada, lo que hizo, alegando que PANI no se confunde con PANYDONAS.

 

Tramitada la oposición, la demandada produjo el acto definitivo, en el sentido de aceptar la oposición, pero sin señalar si dicho acto era confundible o no, pues en sus considerandos el acto acusado dice simplemente que en la marca controvertida predomina el elemento denominativo, pero no dice si existe confundibilidad o no, como tampoco lo dice en el acto que decidió la oposición, en donde, de otra parte, se afirma que la marca solicitada es una expresión genérica y al mismo tiempo descriptiva, confundiendo así dos conceptos diferentes.

 

Interpuesto el recurso de apelación, con fundamento en la consideración de que la expresión controvertida es evocativa y no constituye palabra en el idioma ni en el lenguaje usual del público consumidor que identifique un producto específico, así como tampoco que sea confundible con la marca opositora, el acto recurrido fue, sin embargo, confirmado mediante la Resolución Núm. 1620 de 31 de agosto de 1996.

 

I. 3. Normas violadas y concepto de la violación

 

Artículos 83, literal a), y 82, literales e) y d), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y artículo 13, incisos 1º y 2º, de la Constitución Política, en concordancia con el inciso 6º del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo.

 

I. 3. 1. La violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 radica en su aplicación indebida, pues el acto que declara fundada la oposición obligatoriamente está afirmando que las marcas PANI y PANYDONAS se confunden, realizando así una típica disección de las marcas para establecer una confundibilidad que no existe, debido a que de acuerdo con los criterios de interpretación establecidos por el Tribunal Andino de Justicia, para efectos de determinar si dos marcas son confundibles, éstas deben compararse en su conjunto, sin entrar a diseccionar las marcas en cuanto a los elementos comunes se refieren.

 

I. 3. 2. La violación del literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 se hace consistir en que la marca PANYDONAS no es genérica porque no es el nombre común o usual de un producto, ya que en el mercado nadie pide unas PANYDONAS para designar un producto específico, pues esta es una expresión evocativa.

 

I. 3. 3  También se viola el literal d) del artículo 82 porque la Resolución 25352 dice en uno de sus considerandos que la marca solicitada traspasa los límites de la evocatividad para ser claramente descriptiva, lo cual no corresponde a la realidad porque dicha expresión no describe un producto específico, debido a que no existe en el mercado un producto específico que se llame PANYDONAS, careciendo así de la descriptividad que le confiere el acto acusado.

 

Manifiesta la actora que la Superintendencia considera equivalentes la marca genérica y la descriptiva, lo que resulta absurdo porque si la expresión genérica es la común o usual del producto a distinguir, como sucede, por ejemplo, con la expresión PAN, la expresión descriptiva es aquélla que con el sólo hecho de enunciarla, el público consumidor identifica un producto o servicio específico o las características del mismo.

 

Finalmente, anota la parte actora que la entidad demandada no puede considerar que la marca solicitada traspasa los límites de la evocatividad para convertirse en descriptiva, toda vez que en esa forma le está dando a una expresión evocativa un sentido conceptual o ideológico, que no puede ser invocado para negar el registro de una expresión evocativa, cuando en el idioma de los consumidores y empresarios presuntamente interesados la citada expresión no identifica un producto específico.

I. 3. 4. Se viola el derecho a la igualdad, cuando para efectos de conceder marcas similares a la solicitada, pero no confundibles con la misma, las consideró como evocativas, dándole a la actora un tratamiento desigual al considerar la marca PANYDONAS como genérica, tal como sucedió con la marca de la opositora PANI, o con las marcas PANRICO y PAPI … PAN, pues dichas marcas constan de un radical común PAN, con la adición de una “I” o de las expresiones RICO ó PAPI.

 

II.- LA CONTESTACION DE LA DEMANDA

 

La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

 

La demandada expidió los actos acusados conforme con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y en especial con las conferidas por la Decisión 344, pues el acto impugnado fue proferido con plena competencia.

 

Los documentos obrantes en el expediente administrativo permiten concluir que la Superintendencia se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

 

El artículo 82, literal e), de la Decisión 344 impide que sean registrados los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate.

 

La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de la marca solicitada, concluyendo que dicha expresión es irregistrable, conforme a lo dispuesto en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344, norma ésta de orden público de obligatorio cumplimiento.

 

Las argumentaciones esbozadas por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos acusados son válidas y acertadas al señalar que “ … la expresión PANYDONAS solicitada para distinguir ‘productos de pan, donas, productos de la industria panificadora y similares’ traspasa los límites de la evocatividad para ser una expresión claramente descriptiva de los productos que se pretende amparar que son entre otros pan y donas, lo que a todas luces resulta irregistrable en virtud de lo contemplado en el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Lo anterior es suficiente para que por esta causal de irregistrabilidad se hubiera negado el registro de la marca panydonas (etiqueta) en la que predomina el elemento denominativo”.

 

III.- LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

 

El representante de la parte actora reitera sus pretensiones y agrega que se encuentra probado dentro del proceso que la expresión PANYDONAS no es genérica, tal como lo corrobora la Academia Colombia de la Lengua, al afirmar que dicho término no existe en español, ni tiene aspecto de grafía de nuestro idioma. Claramente se puede apreciar entonces que la expresión controvertida no es un término genérico, que identifique un producto específico de la Clase 30.

 

Insiste el apoderado de la actora que la expresión PANYDONAS tampoco es una expresión descriptiva, indicadora de la cualidad común o genérica de un producto.

 

De su parte, el representante judicial de la demandada reitera los puntos de vista expuestos en la contestación de la demanda.

 

 

IV.- EL CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

 

La señora Agente del Ministerio Público es partidaria de que se acceda a las pretensiones de la demanda, fundamentada en los siguientes argumentos:

 

A pesar de que el signo PANYDONAS está compuesto por dos palabras genéricas, la expresión en su conjunto, sin desmembraciones o mutilaciones ortográficas o de sílabas, tiene un significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca.

 

Es obvio que el demandante no puede apropiarse de la expresión “PAN”, ni de la expresión “DONAS”, por ser palabras genéricas, comunes o usuales, que pertenecen al dominio público, pero la expresión “PANYDONAS” en su integridad tiene una significación distinta a la de los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para la cual se solicita su registro.

 

Estima la Agente del Ministerio Público que la expresión controvertida tampoco es descriptiva, pues no se refiere a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto, que pretende distinguir en este caso. Se trata, por el contrario, de un signo evocativo, toda vez que posee la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino del esfuerzo imaginativo.

 

Anota, finalmente, la Agente del Ministerio Público que entre las marcas PANI y PANYDONAS no existen suficientes semejanzas, que imposibiliten la coexistencia de las mismas en el mercado. En efecto, mientras el signo PANI está compuesto por cuatro (4) letras, la expresión PANYDONAS la componen nueve (9), seis (6) de las cuales son completamente diferentes, circunstancia que hace que entre las dos marcas existan diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas que impiden que las mismas puedan llegar a confundirse en el mercado.

 

V.- DECISION

 

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes

 

CONSIDERACIONES

 

V. 1. El asunto sub examine. Mediante los actos acusados la entidad demandada declaró fundada la oposición hecha por la sociedad PANI LTDA. contra la solicitud de registro de la marca PANYDONAS para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, con base en los siguientes fundamentos:

 

En uno de los considerandos del acto definitivo se dijo: “Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. Particularmente cuando se coteja una marca denominativa y una mixta, como sucede en este caso, se debe determinar primero cual de los dos elementos que conforman la marca mixta es el predominante, aceptándose como tal el elemento denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras. En opinión de este despacho, en la marca PANYDONAS que se pretende registrar predomina el elemento denominativo, más aun si se tiene en cuenta el hecho de que esta marca consiste simplemente en una configuración gráfica en un tipo especial de letra de una expresión y que la parte netamente figurativa no le agrega distintividad significativa”. Y en otro considerando se agregó: “Que la expresión PANYDONAS solicitada para distinguir ‘productos de pan, donas, productos de la industria panificadora y similares’ traspasa los límites de la evocatividad para ser una expresión claramente descriptiva de los productos que se pretende amparar que son entre otros pan y donas, lo que a todas luces resulta irregistrable en virtud de lo contemplado en el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

 

De otra parte, la resolución que resolvió el recurso de apelación, después de analizar el concepto de genericidad, dice: “En el presente caso, el signo PANYDONAS (Etiqueta) se solicita para distinguir pan, donas, productos de la industria panificadora y similares, comprendidos en la Clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, para los cuales el signo solicitado es genérico, ya que señala cual es el producto. Y no puede argumentarse que el signo constituya una combinación de palabras distintivas, ya que es de fácil comprensión el significado genérico de los términos”. Y en otro aparte dice: “… la marca debe tener suficiente fuerza distintiva, la cual está relacionada con los productos o servicios que va a distinguir, de manera que mientras el signo esté más lejos de las características genéricas o descriptivas de los productos o servicios más carácter distintivo tendrá”.

Los considerandos citados en los párrafos anteriores indican que los fundamentos de los actos mediante los cuales se aceptó la oposición fueron los de que las expresiones “PANI” y “PANYDONAS” eran, de una parte, confundibles, y, de otra, que la marca solicitada en registro resultaba genérica o descriptiva. Por esta razón, el análisis de la Sala se orientará a establecer si las dos expresiones en cuestión son confundibles y luego se establecerá, de no ser ello así, si la marca solicitada es genérica o descriptiva.

 

V. 2. La confundibilidad o distintividad. En la Interpretación Prejudicial No. 05-IP-98, que se solicitó con ocasión del asunto sub-examine, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo que resulta difícil precisar el posible riesgo de confusión en el público consumidor respecto de las marcas cotejadas. Recuerda luego su reiterada jurisprudencia en el sentido de que “El cotejo marcario se basa en un análisis pormenorizado de los campos en los que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro”. Agrega que “La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas… La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto …” (Interpretación Prejudicial No. 21-IP-95, caso AFLOX).

 

La Sala observa que desde el punto de vista gráfico o visual no existe posibilidad de confusión entre las expresiones “PANI” y “PANYDONAS”, pues mientras que la primera expresión consta de cuatro (4) letras, la segunda consta de nueve (9), lo que descarta en la observación de los signos cualquier posibilidad de confusión.

 

En el mismo orden de ideas, tampoco existe posibilidad de confusión en el campo auditivo, pues la fonética de las dos expresiones es diferente, pues la palabra “PANI” suena como una expresión de origen italiano, en tanto que la segunda no resulta identificable en el primer momento, pues es una expresión que no existe en el idioma castellano, tal como lo dice el Secretario Ejecutivo de la Academia Colombiana de la Lengua (v. folio 142).

 

Y desde el punto de vista ideológico, el contenido conceptual de la marca “PANYDONAS” es neutro, y si se toma en su conjunto, como lo manda la regla de interpretación en la materia,  comparándolo con el que puede evocar la expresión “PANI”, se descarta así la posibilidad de confusión ideológica.

 

Por las razones anotadas en los párrafos anteriores, la Sala considera, en acuerdo con la Agente del Ministerio Público, que le asiste razón a la parte actora cuando afirma que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pues no se trata de marcas idénticas o que se asemejen de forma que puedan inducir al público en error.

 

V. 3. La genericidad. Tampoco se presenta en el asunto sub examine la causal de irregistrabilidad que consagra el literal e) del artículo 82 de la Resolución 344 del Acuerdo de Cartagena, pues la expresión solicitada en registro no es una designación común o usual de los productos o servicios de que trata, pues como lo observa la Agente del Ministerio Público los productos de la Clase 30 son café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hacer subir la masa, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo, amén de que, como ya se dijo, la expresión “PANYDONAS” no existe en el idioma castellano.

 

V. 4. La descriptividad. Finalmente, la causal de irregistrabilidad fundada en la consideración de que se trata de una marca que puede servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse, tampoco se presenta en el sub judice, pues la marca en cuestión es una expresión que, ya se dijo, no existe en el idioma castellano y, en consecuencia, mal puede considerarse como descriptiva de unos productos o servicios, en los términos previstos en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, razón por la cual el acto acusado viola dicha norma comunitaria.

 

Por las consideraciones expuestas en las párrafos que anteceden, la Sala habrá de decretar la nulidad de los actos acusados y ordenar a la entidad demandada que continúe el trámite de la solicitud hecha por la parte actora, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

 

 

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

 

FALLA

 

Primero.- DECLARASE la nulidad de las resoluciones números 25352 de 28 de diciembre de 1995 y 1620 de 31 de julio de 1996, ambas de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró fundada una oposición y se negó el registro de la marca PANYDONAS (Etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972;

 

Segundo.- ORDENASE a la Superintendencia de Industria y Comercio que continúe el trámite de la solicitud denegada en los actos declarados nulos.

 

Tercero.- COMUNIQUESE esta providencia a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y expídase copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

 

 

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

 

 

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veinte de enero del dos mil.

 

 

 

 

JUAN ALBERTO  POLO FIGUEROA               GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

               Presidente

 

 

 

 

OLGA INES NAVARRETE BARRERO       MANUEL S. URUETA AYOLA