MARCAS Y PATENTES / AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA - No es requisito en la acción pública de nulidad de un registro marcario / CONFUNDIBILIDAD MARCARIA - Existencia entre MAX MARA Y MAXMARA
En lo que respecta a la
falta de agotamiento de la vía gubernativa, como ya se anotó, ese no es, por
tratarse de una acción pública sui generis, requisito previo para acceder ante
la justicia nacional en procura de la nulidad del acto que concede el registro.
Cosa bien distinta sería si se niega aquel registro o si quien demanda intervino
en la vía gubernativa, puesto que, en el primer evento, se requiere la
demostración del interés que reclama la acción correspondiente, que no se trata
de la pública de nulidad antes mencionada; y, en el segundo, debe agotar esa vía
a través de la interposición de los recursos que consagra la ley. Así pues, al
realizar en el presente caso el examen de confundibilidad a que hace referencia
el Tribunal Andino, la Sala observa que entre las dos marcas existe similitud,
dado que la única diferencia se refiere a que una es separada, MAX MARA, cuyo
titular es Max Mara Fashion Group S.R.L. para distinguir productos comprendidos
dentro de la clase 25, y MAXMARA, otorgada en favor de Luz Marina Acosta Madrid,
para distinguir establecimientos de comercio y productos comprendidos dentro de
la clase 24, debiéndose tener en cuenta que esa diferencia no les imprime el
carácter de distintividad que reclama el ordenamiento andino para que una marca
sea registrable y no induzca al público desprevenido a
error.
NOTORIEDAD MARCARIA -
Elementos que la prueban / MARCA NOTORIA - Acreditación / PRINCIPIO DE
ESPECIALIDAD AL REGISTRO - Irrelevancia / MAX MARA /
MAXMARA
Señala el
Tribunal Andino en la Interpretación prejudicial rendida en este caso que: “La
notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse porque la marca común, para
elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores
tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado,
comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular
de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad
administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al
juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales
que no poseen las marcas comunes. De tal manera que se encuentra acreditado en
el proceso que la marca MAX MARA es notoriamente conocida en el exterior, con
anterioridad a la expedición del acto acusado, pues no solo fue registrada en
diferentes países del mundo para amparar productos comprendidos en diferentes clases, sino que ha sido
ampliamente difundida y, por lo mismo, tiene el reconocimiento que le ha
permitido tener un volumen de ventas que sobrepasa los mil millones de dólares.
Conforme con lo anterior, se
debe resaltar, entonces, que, por referirse a una causal de irregistrabilidad
relativa a la notoriedad de una marca notoria, resulta irrelevante el criterio
de especialidad, esto es, si se trata o no de marcas para una misma clase,
conforme lo advirtió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
interpretación prejudicial rendida en este proceso. No existe duda de que no se ha
configurado la causal de irregistrabilidad que denuncia la demandante,
consistente en la prohibición de registrar un signo que corresponde a una marca
registrada, pues se trata de una marca notoriamente conocida en el mundo, como
se ha acreditado, puesto que había sido registrada en el exterior con
anterioridad a la expedición del acto acusado, incluidos países de la Comunidad
Andina, razón por la cual no es del caso acceder a las súplicas de la demanda.
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN
PRIMERA
Consejero
ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA
AYOLA
Santa
Fe de Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil
(2000).
Radicación
número:
4466
Actor:
LUZ MARINA ACOSTA MADRID
Referencia:
ACCION DE NULIDAD
La Sala decide, en única
instancia, la demanda instaurada mediante apoderado por la actora, para que se
declare la nulidad de la resolución núm. 26713 de 24 de noviembre de 1993 de la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el
registro, por el término de 10 años, de la marca MAX MARA para distinguir productos
comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre
de la sociedad Max Mara Fashion Group S.R.L.
I.
1. LA DEMANDA
I.
1. 1. Pretensiones
Pretende
la demandante que se declare la nulidad de la mencionada resolución núm.
26713 de 24 de noviembre de
1993, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del expediente administrativo núm. 92-358946, así
como también que se ordene la cancelación del certificado de registro núm.
144162 de 24 de noviembre de 1994, correspondiente a la marca MAX MARA para distinguir productos de
la clase 25.
En subsidio de
las anteriores pretensiones, se busca que se disponga la cancelación del
mencionado registro núm. 144162 de 24 de noviembre de 1994, correspondiente a la
marca MAX MARA para distinguir
productos de la clase 25.
Que
la sentencia se publique en la Gaceta de Propiedad Industrial y se dé
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 176 del C.C.A.
I.
1. 2. Normas violadas y el concepto
de la violación
Se viola el
artículo 117 de la Decisión 313 (hoy Decisión 344, artículo 128) de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 607 y 611 del Código
de Comercio, porque la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la
marca MAX MARA carecía de suficiente
fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 25, ya que
es idéntica a la marca y enseña comercial MAXMARA, cuyos mejores derechos tiene
la demandante para distinguir productos y servicios de la misma
naturaleza.
En el presente
caso, el signo MAX MARA es
totalmente confundible con la marca MAXMARA, razón por la cual aquel no es
idóneo para distinguir los citados productos idénticos o similares para los
cuales Luz Marina Acosta Madrid tiene registrada, con anterioridad, su marca MAXMARA.
Se
viola el artículo 71 de la Decisión 313 (hoy Decisión 344, artículo 81) de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena
porque el signo MAX MARA, cuyo
registro fue concedido a la firma Max Mara Fashion Group S.R.L., no cumple con
el requisito de la distintividad, toda vez que no es idóneo para distinguir los
productos de la clase 25 de los productos idénticos o similares para los cuales
Luz Marina Acosta Madrid tiene registrada, con anterioridad, la marca MAXMARA.
En
concordancia con el artículo 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, se viola el artículo 73, literal a) de la Decisión 313 (hoy artículo
83, literal a) de la Decisión 344), porque la entidad demandada, al efectuar el
examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca MAX MARA determinó, en forma indebida,
que la marca solicitada cumplía los requisitos previstos en las disposiciones
legales vigentes, vale decir, que no incurría en ninguna de las causales de
irregistrabilidad y, por ende, no era confundible con la marca MAXMARA, registrada con anterioridad
para distinguir productos de la clase 24, los cuales son de la misma naturaleza
de la 25.
La
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no
tuvo en cuenta que ambas marcas son denominativas, razón por la cual el riesgo
de confusión es total, dado que ninguna de las dos marcas tiene elementos
figurativos que les imprima características especiales.
La
marca MAX MARA es confundible con, o
mejor idéntica, a MAXMARA dada su
identidad visual, ortográfica, gráfica y auditiva y, además, distinguen
productos similares lo que induce al público a error.
Se
viola el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 (hoy artículo 83, lit.b),
Decisión 344) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el
artículo 603 del Código de Comercio, porque la marca MAX MARA fue primeramente usada por la
demandante como nombre comercial para distinguir empresas y establecimientos de
comercio dedicados a la fabricación, producción, venta y comercialización de
artículos comprendidos en las clases 24 y 25 de la Clasificación
Internacional.
Se
viola el artículo 92 de la Decisión 313 (hoy Decisión 344, artículo 102) de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, en
concordancia con el artículo 58 de la Constitución Política, porque la
resolución no garantiza los mejores derechos, en especial el de uso exclusivo,
que tiene la demandante, adquiridos con arreglo a las leyes preexistentes, sobre
la marca y la enseña MAXMARA y establecimientos de comercio
destinados a la comercialización de tales productos, derechos que no podrían ser
desconocidos por actos administrativos posteriores.
Se viola el
artículo 92 de la Decisión 313 (hoy
artículo 102, Decisión 344) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en
concordancia con el artículo 3 del C.C.A., porque la entidad demandada,
ignorando los principios de igualdad de las personas ante la ley y de
imparcialidad de las autoridades administrativas, al conceder el registro de la
marca MAX MARA a la sociedad Max
Mara Fashion Group S.R.L., desconoció el derecho al uso exclusivo de la marca a
nombre de Luz Marina Acosta Madrid, para distinguir productos y establecimientos
comerciales.
Se violan los
artículos 121 y 122 de la Decisión 313
(hoy artículos 146 y 147, Decisión 344) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia
Andino, porque no se interpretaron ni se aplicaron correctamente las
disposiciones contenidas en la Decisión 313 (hoy 344) sobre registro de marcas.
Tampoco se adoptaron las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las
citadas normas, así como tampoco se abstuvo de expedir la resolución que
concedió el registro de la marca MAX
MARA (nominativa), solicitada por Max Mara Fashion Group
S.R.L.
II
- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La entidad
demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, guardó silencio en esta
etapa procesal.
Por su parte,
el tercero interesado en las resultas del proceso, sociedad Max Mara Fashion
Group S.R.L., a través de apoderado, sostiene que entre las marcas MAX MARA y MAXMARA no puede haber confusión porque
la primera de ellas, registrada en su favor, identifica ropa femenina, calzado y
sobrerería, actividades que no desarrolla la demandante.
En el caso
presente, si la demandante afirma que la administración violó el artículo 128 de
la Decisión 344, debe sustentarlo en el hecho del primer uso del nombre
comercial, probando tal uso, pero además debe probar que el uso del signo lo ha
sido para el mismo ramo de negocios por cuanto así lo exige el artículo 607 del
Código de Comercio y los artículos 16 y 17 de la Convención Interamericana sobre
Propiedad Marcaria y Comercial de Washington, aprobada por la Ley 59 de
1936.
Estos elementos
fácticos que determinan la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en
las normas analizadas, o no ha sido probada por el demandante, como es el caso
del uso, o lo que se infiere del argumento del demandante es que no se dan los
elementos de hecho exigidos por la norma, caso de tratarse de negocios del mismo
ramo. No es lo mismo comercializar estropajos, cristalería o incluso lencería
con ropa de cama y mesa, que calzado o ropa femenina o
sombrerería.
Adicionalmente,
Max Mara Fashion Group S.R.L. usó primero el nombre comercial, hecho que se
demuestra con los múltiples y variados registros de la marca MAX MARA en más de 50 países del mundo,
la apertura de 160 puntos de venta en el mundo dedicados a la comercialización
de ropa y calzado femenino, identificados con la enseña comercial MAX MARA, y la publicidad del nombre y
de la marca MAX MARA en todo el
mundo, con anterioridad a la fecha en que el demandante alega el uso del nombre
MAXMARA.
Por otra
parte, Max Mara Fashion Group S.R.L.
tiene legalmente abonado en Colombia el signo MAX MARA como enseña, para identificar
establecimientos de comercio dedicados a la manufactura, compra, venta y/o
comercialización en general de productos de los comprendidos en las clases 25,
24, 18, 3 y 14, según certificado 6477 de 29 de junio de
1993.
No existe
violación alguna de los artículos 117 de la Decisión 313, 128 de la Decisión 344
y 611 del Código de Comercio por cuanto la marca MAX MARA, por el principio de
especialidad que rige en el derecho de propiedad industrial, restringe su acción
a los productos y/o servicios descritos para cada clase o categoría, ya que la
marca nominativa MAX MARA pretende
identificar única y exclusivamente productos comprendidos en la clase 25
internacional, todos ellos diferentes a los que la demandante afirma que
comercializa en sus establecimientos de comercio, según el certificado de
depósito núm. 005816 de 28 de noviembre de 1990 para la enseña MAXMARA.
En lo que
respecta a la violación del artículo 71 de la Decisión 313 del Acuerdo de
Cartagena, si bien es cierto que el primer registro aparece plenamente probado
por el demandante con el certificado emitido por la Superintendencia de
Industria y Comercio, es igualmente cierto que la antigüedad del registro de la
marca MAX MARA para la clase 25
Internacional, efectuada por Max Mara Fashion Group S.R.L. el 24 de noviembre de
1993, se ve afectado por la reivindicación válida de prioridades, es decir, el
derecho que la ley le otorga a un empresario para que registre en Colombia un
signo como marca alegando prioridad con base en un registro anterior efectuado
en otro país suscriptor de un tratado internacional ratificado por Colombia
sobre protección de marcas.
Esa reivindicación de
prioridades fue alegada por Max Mara Fashion Group S.R.L. al solicitar el
registro de su marca, en razón de
que tiene el certificado núm. 9206014-1 del Ministerio de Industria y Comercio
del Paraguay de 26 de octubre de 1987, por medio del cual se concedió el título
124.723 para el registro de la marca MAX
MARA en la clase 25 internacional, así como el certificado núm. 1’241.220 de
7 de junio de 1983, emitido por el Comisionado de Marcas Comerciales y Patentes
de los Estados Unidos de América, para las clases 3, 18, 25 Internacional y 29
Nacional, con origen en Italia. Además, con base en Tratados Internacionales
celebrados con anterioridad al 23 de diciembre de 1991, ante la OMPI, para las
clases 3, 18, 24 y 25, 35 y 42 con registros marcarios núms. 318.398 de 29 de
junio de 1979, 505.026 de 21 de diciembre de 1988; Venezuela para la clase 39
nacional; Gran Bretaña para la clase 25 Internacional; Gran Bretaña e Irlanda
del Norte para las clases 3, 18, 24 y 25 Internacionales; Irlanda para la clase
25 Internacional; Argentina para las clases 3,18 y 25
Internacional.
Todos esos registros
marcarios se prueban con la respectiva copia auténtica del certificado
correspondiente, lo cual es indicativo de la antigüedad del registro de la marca
MAX MARA, por lo menos para
identificar productos de la clase
25 Internacional e, incluso, anteriores al registro de la demandante, en
algunos casos, para identificar con la marca MAX MARA productos de la clase 24
Internacional sobre la cual la demandante plantea prioridad y prelación y alega
la confundibilidad que, eventualmente, generaría la nulidad del registro
atacado.
No se viola el
literal a ) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena porque no existe riesgo alguno de confusión porque se trata de
productos distintos, es decir, el comprador de ropa y calzado no los confunde
con ropa de cama o con un mantel o que imagine que esos son productos fabricados
en Italia por Max Mara Fashion Group S.R.L con la calidad, tecnología,
experiencia y esfuerzo empresarial que aplica a la ropa o al calzado que
fabrica.
En lo que toca
con el literal b) del mencionado artículo 73 no se advierte su violación porque
no están presentes los requisitos que establece esa disposición, ya que el uso
de la marca MAX MARA es anterior al
registro de la marca MAXMARA de la
demandante; porque no se aporta prueba alguna sobre el uso del nombre comercial;
porque no se demostró el empleo, con anterioridad al 24 de noviembre de 1993, de
la marca MAXMARA para la fabricación
o comercio de calzado, sombrerería o ropa femenina. Tampoco hay prueba de que en
la actualidad la demandante use la marca MAXMARA para distinguir productos
fabricados o comercializados relativos a calzado, sombrerería o ropa
femenina.
Al ser la marca
MAX MARA notoria, el principio de la
especialidad se rompe y, por ende, los derechos que otorga tal signo se
extienden a todos los demás productos o servicios identificados por los otros
signos iguales o similares usados en otras clasificaciones, de forma tal que la
exclusividad la tiene únicamente el titular de la marca notoria, razón por la
cual no se puede afirmar en el caso en estudio que la Administración haya errado
al otorgar el registro de la marca y, mucho menos, que se haya producido
violación del artículo 92 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena y, consecuencialmente, de la Constitución Política y el principio de
imparcialidad.
En lo que hace
a la transgresión de los artículo 121 y 122 de la Decisión 313 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, al contrastarlos con el contenido de la Resolución
núm. 26713 de 24 de noviembre de 1993 no se observa vulneración de derecho
alguno. Por el contrario, se advierte que la decisión se atuvo, en un todo, a la
especialidad del registro, a la protección del derecho marcario para los
titulares de marcas notorias y aplicó las prelaciones de registro previstas no
solo en las normas nacionales sino, igualmente, en las supranacionales adoptadas
por Colombia.
Complementa las
anteriores razones la firma interesada en las resultas del proceso, formulando
las excepciones que a continuación se sintetizan:
La aplicación
del principio de especialidad al registro atacado porque en el caso presente son
aplicables, además del citado, el principio de individualidad del registro, en
el sentido de establecer que el derecho al uso exclusivo de la marca MAXMARA, que tiene Luz Marina Acosta
Madrid solo compete a productos relacionados en la clase 24 Internacional, que
eventualmente puede extender su radio de acción a otros productos si se prueba
que éstos son confundibles con los contemplados en la clase 24 Internacional.
Pero no, como
en este caso, a los productos comercializados por Max Mara Fashion Group S.R.L.,
es decir, ropa femenina, calzado y sombrerería, les corresponde la clase 25
Internacional, sin ser confundibles con los artículos de lencería, ropa de cama
y mesa o tejidos. Los citados principios validan y protegen el registro de la
marca MAX MARA y determinan la
legalidad del actuar de la administración al expedir el acto administrativo
atacado. El registro objeto de nulidad se ajusta a
derecho.
La prelación
legal que favorece el registro efectuado por Max Mara Fashion Group S.R.L. se basa en
los registros marcarios efectuados a su nombre antes del 23 de diciembre de
1991, que se prueban con el certificado correspondiente e indican la antigüedad
de la marca MAX MARA, al menos para distinguir productos de
la clase 25 Internacional, e incluso para identificar productos de la clase 24,
sobre el cual la demandante plantea prioridad y prelación y, además, alega,
confundibilidad que, eventualmente, generaría la nulidad del registro
atacado.
La calidad de
notoria de la marca MAX MARA,
registrada para la clase 25 Internacional, de acuerdo con los registros
adjuntos, indica la primacía de ésta frente a la de la demandante. Igual cosa
ocurre frente al nombre y a la enseña comercial , tal como lo establecen el
artículo 6 bis, numeral primero, del Convenio de París y la Convención
Interamericana sobre Propiedad Marcaria y Comercial de
Washington.
La marca MAX MARA era, es y será novedosa,
visible y suficientemente distintiva porque llena los requisitos de forma
exigidos por la ley para ser registrable. Identifica una categoría específica de
productos, los comprendidos en la clase 25 Internacional. Dichos productos no
pueden, ni remotamente, confundirse con los comprendidos en otras
clasificaciones, especialmente los contemplados en la clase
24.
Max Mara
Fashion Group S.R.L. es el creador original del signo MAX MARA, lo viene explotando en el
mundo desde hace más de 40 años, hecho que se demuestra con las pruebas ya
enumeradas. El signo, por ende, es novedoso e igualmente visible. Es perceptible
por los sentidos y, no cabe duda, es suficientemente distintivo, juicio de valor
que le incumbe en el caso presente al juzgador.
Existe falta de
legitimidad en la causa por activa porque el demandante no probó un interés
subjetivo legítimo para buscar la cancelación del registro marcario atacado. El
interés legítimo se produciría si el demandante comercializara productos
idénticos o similares a los que se explotan con la marca MAX MARA, razón por la cual se hace
indispensable que se aporten las pruebas que demuestren ese interés legítimo.
Además, no existe derecho alguno que pueda restablecérsele a la demandante. Muy
por el contrario, la sociedad interesada en el resultado del proceso es el
perjudicado y deberá incoar las acciones de impugnación contra el irregular
registro de la marca MAXMARA para la
clase 24 Internacional obtenido por la demandante y respecto del cual la
Administración pasó por encima del principio de protección de la marca
notoria.
También
se observa una falta de interés jurídico para demandar por cuanto, al no tener
un interés legítimo en la acción de nulidad propuesta, no puede predicarse la
existencia de un interés jurídico válido para demandar.
Tampoco se
agotó la vía gubernativa porque no se interpusieron los recursos de reposición y
apelación que procedían y que debieron ejercerse a efecto de agotar debidamente
el trámite administrativo que debe adelantarse contra un acto administrativo de
carácter particular, como lo exige el artículo 135 del
C.C.A.
No utilizó el
actor la oportunidad legal que le brindó la Decisión 313 en su artículo 82, para
proponer observaciones a la marca solicitada. Luego, la negligencia del actor no
puede ser premiada otorgándosele una nueva oportunidad para impugnar una
providencia que se encuentra en firme y ejecutoriada.
Por
auto de 8 de octubre de 1997 (v. folios 53 a 55), se admitió la demanda, se
dispuso notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte
demandada, y a la sociedad Max Mara Fashion Group S.R.L., como tercero
interesado en las resultas del proceso.
Por
auto de 30 de marzo de 1998 (v. Folios 189 a 197), se abrió a pruebas el
proceso.
Por
auto de 7 de septiembre de 1998 (v. folio 186), se reconoció a la sociedad
Industrias Dormiluna Ltda. su calidad de coadyuvante en el presente
juicio.
Las
partes, de conformidad con lo ordenado por el artículo 210 del C.C.A, alegaron
de conclusión (v. folio 385) y, posteriomente, se suspendió el proceso para que
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fijara el alcance de las normas
comunitarias que la parte demandante cita como violadas (v. folios 413 a 414),
actuación, esta última, que obra a folios 425 a 441.
El Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, mediante oficio núm. 481S-TJCA-2000 de 21 de
junio del año en curso, concluyó que:
“1. Un signo puede registrarse
como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y
susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 71 de la
Decisión 313, en concordancia con el artículo 81 en la actual vigencia y,
además, si es que no incurren en ninguna de las causales de irregistrabilidad
previstas por los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, concordantes con los
artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en la actual
vigencia.
“2. La norma comunitaria andina
consagra la obligación de la autoridad nacional competente de proceder al examen
de registrabilidad de las marcas con el fin de establecer si existe o no riesgo
de confusión; aspecto este último que es causal de irregistrabilidad de la
marca.
“3.La marca notoria goza de un status jurídico y comercial diferente al
de la marca común, puesto que para alcanzar ese nivel, la marca debe reunir
atributos especiales como los relativos a la calidad del producto, a la difusión
y reconocimiento de la marca y de su imagen en el mercado. De ello surge la
necesidad de proteger a esa clase de marcas, pues en muchos casos su valor puede
incluso sobrepasar el de otros bienes tangibles del
empresario.
“4. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro
de la misma, el que confiere a su titular la facultad de ejercer las medidas de
protección pertinentes a la defensa de ese derecho, con las precisiones
señaladas en los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 del Acuerdo de
Cartagena.
“5. La referida Decisión 313 no considera al nombre comercial como
registrado, sino como ‘protegido’;
la protección del nombre la radica en el uso y no en el registro. El uso de un
nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga
del mismo, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial amparada
o protegida por ese nombre.”
En el presente
asunto, el Agente del Ministerio Público estima procedente atenerse a los
términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho
organismo multilateral.
VI
- DECISIÓN
No
observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes
CONSIDERACIONES
En primer
lugar, la Sala se debe ocupar del análisis de las excepciones propuestas por la
sociedad Max Mara Fashion Group S.R.L., llamada al presente juicio como tercero
interesado en su resultado.
Se plantean
como excepciones la aplicación del principio de la especialidad al registro
atacado, la prelación legal que favorece el registro obtenido por parte del
Grupo Max Mara, la calidad de notoria de la marca MAX MARA registrada para la clase 25
Internacional, y que la marca MAX
MARA era, es y será novedosa, visible y suficientemente distintiva, respecto
de las cuales la Sala considera que se trata de argumentos de fondo destinados a
sostener la decisión de la Administración a través de la cual se registró su
marca y no a enervar directamente las pretensiones de la demanda, razón por la
cual deberán analizarse cuando se estudie el fondo del presente
asunto.
En lo que hace
a las excepciones propiamente dichas, es decir, la falta de legitimación en la
causa por activa, la falta de interés jurídico para demandar y el no agotamiento
de la vía gubernativa, la Sala procede a su análisis en los términos que
siguen.
Respecto de la
falta de legitimación en la causa por activa, observa la Sala su improcedencia
porque la acción aquí ejercida debe entenderse como la consagrada en el artículo
113 de la Decisión 344, que, por haberse concedido el registro de la marca MAX MARA, podía ser ejercida en
cualquier tiempo y por cualquier persona, no obstante que ella no hubiera
intervenido en el trámite administrativo, como aquí
aconteció.
Por tratarse,
entonces, de esa clase de acciones, tampoco alcanzan prosperidad las otras
excepciones propuestas porque la razón anterior hace que la falta de
legitimación por activa y la falta de interés planteadas por el tercero
interesado carezcan de sustento.
Finalmente, en
lo que respecta a la falta de agotamiento de la vía gubernativa, como ya se
anotó, ese no es, por tratarse de una acción pública sui generis, requisito previo para
acceder ante la justicia nacional en procura de la nulidad del acto que concede
el registro. Cosa bien distinta sería si se niega aquel registro o si quien
demanda intervino en la vía gubernativa, puesto que, en el primer evento, se
requiere la demostración del interés que reclama la acción correspondiente, que
no se trata de la pública de nulidad antes mencionada; y, en el segundo, debe
agotar esa vía a través de la interposición de los recursos que consagra la
ley.
Las anteriores
razones llevan a concluir que las excepciones planteadas no alcanzan
prosperidad, razón por la cual se analizará de fondo el presente
asunto.
Las
conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia Andina, en su
interpretación 59-IP-2000 (v. folios 426 a 446), se apoyan en
que:
El artículo 73,
literal a), de la Decisión 313 pretende evitar cualquier situación de confusión
entre marcas, negando la posibilidad de registrar como tales, aquellas
confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un
tercero, puesto que si una marca es confundible ya no se cumpliría con la
función primordial de la distintividad. El origen de la confusión puede
concretarse a tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, los que
pueden producir error por similitudes gráficas, fonéticas o
conceptuales.
En cuanto a la
identidad o semejanza de que trata el literal b) del citado artículo 73 de la
Decisión 313, señala que:
“A partir de la Decisión 311 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena empieza, en el derecho comunitario andino, a
darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro
posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquel pueden inducir a error
a los consumidores. Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la
decisión 313 se dispuso que no podían registrarse como marcas los signos que en
relación con derechos de terceros ‘sean idénticos o se asemejen a un nombre
comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países
Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a
error.’ Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo
83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración el
Tribunal para efectos de su interpretación.”
Así pues, al
realizar en el presente caso el examen de confundibilidad a que hace referencia
el Tribunal Andino, la Sala observa que entre las dos marcas existe similitud,
dado que la única diferencia se refiere a que una es separada, MAX MARA, cuyo titular es Max Mara
Fashion Group S.R.L. para distinguir productos comprendidos dentro de la clase
25, y MAXMARA, otorgada en favor de
Luz Marina Acosta Madrid, para distinguir establecimientos de comercio y
productos comprendidos dentro de la clase 24, debiéndose tener en cuenta que esa
diferencia no les imprime el carácter de distintividad que reclama el
ordenamiento andino para que una marca sea registrable y no induzca al público
desprevenido a error.
Pero la
prioridad alegada por la actora juega a favor del tercero interesado, pues al
analizar la notoriedad de la marca MAX
MARA se observa, sin lugar a equívocos, que prima la registrada a nombre de
Max Mara Fashion Group S.R.L. por ostentar esa condición.
Señala el
Tribunal Andino en la interpretación prejudicial rendida en este
caso:
“La doctrina y la jurisprudencia han
caracterizado la marca notoria por sus atributos de ‘difusión’ y
‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o
servicio que con ella se identifica. La notoriedad es un status, un elevado
grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un
signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o
servicios como fabricados o prestados por una persona en
particular.
“La notoriedad de la marca
es un hecho que debe probarse porque la marca común, para elevarse al estadio de
la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del
producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del
producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues
ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial
y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada
como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas
comunes.
“Es de advertir que dentro
del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está
lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir
confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en
cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco
aquellos para los cuales se solicita el registro.”
Atendiendo esas
orientaciones en torno de la marca notoria, la Sala advierte que, en el caso en
estudio, se dan los presupuestos para considerar la marca MAX MARA, cuyo titular es el tercero
interesado, como notoria.
En efecto, los documentos allegados al
proceso, con miras a demostrar esa notoriedad, muestran que, con anterioridad a
la expedición del acto acusado –24 de noviembre de 1993-, la sociedad Max Mara
Fashion Group S.R.L. obtuvo el registro, en su favor de la marca MAX MARA, para distinguir productos en
diferentes clases y en distintos países del mundo.
Tal es el caso
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (v. folio 3 c. 2); y Estados Unidos de
América (v. folio 14 ibídem).
A folios 5 a 6
del mismo cuaderno, obra la traducción oficial de un certificado expedido por el
Jefe de la Sección de Registro de Marcas de la OMPI, en el cual se indica que la
marca MAX MARA para las clases 3ª,
18, 24 y 25, tiene origen Italiano y se mencionan como países interesados:
Argelia, Alemania, República Federal de Austria, Benelux, Egipto, España,
Francia, Hungría, Liechtenstein, Marruecos, Mónaco, Portugal, República
Democrática Alemana, Rumania, San Marino, Suiza, Checoslovaquia, Túnez, Unión
Soviética, Yugoeslavia.
Por su
parte, la Cámara de Comercio Italiana para Colombia certifica que la empresa Max
Mara Fashion Group constituye una de las empresas y grupo de empresas más
grandes, de mayor trayectoria consolidadas en Italia, del sector textil,
confecciones y de la moda y que, directamente y a través de las varias empresas
que constituyen dicho grupo, ha tenido y tiene hace muchos años, una operación a
nivel internacional con cobertura en todos los países del mundo (Usa, Canadá,
Caribe, Hawai, Antillas Francesas, México, Brasil, Chile, Perú, Venezuela,
Inglaterra, Escocia, Holanda, Austria, Bélgica, Suiza, Francia, Chipre, España,
Portugal, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Israel, Arabia Saudita,
Kuwait, Jordania, Emiratos Arabes, Indonesia, Malasya, Filipinas, Australia,
Japón, Korea, entre otros), su marca registrada MAX MARA.
“Certificamos además que a través de las
marcas arriba mencionadas, dicha empresa ha tenido durante el último año, ventas
a nivel mundial por cifras cercanas a los 1.000 millones de dólares; que su
operación abarca más de 1.000 puntos de venta en el
mundo.”
En el cuaderno de anexos núm. 2 obra la
publicidad que de la marca MAX MARA
se ha hecho, con anterioridad a los actos acusados, en revistas internacionales
como “MARIE CLAIRE”, “PORTRAIT MAGAZINE” y “ARIANNA”
Igualmente, en
las declaraciones recepcionadas, los testigos coinciden en afirmar que conocen
la marca MAX MARA en el exterior,
desde antes de la expedición del acto acusado; que los productos que dicha marca
ampara son de origen italiano, “... especialmente prendas de vestir de la mejor
calidad”, la cual tiene alto posicionamiento a nivel mundial; y que dicha
marca está en puntos de venta tales como Roma, Florencia, Milán París, Londres,
Madrid y Nueva York.
De tal manera
que se encuentra acreditado en el proceso que la marca MAX MARA es notoriamente conocida en el
exterior, con anterioridad a la expedición del acto acusado, pues no solo fue
registrada en diferentes países del mundo para amparar productos comprendidos
en diferentes clases, sino que ha
sido ampliamente difundida y, por lo mismo, tiene el reconocimiento que le ha
permitido tener un volumen de ventas que sobrepasa los mil millones de
dólares.
Conforme con lo anterior, se
debe resaltar, entonces, que, por referirse a una causal de irregistrabilidad
relativa a la notoriedad de una marca notoria, resulta irrelevante el criterio
de especialidad, esto es, si se trata o no de marcas para una misma clase,
conforme lo advirtió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
interpretación prejudicial rendida en este proceso.
Así pues, no
existe duda de que no se ha configurado la causal de irregistrabilidad que
denuncia la demandante, consistente en la prohibición de registrar un signo que
corresponde a una marca registrada, pues se trata de una marca notoriamente
conocida en el mundo, como se ha acreditado, puesto que había sido registrada en
el exterior con anterioridad a la expedición del acto acusado, incluidos países
de la Comunidad Andina, razón por la cual no es del caso acceder a las súplicas
de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución núm. 26713
de 24 de noviembre de 1993 y, en consecuencia, ordenar la cancelación del
certificado expedido en favor de Max Mara Fashion Group
S.R.L.
Al no hallarse
violación alguna de las normas que la demandante cita en su demanda, se negarán
sus súplicas.
Por
lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.
Notifíquese
La
anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de
24 de noviembre de 2000.
OLGA
INÉS NAVARRETE BARRERO
CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Presidenta
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA