MARCAS Y PATENTES / VIA GUBERNATIVA - No requiere agotamiento en acciones de nulidad excepto cuando se interviene en el trámite administrativo / ISS
Por
tratarse de una acción de nulidad no es menester el previo agotamiento de la vía
gubernativa, a menos que el interesado hubiera intervenido en el trámite
administrativo, por ejemplo, formulando observaciones, y éstas le hubieran sido
denegadas, caso en el cual sí está obligado a cumplir con dicho presupuesto.
Pero esta no es la situación que se presentó en el caso sub
examine.
NOTA
DE RELATORIA: La Sala reitera lo manifestado en sentencia de 18 de noviembre de
1999 (Expediente núm. 4683, Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo
Figueroa).
NOMBRE
COMERCIAL NOTORIAMENTE CONOCIDO - Identidad fonética, ortográfica y visual del
signo ISS en la enseña DATÁIS / INDUCCIÓN AL PUBLICO EN ERROR - Existencia en
cuanto a la procedencia del producto o servicio
La
sigla ISS en nuestro país identifica al Instituto de Seguros Sociales; es decir,
que forma parte de un nombre comercial notoriamente conocido. Ciertamente, la
mencionada expresión es la que se resalta en el acto administrativo de depósito.
En efecto, se observa a folio 2 que el depósito recae sobre la enseña comercial
“DATAISS” destacándose en "negrillas" la sigla "ISS" y, como quiera que dentro
de las actividades que con tal
enseña se busca identificar, están las relacionadas “CON LA FABRICACION, VENTA Y
DISTRIBUCION DE SOFTWARE AUTOLIQUIDADOR DE APORTES AL ISS Y DEMAS EPS….”, estima
la Sala que la identidad del signo “ISS”, desde el punto de vista fonético,
ortográfico y visual, de la enseña “DATAISS” con el que se distingue al
Instituto de Seguros Sociales, puede inducir al público a error en cuanto a la
procedencia del producto o servicio, esto es, que el consumidor desprevenido
puede llegar a creer que está autorizado por el mencionado Instituto. De tal
manera que no existe duda en cuanto a que el registro contenido en el acto
acusado contraviene el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
PRIMERA
Consejero
ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Santa
Fe de Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio del dos mil (2000).
Radicación
número :
4554.
Actor:
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
Referencia :
ACCIÓN DE NULIDAD
El
INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES a
través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el
artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha
presentado demanda ante esta Corporación contra la Resolución núm. 22789 de 31
de octubre de 1996, “Por la cual
se concede un depósito”,
expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
I-.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
En
apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, los siguientes cargos de
violación (folios 42 a 49)
1o.
Que se violó el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio no tuvo en cuenta los literales c), d), e) y h) del citado
artículo, que prohibe registrar marcas que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se aplican.
Que,
la Asociación Nacional de Usuarios del ISS - ANUISS- no representa el sector de usuarios del
Instituto de Seguros Sociales, razón por la cual el uso que está haciendo de la
sigla "ISS" es indebido, debido a que puede prestarse a engaño tanto para los
medios de comunicación como para el público. En el lenguaje corriente, la
utilización de la sigla "ISS", es indicativa de los bienes y servicios que
ofrece el Instituto de Seguros Sociales, Empresa Industrial y Comercial del
Estado del orden nacional.
2º: Se violó el
artículo 83, ibídem, por cuanto la División de Signos Distintivos al efectuar el
examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca "DATAISS", no tuvo en
cuenta las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a), b), d)
y f) del precitado artículo.
Que,
"ANUISS" está transcribiendo e imitando el signo del "ISS" lo cual induce en
error a los usuarios.
Que
el Instituto de Seguros Sociales, para el uso de su nombre, por lo renombrado y
notorio, no necesita registro en actividades específicas, pues es un nombre que
se viene utilizando desde el año de 1946, con las finalidades de ley que le
corresponden; y la utilización por parte de "ANUISS", para hacer competencia por
medio de propaganda laudatoria de uno de sus productos, crea confusión entre el
público que puede creer que es un producto autorizado y calificado previamente
por el ISS, sin que ello sea cierto.
Que
el signo otorgado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio fue
"DATAISS", s in embargo, los nombres que se
presentan
al público, son "DATAISS 96" y "DATAISS PLUS", los cuales no corresponden a la
realidad de lo que ofrecen, pues su producto o servicio es propio del ISS y no
de la enseña conferida.
3º:
Que se violó el artículo 113, ibídem, por cuanto el literal c) del mencionado
artículo indica que la autoridad competente podrá decretar, de oficio o a
petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca cuando éste
se haya obtenido de mala fe, considerándose casos de mala fe, entre otros,
cuando un representante, distribuidor o usuario haya obtenido el registro, de
una marca confundible con otra, sin el consentimiento expreso del titular, lo
cual ocurrió en el caso sub examine.
4º:
Que se violó el artículo 128 ibídem por cuanto el nombre comercial debe ser
protegido sin obligación de depósito o registro. Los derechos sobre el mismo se
adquieren por el primer uso sin necesidad de registro, y en la misma forma, el
depósito o la mención de depósito, no constituyen derecho sobre el
nombre.
II-. TRAMITE
DE LA ACCION
A
la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo
del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y
alegaciones.
II.1-.
CONTESTACION DE LA DEMANDA
II.1.1-.
La
Nación - Superintendencia de Industria y Comercio -, a través de apoderado,
contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo,
en esencia, lo siguiente:
Que
el acto acusado fue expedido por funcionario competente y con el lleno de los
requisitos exigidos por las normas vigentes en materia marcaria, en especial,
las de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Código de
Comercio.
Que,
como consta en los documentos obrantes en el expediente administrativo, la
"ANUISS" solicitó el depósito de la enseña DATAISS, para identificar un
establecimiento de comercio dedicado a actividades relacionadas con la
fabricación, venta y distribución de software autoliquidador de aportes al
I.S.S. y demás E.P.S, de conformidad con las clases 9 y 42 de la clasificación
internacional de Niza, cumpliendo al efecto los requisitos exigidos por las
disposiciones legales aplicables.
Que
la actora no intervino en la actuación administrativa contra la solicitud de
depósito de la enseña comercial "DATAISS", así como tampoco ha solicitado el
depósito del nombre comercial en que se destaque la misma
expresión.
Que,
si se examina la enseña comercial "DATAISS", frente a las marcas registradas en
favor del Instituto de Seguros Sociales, no se presenta similitud alguna en los
aspectos gráfico, fonético y ortográfico que pueda conllevar confusión al
consumidor.
II.1.2-.
La Asociación Nacional de Usuarios del I.S.S., tercero con interés directo en
las resultas del proceso, al contestar la demanda se opuso a las pretensiones de
la misma, con base en los siguientes argumentos:
1º:
Que la demanda es inepta, porque la actora se limitó a referirse al contenido de
las normas sin precisar el concepto de la violación; además de que hace una
transcripción amañada del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, por lo que deben compulsarse copias al Consejo Superior de
la Judicatura, dado que esa conducta constituye falta a la lealtad debida a la
Administración de Justicia, conforme al artículo 52 del Decreto 196 de
1971.
Que
no puede afirmarse que la marca "DATAISS" dé una ventaja funcional o técnica al
producto Software para la autoliquidación de aportes para todas las
instituciones de la seguridad social.
Que
el software Dataiss es genérico y utilizable por los empresarios para presentar
su autoliquidación a cualesquier E.P.S., A.R.P., o fondo de pensiones del
país.
Que
la Asociación simplificó esta labor pensando en el empresario y desarrolló un
software "DATAISS", que permitiera trabajar dentro de un solo programa, todas
las instituciones de la seguridad social del país y la emisión de los diferentes
formularios.
Que
la sigla I.S.S. no es del Seguro Social; no es el logotipo que lo identifica en sus establecimientos ni en la papelería,
ni fue el registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Que
el Seguro Social es una entidad prestadora de servicios de salud, pensiones,
riesgos profesionales, cuya función nada tiene que ver con las actividades
desarrolladas por los industriales del software.
Que,
no es cierto que la sigla I.S.S. sea indicativa de los bienes y servicios que
ofrece el Seguro Social.
Que,
haciendo un esfuerzo para interpretar el cargo de violación del literal h) del
artículo 82 de la Decisión 344, no puede considerarse como quebranto de una norma legal la simple
afirmación de que “la utilización de la sigla I.S.S. en la forma en que se está
demostrando es indicativa de esta clase de engaño” .
Que
la utilización que hace la Asociación de la marca "DATAISS" no es engañosa para
el público porque presenta claramente las cualidades que tiene el software y su
permanencia en el mercado por más de tres años demuestran la confiabilidad que
éste tiene entre los empresarios colombianos.
Que
los usuarios de la Asociación la identifican como la entidad gremial, de
carácter privado, que les presta apoyo para reclamar sus derechos ante el Seguro
Social, y que es la propietaria intelectual del software
DATAISS.
III-.
ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO
El
señor Procurador Noveno Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el
Consejo de Estado en su vista de fondo se muestra partidario de que se acceda a
las pretensiones de la demanda por
cuanto, a su juicio, el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena protege el nombre comercial, así como a su vez lo hace el
artículo 603 del C. de Co.; y los artículos 82, literal h), y 83, literales b),
y d), de la mencionada Decisión consagran como causal de irregistrabilidad de
una marca: los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público,
sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características
o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se
trate; y los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial
protegido.
Que
en la enseña comercial "DATAISS" se resalta en negrilla la sigla ISS; y, en
nuestro país dicha sigla identifica
al Instituto de Seguros Sociales y al pronunciarse, la mayoría de los
colombianos la relaciona con éste, pues se trata de un nombre comercial
notoriamente conocido y, por tal motivo, protegido sin necesidad de registro o
depósito.
IV-.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde
a la Sala, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de inepta demanda
planteada por el tercero con interés directo en las resultas del
proceso.
Dicho
tercero hace consistir la excepción en el hecho de que, a su juicio, la actora
no precisó el concepto de la violación.
Estima
la Sala que no le asiste razón al tercero pues, del resumen que ha quedado
reseñado, extractado de la demanda, claramente se advierte que la actora sí
precisó un alcance del concepto de la violación respecto de las normas
comunitarias que, en su criterio, fueron quebrantadas con el acto acusado.
En
relación con el fondo del asunto, la Sala hace las siguientes
precisiones.
El
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial
rendida en este proceso, al referirse al artículo 113 de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, llama la atención sobre el hecho de que debe
analizarse si en la acción ejercida, al tenor de dicha disposición, hubo previo
agotamiento de la vía gubernativa.
Sobre
el particular, la Sala reitera lo manifestado en sentencia de 18 de noviembre de
1999 (Expediente núm. 4683, Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo
Figueroa), en el sentido de que por tratarse de una acción de nulidad no es
menester el previo agotamiento de la vía gubernativa, a menos que el interesado
hubiera intervenido en el trámite administrativo, por ejemplo, formulando
observaciones, y éstas le hubieran sido denegadas, caso en el cual sí está
obligado a cumplir con dicho presupuesto. Pero esta no es la situación que se
presentó en el caso sub examine.
En
lo tocante al nombre comercial y su protección, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en la interpretación prejudicial que le fue solicitada,
expresó:
“La
protección al nombre comercial se otorga por los Países Miembros sin que exista
obligación de depósito o de registro, ya que sólo basta el uso real y efectivo
en relación con la actividad económica o el establecimiento que distinga, porque
es este uso el que permite al nombre comercial el consolidarse como tal y el
mantener su derecho a la exclusividad….” (folio 237).
El
actor básicamente fundamenta la demanda en la notoriedad de su nombre, por lo
cual aduce no requerir registro en actividades
específicas.
La
Sala comparte el criterio del Agente del Ministerio Público en cuanto a que la
sigla ISS
en nuestro país identifica al Instituto de Seguros Sociales; es decir, que forma
parte de un nombre comercial notoriamente conocido.
Ahora,
ciertamente, la mencionada expresión es la que se resalta en el acto
administrativo de depósito. En efecto, se observa a folio 2 que el depósito
recae sobre la enseña comercial “DATAISS”
destacándose
en "negrillas" la sigla "ISS" y, como quiera que dentro de las actividades que
con tal enseña se busca
identificar, están las relacionadas “CON LA FABRICACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE
SOFTWARE AUTOLIQUIDADOR DE APORTES AL ISS Y DEMAS EPS….”, estima la Sala que la
identidad del signo “ISS”,
desde
el punto de vista fonético, ortográfico y visual, de la enseña “DATAISS”
con el que se distingue al Instituto de Seguros Sociales, puede inducir al
público a error en cuanto a la procedencia del producto o servicio, esto es, que
el consumidor desprevenido puede llegar a creer que está autorizado por el
mencionado Instituto.
De
tal manera que no existe duda en cuanto a que el registro contenido en el acto
acusado contraviene el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, y por tal razón es viable acceder a las
pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de
lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A
:
DECLARASE
no
probada la excepción propuesta por la ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DEL
I.S.S.
DECRETASE
la nulidad de la Resolución núm. 22789 de 31 de octubre de 1996, expedida por la
Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Publíquese
el extracto de esta sentencia en la Gaceta de Propiedad
Industrial.
Devuélvase
a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, si
no fue utilizada.
COPIESE,
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Se
deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del día 22 de junio del 2000.
JUAN ALBERTO
POLO FIGUEROA GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA INES
NAVARRTE BARRERO
MANUEL S. URUETA AYOLA
Ausente