REGISTRO MARCARIO -Falta de legitimación en causa por activa / GLICOLIK

Tanto el ciudadano y abogado Alvaro Ramírez Botero como la sociedad Allergan Inc., en cuyo nombre también actúa como su apoderado judicial, ejercieron la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por tener "...interés como parte que somos del público, en que no se nos engañe, no se nos confunda, ni se nos recorte la facultad o libertad de expresión, con el registro como marca del término 'GLICOLIK'", no es de recibo para la Sala, toda vez que ello no los legitima en la causa por activa, conforme a los términos de la referida interpretación perjudicial, lo cual traerá como consecuencia que, por este aspecto, en la parte dispositiva de esta providencia, la Corporación se declare inhibida para pronunciarse de fondo en relación con la demanda instaurada. El interés que le asiste su representada para impetrar la nulidad del acto acusado deviene de que "... el titular de la marca 'GLICOLIK' se opuso a la solicitud de registro de una marca presentada inicialmente por la sociedad Herald Pharmacal Inc. que ha venido siendo tramitada en el expediente No. 94-57.720, solicitud de la cual mi representada es cesionaria, y la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, ha considerado la existencia del registro No. 171.911 de 'GLICOLIK', como causal de irregistrabilidad de la marca de mi representada", como se demuestra con la copia de la Resolución núm. 004747 de 24 de febrero de 1997, mediante la cual se le negó el registro de la marca AQUA GLYCOLIC, toda vez que con lo anterior claramente se acredita el interés que le asiste a dicha persona jurídica para pretender la declaratoria de nulidad del acto acusado, en la medida de que, de salir avante en su pretensión, podría solicitar nuevamente el registro de la marca AQUA GLICOLIC, que le fue negada por la Administración por haberse registrado con anterioridad la marca cuya legalidad se cuestiona en este proceso.

MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS - Razones de hecho y de derecho / FALTA DE MOTIVACIÓN - Existencia de nulidad / GLICOLIK

Así, pues, en el presente caso se tiene que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió el acto acusado con el simple y único argumento de que "... la solicitud de registro de la marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes", el cual, a juicio de la Sala, no refleja en absoluto las razones de hecho y de derecho que pudieron haberle asistido para proceder a ello, a fin de proporcionar a los terceros una mínima indicación para determinar si la decisión que se adoptó mediante el indicado acto estuvo ajustada a derecho o afectada por algún vicio que, conforme a la ley, pudiese dar lugar a impugnar su legalidad ante los organismos competentes, lo que indefectiblemente lleva a concluir que, por el aspecto analizado, tal acto incurrió en violación de la norma invocada en sustento del cargo sub examine. Las precedentes consideraciones son suficientes para que se proceda a declarar la nulidad del acto acusado y, como consecuencia de ello, a ordenar tanto la cancelación de la inscripción de la marca GLICOLIK en el Registro de la Propiedad Industrial, como la cancelación del Certificado de Registro núm. 171.911.

NOTA DE RELATORIA: Reitera interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el artículo 96 de la Decisión 344 y sentencia de la Sección 1° del 17 de abril de 1997, exp. 3121, Ponente Libardo Rodríguez Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Santa Fe de Bogotá D.C., seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve

Consejero Ponente: Doctor LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Ref.: Expediente núm. 4650

Actor: Alvaro Ramírez Botero y

Allergan Inc.

¡Error!No se encuentra el origen de la referencia.

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar a este asunto, instaurada por el actor de la referencia, en ejercicio de la "... acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo", con el fin de obtener de esta Corporación la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 48337 de 29 de noviembre de 1994, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca "GLICOLIK" para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Laboratorios Medihealth S.A.

I.- ANTECEDENTES

a.- Los hechos de la demanda

Ellos son, en resumen, los siguientes (fls. 20 a 22):

La marca "GLICOLIK", cuyo registro se concedió mediante el acto acusado, "... es una burda abreviación de GLICOLICO, básicamente consistente en la sola supresión de su última y menos sonora letra, puesto que el cambio de la letra C por una letra K no conlleva ninguna diferenciación fonética en nuestro idioma ... Consecuentemente, la expresión 'GLICOLIK' es muy similar, sobre todo fonéticamente, a GLICOLICO, pudiendo ser confundida con esta oralmente".

Por lo anterior, es palmario el ánimo del actual titular de esa marca, es decir, Laboratorios SILPRO S.A., en cuyo favor se traspasó la misma, de apropiarse de un término descriptivo que pertenece a todos, puesto que tiene el derecho de actuar ante cualquier tercero que, sin su consentimiento, use o aplique tal marca o cualquier otra palabra que se le asemeje, especialmente GLICOLICO.

b.- Los fundamentos de derecho de la demanda y el concepto de

violación

Ellos pueden resumirse así (fls. 22 a 26):

Primer cargo.- Indebida motivación. Al expedir el acto acusado, se incumplió la formalidad contemplada en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no motivó debidamente el acto y no se puede saber, de todas las disposiciones legales vigentes, cuáles fueron las que se aplicaron en este caso particular, ni cómo se consideró que estaban cumplidas dichas disposiciones para conceder el registro de GLICOLIK como marca.

Segundo cargo.- Falta de examen de registrabilidad. De conformidad con el artículo 96 de la Decisión 344, la División de Signos Distintivos ha debido efectuar un serio examen de registrabilidad de la expresión cuyo registro se solicitó como marca, pero el que hizo fue incompleto, puesto que no examinó la registrabilidad de la expresión en sí misma, sino apenas si existía otra marca idéntica o similar a ella, solicitada o registrada con anterioridad por un tercero.

Tercer cargo.- Insuficiente distintividad. Si conforme al artículo 81 de la Decisión 344, una de las condiciones para que una marca pueda ser registrada es la de que sea suficientemente distintiva, para expedir el acto acusado no se observó dicha condición, pues las expresiones GLICOLIK (registrada) y GLICOLIC (usada), son insuficientemente distintivas en relación con el ácido glicólico en loción, al cual el actual titular de la marca impugnada podría aplicar la primera de dichas expresiones o de hecho aplica la segunda. El ácido en cuestión tiene la característica de ser GLICOLICO, y la sola supresión de sus nueve letras, no es suficiente fonéticamente para impedir la confusión de cualquiera de las expresiones en cuestión, con esta característica.

Cuarto cargo.- Posibilidad de engaño. Al expedirse el acto acusado se desconoció el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, pues la expresión GLICOLIK da a entender que se trata de un producto con la característica, cualidades y aptitud para el uso de ser GLICOLICO, como lo es el ácido glicólico para ciertos daños de la piel, pero característica, cualidades y aptitud que no siempre tienen todos los productos de la Clase 3 Internacional para los cuales se concedió el registro de la marca GLICOLIK.

Quinto cargo.- Se trata de un término descriptivo. También se violó el artículo 82 literal d) de la Decisión 344, puesto que se concedió el registro de la expresión GLICOLIK para productos como el ácido glicólico en loción, expresión que es fonéticamente idéntica al término inglés "GLYCOLIC", y dado que en el comercio de productos higiénicos, de tocador y cosméticos, el uso de terminología inglesa es frecuente como símbolo de tecnicismo y calidad.

c.- Las razones de la defensa

La entidad demandada sostiene que el acto acusado se ajusta plenamente a derecho, pues se expidió conforme a lo dispuesto en la Decisión 344, se respetó el trámite administrativo en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Agrega que, en razón de que no se presentaron oposiciones, la oficina nacional competente efectuó el estudio administrativo de la marca solicitada, y al encontrar que es novedosa, visible y suficientemente distintiva, se concedió su registro.

Finalmente, se expresa que es de suma importancia tener en cuenta lo expuesto por esta Corporación en sentencia proferida el 26 de febrero de 1998, dentro del proceso en que fue actor el ciudadano Carlos Adolfo Cháves Fabre, y la correspondiente interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

d.- Los fundamentos de la impugnante de la demanda

El apoderado judicial de la sociedad Laboratorios Silpro S.A. expone, en resumen, los siguientes argumentos (fls. 89 a 91 y 111 a 113):

- Que la expresión GLICOLIK cumple con los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, como son distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de ser representada gráficamente y no estar comprendida dentro de las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 82 ibídem.

- Que la mencionada sociedad ofrece con la indicada marca un producto de belleza que contiene una pequeña parte de ácido glicólico y que está siendo usada para reparar algunos problemas de la piel, por lo cual no está incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 82, literal h), de la citada Decisión 344.

e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite previsto para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Mediante auto de 10 de octubre de 1997 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite de rigor (fls. 39 a 41).

Por auto del 20 de febrero de 1998 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron como tales las solicitadas por las partes (fls. 102 a 103).

Dentro del término concedido a las partes para alegar de conclusión y al Agente del Ministerio Público para rendir su concepto, todos ellos presentaron los escritos que obran a folios 107 a 121.

En proveído de 30 de abril de 1998 se ordenó suspender el proceso y someter el caso planteado a interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (fls. 124 a 125) el cual, mediante sentencia núm. 33 IP-98 de 6 de noviembre de 1998 (fls. 138 a 158), se pronunció sobre la solicitud que le fue formulada.

II.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

En el escrito que lo contiene, el señor Procurador Noveno Delegado ante esta Corporación, manifiesta que "dado que de conformidad con el artículo 31 del tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el numeral 16 del artículo 150 de la Carta Política", la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso concreto, "... es de obligatorio cumplimiento, estima esta Agencia del Ministerio Público que su intervención en el caso sub-judice carece de relievancia jurídica".

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Al analizar la interpretación prejudicial de las normas del Ordenamiento Jurídico Comunitario que le corresponde en esta clase de procesos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de pronunciarse sobre los "REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE COMO MARCA", sobre los "SIGNOS DESCRIPTIVOS", los "SIGNOS ENGAÑOSOS", las "DENOMINACIONES EN IDIOMA EXTRANJERO", y la "DEBIDA MOTIVACION" de los actos administrativos, expresó lo siguiente sobre la "LEGITIMACION PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO" (fls. 154 a 157):

"La declaración de nulidad de un registro marcario debe hacerse por la autoridad nacional competente, esto es, la designada por cada País Miembro, bien de oficio o a petición de parte interesada, pero en cualquiera de estos casos previa audiencia de las partes interesadas, cuando, entre otros supuestos el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión 344 (literal a) del artículo 113).

"En concordancia con la prescripción legal comunitaria sobre observaciones (artículo 93 de la Decisión 344), que pueden ser presentadas por quienes tengan 'interés legítimo', el artículo 113 de la misma Decisión faculta también bajo la denominación de 'parte interesada' a quienes puedan tener esa calidad. Pero en todo caso la condición de parte interesada para solicitar la nulidad de una marca debe ser analizada en cada caso por el juez que decida el proceso interno. Así por ejemplo quien ofrece productos o servicios que pertenecen al género que la marca propuesta designa, reúne las condiciones de interés directo exigidas como legitimación procesal cuando pretenda por la observación impedir la apropiación en exclusiva por otro, de la denominación identificativa del género.

"Dentro de la sentencia de interpretación prejudicial 28-IP-95 (marca: CANALI , G.O. No. 332 de 30 de marzo de 1998), el Tribunal hizo un estudio pormenorizado sobre la legitimación para demandar la nulidad, la cancelación de una marca notoria según la disposición del artículo 108 de la Decisión 344 y para presentar observaciones.

"Respecto del Artículo 113 el Tribunal en esa ocasión expresó:

"'Pero existe además el recurso consagrado en el Artículo 113, concebido por la propia Decisión como: 'De ... nulidad del registro', tampoco sometido a plazo alguno para interponerlo ante la 'autoridad nacional competente' (expresión textual de la Decisión 344), la cual es, ya no exclusivamente 'la Oficina Nacional Competente' como en el caso del 108, sino que dicha acción podría ser llevada ante el órgano administrativo o judicial al que se encuentren asignadas, conforme al Derecho interno de los Países Miembros (Disposición Final Única), las funciones jurisdiccionales sobre la materia, reguladas en dicho artículo; mas, librada esta acción específica a otra u otras personas naturales o jurídicas que demostraren su condición de 'parte interesada', con lo que se está ampliando la legitimidad para obrar. (Véase a este respecto sentencia de 24 de septiembre de 1997, Proceso 10-IP-97, 'COLSUBSIDIO', que mantiene una línea jurisprudencial recogida en el fallo emitido con motivo del proceso 04-IP-95 (G.O. No. 253 de 7 de marzo de 1997). Recurso este, el del 113, que procede únicamente por causales también 'taxativas' consagradas en el texto legal comunitario, pero todas de 'ilegalidad'; y constituyendo ellas -como puede apreciarse- numerus clausus para el intérprete y, se entiende, también para el juez en el momento en que le corresponda aplicarlas'.

"En el Proceso 10-IP-97 (marca: COLSUBSIDIO G.O. No. 308 de 28 de noviembre de 1997), el Tribunal al referirse a la legitimación activa para presentar una demanda de nulidad dijo:

"'Como en todo proceso de contradicción, en el juicio impugnatorio de la validez del registro existen dos partes procesales: por un lado, la ADMINISTRACION PUBLICA (demandada), como autora o emisora del acto administrativo de concesión del registro; y, de otro, el particular (actor) que recurre en defensa de sus intereses lesionados. Sin embargo, en el proceso de anulación del registro, el titular de los derechos derivados del acto administrativo participa como verdadera parte demandada, a la cual se le oirá y se le permitirá un integral ejercicio de su derecho a la defensa.

"'En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario 'DE OFICIO O A PETICION DE PARTE INTERESADA'.

"'La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser 'parte interesada'. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURIDICAMENTE PROTEGIDO.

"'Para Cabanellas, parte interesada es, 'procesalmente, quien puede aducir un interés legalmente protegido como base o fundamento de la acción' (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo VI, 23 Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1994).

"'El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.

"'Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso - administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados.

"'De todo lo anterior se concluye que, previo a decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de 'parte interesada', cuando la petición de nulidad provenga de un particular'.

"En el Proceso 04-IP-95 (Gaceta Oficial No. 253 de 7 de marzo de 1997), el Tribunal hizo una clara diferenciación entre la legitimación activa exigida en la Decisión 85 frente a la cancelación de una marca. En esa ocasión expresó:

"'B) Legitimación activa bajo el régimen de la Decisión 85 (artículo 76).

"'Por lo que toca a ésta, y obviamente también en relación con el caso concreto, observa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que la legitimación requerida en el ya transcrito artículo 76 de la Decisión 85, para solicitar ante la Oficina Nacional Competente la cancelación de una marca expedida en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 del 'Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial' objeto de la Decisión 85, es bien distinta de la por ésta exigida en su artículo 44 para obtener la nulidad de una patente, 'si la invención no era patentable de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 del presente Reglamento o no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el literal e) del artículo 12'.

"'En efecto, para el caso de la nulidad de patentes la legitimación es tan amplia que se la convierte en una verdadera acción popular al habilitarse a 'cualquier persona' a los fines de interponer la respectiva solicitud.

"'Cuando se trata en cambio de marcas, la expresión 'el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina Nacional Competente ...' ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun en la amplitud que el derecho comunitario da a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero no a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión 'cualquier persona', en tratándose de patentes.

"'La condición de parte interesada para solicitar la nulidad de una marca, deberá ser analizada en cada caso según la causal que se haya planteado.

"'En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del Artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de 'parte interesada' lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo, los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial'".

Con fundamento en lo anterior, en la interpretación prejudicial rendida el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en una de las conclusiones en ella contenidas, puntualizó que, "Previamente a resolver lo principal, el juzgador analizará si el accionante en una demanda de nulidad reúne la condición de 'parte interesada' conforme se advierte en este fallo".

Con base en lo consignado anteriormente, la Sala observa y considera lo siguiente:

1.- El artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se invocó como fundamento para instaurar la demanda que dio origen al proceso que mediante esta sentencia se resuelve, dispone, en lo pertinente:

"La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

" ...".

2.- De conformidad con el artículo 31 del "Tratado que Crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", esta Corporación debe adoptar la interpretación prejudicial rendida por el mencionado Tribunal para resolver el presente proceso.

3.- Como quiera que en el escrito de demanda simplemente se impetró la declaratoria de nulidad del acto acusado sin expresarse cuál era el interés de los accionantes para formular tal pretensión, conforme lo dispone el citado artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante auto de 19 de septiembre de 1997 se inadmitió la demanda para que se aclarara tal aspecto, y en escrito que obra a folios 34 a 35 los accionantes manifestaron, en lo esencial, lo siguiente:

"'Como se sabe, las causales de irregistrabilidad marcaria tienen por finalidad tutelar, bien el interés del tercero que poséa (sic) un mejor derecho, o bien el interés del publico. A las primeras se refiere el artículo 83 ibídem y a las segundas el artículo 82. Así que cualquier persona tiene interés en que la Administración no contravenga las causales de irregistrabilidad establecidas para la protección de todos, cuales son las del artículo 82. Si ninguna persona pudiera invocar la protección que brinda el artículo 82 al público en general, las causales de irregistrabilidad enunciadas en dicho artículo serían inoperantes toda vez que la Administración las contraviniere. Dicho en otras palabras, no serían verdaderas causales de irregistrabilidad, puesto que ese Honorable Consejo de Estado no siempre, ni mucho menos, tiene conocimiento de las contravenciones del artículo 82 en que incurra la Superintendencia de Industria y Comercio.

"'Pues bien, en la demanda que mi representada y yo hemos presentado a su ilustrada consideración, los tres últimos cargos están relacionados con causales de irregistrabilidad enunciadas en el artículo 82 de la Decisión 344, y tanto yo como mi representada, tenemos interés como parte que somos del público, en que no se nos engañe, no se nos confunda, ni se nos recorte la facultad o libertad de expresión, con el registro como marca del término 'GLICOLIK'.

"'Por si lo anterior no fuera suficiente, mi representada tiene un interés adicional en la nulidad impetrada, por cuanto el titular de la marca 'GLICOLIK' se opuso a la solicitud de registro de una marca presentada inicialmente por la sociedad Herald Pharmacal Inc. que ha venido siendo tramitada en el expediente No. 94-57.720, solicitud de la cual mi representada es cesionaria, y la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, ha considerado la existencia del registro No. 171.911 de 'GLICOLIK', como causal de irregistrabilidad de la marca de mi representada'".

4.- Una vez analizada la demanda y la aclaración que de ella se hizo como consecuencia de la decisión de inadmitirla, la Sala encuentra que el argumento de que tanto el ciudadano y abogado Alvaro Ramírez Botero como la sociedad Allergan Inc., en cuyo nombre también actúa como su apoderado judicial, ejercieron la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por tener "...interés como parte que somos del público, en que no se nos engañe, no se nos confunda, ni se nos recorte la facultad o libertad de expresión, con el registro como marca del término 'GLICOLIK'", no es de recibo para la Sala, toda vez que ello no los legitima en la causa por activa, conforme a los términos de la referida interpretación perjudicial, lo cual traerá como consecuencia que, por este aspecto, en la parte dispositiva de esta providencia, la Corporación se declare inhibida para pronunciarse de fondo en relación con la demanda instaurada.

5.- No obstante lo anterior, el hecho de que en el escrito de aclaración del libelo demandatorio el apoderado de la sociedad Allergan Inc. haya puntualizado que, adicionalmente, el interés que le asiste a su representada para impetrar la nulidad del acto acusado deviene de que "... el titular de la marca 'GLICOLIK' se opuso a la solicitud de registro de una marca presentada inicialmente por la sociedad Herald Pharmacal Inc. que ha venido siendo tramitada en el expediente No. 94-57.720, solicitud de la cual mi representada es cesionaria, y la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, ha considerado la existencia del registro No. 171.911 de 'GLICOLIK', como causal de irregistrabilidad de la marca de mi representada", como se demuestra con la copia de la Resolución núm. 004747 de 24 de febrero de 1997 que se acompañó a dicho escrito (fls. 36 y 37), mediante la cual se le negó el registro de la marca AQUA GLYCOLIC, ello necesariamente impone el que a continuación se emprenda el estudio y definición de los cargos formulados por dicho apoderado judicial, toda vez que con lo anterior claramente se acredita el interés que le asiste a dicha persona jurídica para pretender la declaratoria de nulidad del acto acusado, en la medida de que, de salir avante en su pretensión, podría solicitar nuevamente el registro de la marca AQUA GLICOLIC, que le fue negada por la Administración por haberse registrado con anterioridad la marca cuya legalidad se cuestiona en este proceso.

En relación con el primer cargo.- En él se plantea que el acto cuya declaratoria de nulidad se impetra está indebidamente motivado, incumpliéndose así la formalidad contemplada en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues con la única consideración de "que la solicitud de registro de la marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes", no se puede saber, de todas las disposiciones legales vigentes, cuáles fueron las que aplicó la Administración en este caso particular, ni cómo fue que ella consideró que se cumplían dichas disposiciones legales para conceder el registro de la marca en relación con todos los productos de la Clase 3 Internacional. Al respecto, se hace alusión a lo expresado por esta Sección en sentencia de 17 de abril de 1997, proferida dentro del proceso radicado bajo el número 3121.

Sobre el particular, la Sala observa y considera lo siguiente:

En la interpretación prejudicial rendida en este proceso en relación con el citado artículo 96 de la Decisión 344, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

"6.- DEBIDA MOTIVACION (Interpretación del art. 96 de la Decisión 344)

"La accionante descansa su objeción al registro del signo GLICOLIK, también en el hecho de que la Resolución impugnada, esto es la No. 48337 de 29 de noviembre de 1994, no tiene la debida motivación, acusándola por su vaguedad que 'puede ser aplicada a gran cantidad de solicitudes de registro a pesar de que ellas conciernan a diferentes marcas, productos, servicios, solicitantes y/o vigencias. De modo que no aparece motivación alguna relativa a este caso particular'.

"El análisis sobre la debida o indebida, suficiente o insuficiente motivación es un hecho que corresponde decidir al Juez Nacional. El Tribunal se remite a lo expuesto en el fallo dictado dentro del proceso 5-AN-97 (G.O. No. 361 de 7 de agosto de 1998) en el que se decidió la demanda de nulidad interpuesta contra la Resolución 430 de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Allí se dijo todo cuanto sigue:

"A. CAUSA O MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

"'La causa del acto administrativo no es sino el antecedente o precedente o las razones de hecho y de derecho que en cada caso lleva a la administración a dictar el acto. De esto se deriva la importancia de la causa.

"'....

"'Si la norma positiva exige como requisito que una resolución o decisión administrativa sea motivada, la ausencia, insuficiencia o la falsedad de la motivación puede conducir a la nulidad o anulabilidad del acto, dependiendo en cada caso de la incidencia que la falta de motivación tenga en la parte resolutiva del acto administrativo.

"'También en el fallo que decidió el proceso 1-AN-97 el Tribunal al referirse a la motivación expresó: 'La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.

"'....

"'En el caso sub judice el juzgador apreciará si la motivación de la resolución impugnada es suficiente con base en el análisis de la actuación surtida con anterioridad a la expedición del acto administrativo de concesión del registro, teniendo en cuenta que en el mismo deben constar todos aquellos hechos relevantes que sirvieron de fundamento, así como las consideraciones de Derecho que sobre las normas pertinentes de la Decisión 344 motivaron el otorgamiento del título sobre la marca.

"'Para tal efecto, debe tenerse en cuenta la finalidad que se persigue con la exigencia de la motivación del acto administrativo en virtud del cual se resuelven las solicitudes de registro de una marca, consistente en que los peticionarios se enteren de las razones por las cuales no se accedió a su petición, que los terceros que presentaron observaciones a la misma conozcan la causa por la cual sus argumentaciones y alegatos fueron rechazados, e igualmente que unos u otros, según sea el caso, conozcan los razonamientos de la oficina nacional competente a partir de los cuales se adoptó la decisión respectiva a fin de que los recursos y acciones procedentes contra ella puedan fundamentarse adecuadamente. De otra parte, ha de advertirse que al no ser requisito de legitimación para demandar la nulidad del mencionado acto el que se hayan presentado observaciones frente a la solicitud de registro, la motivación debe contener las circunstancias fácticas y jurídicas cuyo conocimiento resulte indispensable para que los terceros autorizados, no intervinientes en dicha actuación, puedan ejercer la referida acción.

Con base en lo expuesto, en la conclusión núm. 7 de dicha interpretación prejudicial, la mencionada Corporación expresó que "la suficiencia de la motivación de una resolución en virtud de la cual se decide sobre una solicitud de registro marcario, ha de analizarse teniendo en cuenta la finalidad de su exigencia normativa y tomando como referencia en cada caso concreto los antecedentes de la actuación".

En tal orden de ideas, para la Sala es incuestionable que si en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 93 ibídem, se establece que vencido el plazo establecido en la última de las citadas normas sin que se hubiesen presentado observaciones al registro de la marca solicitada, la oficina nacional competente (en este caso, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio) debe proceder al examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca, hecho este que debe comunicarse al interesado "mediante resolución debidamente motivada", ello implica que la debida y suficiente motivación jurídica y de hecho de los actos que concedan o nieguen el registro de una marca, constituye una formalidad sustancial de los mismos, cuya ausencia u omisión, en los términos consignados en dicha norma, conlleva a la declaratoria de su nulidad, puesto que ello impide que los administrados conozcan los razonamientos a partir de los cuales se adoptó la respectiva decisión, a fin de que puedan impugnar su legalidad, bien en sede administrativa o en vía jurisdiccional, con la adecuada fundamentación legal.

Se hace notar que en similares términos se pronunció esta Sección en sentencia proferida el 17 de abril de 1997 dentro del proceso radicado bajo el núm. 3121 (Actor: Alvaro Ramírez Botero y Allergan Inc., Consejero Ponente: doctor Libardo Rodríguez Rodríguez), en el cual se adoptó la interpretación prejudicial que rindió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del artículo 85 de la Decisión 313 de dicha Comisión, cuyas disposiciones eran prácticamente idénticas a las contenidas en el artículo 96 de la Decisión 344, en los términos que se transcriben a continuación:

"Respecto del cargo de violación del artículo 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Sala considera que, en efecto, al haberse adoptado como motivación del acto acusado el que 'la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes', ello conduce a predicar el quebrantamiento de dicha norma, que exige que el acto mediante el cual se otorga o niega el registro de una marca debe ser 'debidamente motivado', no sólo por las razones expuestas en la sentencia de interpretación prejudicial, sino porque esta Corporación en diversos pronunciamientos ha expresado que no puede tenerse como motivación seria, adecuada o suficiente, el empleo de fórmulas de comodín, es decir, aquéllas susceptibles de ser aplicadas a todos los casos, a pesar de sus especiales peculiaridades, y que la Administración no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en consideración las circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso conduzcan a adoptar una decisión, y que son las que constituyen la causa o motivo del acto administrativo.

"Además de lo anterior, la Sala hace notar que la materia objeto de análisis es de carácter reglado, de donde no pueden presumirse los motivos, máxime si la decisión que se toma en un momento dado puede afectar o perjudicar al administrado".

Ahora bien, dado que en la misma interpretación prejudicial rendida respecto de dicha norma del ordenamiento jurídico comunitario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluyó que para determinar si la motivación de un acto como el acusado es suficiente o no, también deben tomarse como referencia los antecedentes que le dieron origen, pues en ellos podrían encontrarse plasmados los hechos relevantes que le sirvieron de fundamento, así como las consideraciones de derecho que sobre las normas de la Decisión 344 motivaron el otorgamiento del título sobre la marca, luego de un detenido y cuidadoso examen de los documentos que como antecedentes se allegaron al proceso, la Sala observa que en ninguno de ellos se encuentran plasmadas tales razones de hecho o de derecho que pudiesen estimarse como justificativas para la expedición del acto acusado y mucho menos que antes de la ocurrencia de tal hecho se hubiese realizado el examen de registrabilidad de la marca peticionada frente a las disposiciones pertinentes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las precedentes consideraciones son suficientes para que con base en ellas, y sin que sea necesario analizar las demás acusaciones formuladas en la demanda, se proceda a declarar la nulidad del acto acusado y, como consecuencia de ello, a ordenar tanto la cancelación de la inscripción de la marca GLICOLIK en el Registro de la Propiedad Industrial, como la cancelación del Certificado de Registro núm. 171.911.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

Primero.- DECLARASE INHIBIDA esta Corporación para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda formulada, en relación con el ciudadano Alvaro Ramírez Botero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo.- DECLARASE LA NULIDAD de la Resolución núm. 48337 de 29 de noviembre de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Tercero.- Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENASE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del Certificado de Registro núm. 171.911 y de la inscripción de la marca GLICOLIK en el Registro de la Propiedad Industrial.

Cuarto.- ORDENASE la publicación de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme al literal d), del artículo 2º del Decreto 209 de 1957.

Quinto.- Devuélvase la suma depositada para gastos ordinarios del proceso o su remanente.

Sexto.- En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL S. URUETA AYOLA