MARCAS Y PATENTES / PATENTE DE INVENCIÓN - Prórroga / EXPLOTACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO - Exige que se lleve a cabo en su totalidad junto con la distribución y comercialización / EXPLOTACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO - Implica utilización en forma real y permanente / EXPLOTACIÓN - No se satisface ni con el ofrecimiento o concesión de licencias ni por la simple importación de los productos
En
sentir de la Sala la interpretación dada al artículo 38 por la Superintendencia
de Industria y Comercio no es errónea y, por el contrario, coincide con su texto
y espíritu, ya que, en tratándose de la explotación de un procedimiento, como
ocurre en el caso examinado, exige que el mismo se lleve a cabo, en su
totalidad, en el país donde fue concedida la patente, al igual que su
distribución y comercialización. Es
claro que el artículo 38 de la Decisión 344 que se dice vulnerado sólo
contempla la importación, como
medio de explotación, eso sí, junto con la distribución y comercialización, y
siempre y cuando ésta se haga de manera tal que satisfaga la demanda del
mercado, en tratándose de productos y no de procedimientos, consideración que
corrobora lo expuesto por el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación
prejudicial rendida ante este proceso, en los siguientes términos: “...la
explotación no puede satisfacerse ni mediante el ofrecimiento o concesión de
licencias, ni por la simple importación de los productos patentados (o
fabricados con procedimientos protegidos), y que aquélla, por ende, debe
consistir en la fabricación de los productos o utilización del procedimiento en
forma real, efectiva y permanente, en una medida tal que satisfaga las
necesidades de la demanda’.
CONSEJO
DE ESTADO
SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero
ponente: DOCTOR MANUEL S. URUETA AYOLA
Santa
Fe de Bogotá, D.C., (11) once de mayo del dos mil.
Radicación
número :
4777
Actor:
GLAXO GROUP LIMITED
Referencia:
ACCION DE NULIDAD
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para
resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada
por la sociedad GLAXO GROUP LIMITED, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra los
siguientes actos:
1º. Resolución núm. 1291 de 2 de julio de 1996, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se negó la solicitud
de prórroga de la patente de invención con certificado núm. 22.266, por
considerar que la invención por ella cubierta no estaba siendo explotada en
Colombia.
2º. Resolución núm. 873 de 10 de junio de 1997, expedida por el mismo
funcionario, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra la resolución identificada en el numeral anterior,
confirmándola.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, solicita que se conceda la prórroga de la patente núm.
22.266.
I.-
ANTECEDENTES
a.- Los hechos de la
demanda
Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones
son, en forma resumida, los siguientes:
1º. Mediante memorial de 1º de noviembre de 1994 se presentó ante la
División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la
solicitud de prórroga de la patente de invención a que se refiere el certificado
núm. 22.266, vigente en Colombia desde el 2 de noviembre de 1989 y hasta el 2 de
noviembre de 1994, titulada, “PROCESO PARA LA PREPARACION DE NUEVOS DERIVADOS DE
FENOETANOLAMINA QUE TIENEN ACTIVIDAD TERAPEUTICA”.
2º. El 14 de marzo de 1995 se notificó el auto 0318, mediante el cual se
le reconoció personería al apoderado de la demandante y se le concedió un plazo
de dos meses para aportar el comprobante de pago por concepto de visita
técnica y copia legalizada del
contrato de licencia de explotación de la patente, en caso de que ésta no
estuviera siendo explotada por su titular, término que venció el 15 de mayo de
1995, día en que la solicitante presentó un memorial, con el cual acompañó el
comprobante de pago por concepto de la visita técnica y la prueba de la explotación de la
patente.
3º. Dicha prueba consistió en:
a) Un affidavit firmado por la parte actora, debidamente legalizado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en el cual consta que el
objeto de la patente cuya prórroga fue solicitada está siendo producido por su
titular en Inglaterra e importado a Colombia para ser vendido y distribuido por
LABORATORIOS GLAXO DE COLOMBIA S.A., después de haber obtenido la aprobación de
comercialización por parte de las autoridades colombianas de salud;
y
b) Fotocopias debidamente autenticadas por Notario Público de la
licencia, registro y declaración de importación, a Colombia, del producto
resultante Seravent Inhaler.
4º. La entidad demandada ordenó una visita técnica a las instalaciones de
LABORATORIOS GLAXO DE COLOMBIA S.A., en la cual se constató que dicha sociedad
importa a Colombia un medicamento que contiene como principio activo un derivado
de fenoetanolamina, producido por el proceso reivindicado en la patente
colombiana núm. 22.266 por su propietario GLAXO GROUP LIMITED en
Inglaterra.
5º. Con base en dicha visita se expidió la Resolución 1291 de 2 de julio
de 1996, alegando la Superintendencia de Industria y Comercio, para negar la
solicitud de prórroga de la patente en cuestión, que el proceso patentado no
está siendo llevado a cabo en Colombia y que aún cuando el objeto resultante del
procedimiento está siendo importado a Colombia y comercializado en su
territorio, ello no satisface las exigencias de la Decisión
344.
6º. Contra dicha resolución se interpuso el recurso de reposición, el
cual la confirmó mediante la Resolución 873 de 10 de junio de 1997, notificada
por edicto desfijado el 17 de julio de 1997.
c.-
Las normas presuntamente violadas y el concepto de
la
violación.
La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se
violaron las siguientes normas, por las razones que, bajo la forma de cargos, en
forma resumida se expresan a continuación (fls. 43 a 56):
Primer cargo: Se violó
el artículo 1o de la Decisión 344 por cuanto, aunque no se trata de la concesión
de una patente de invención, sino de su prórroga, la entidad demandada ha
discriminado la invención por el objeto que cubre, esto es, un procedimiento,
puesto que pretende no reconocer a los procedimientos una alternativa de
explotación - la de la importación -, expresamente consagrada en la ley. Con
este tratamiento eminentemente discriminatorio desatiende la Administración, no
sólo el tenor literal de la norma, sino su espíritu, dado que la misma descarta
toda posibilidad de diferenciación en el tratamiento de las patentes en razón de
su objeto - producto o procedimiento - o en razón del campo que cubre. Prueba de
ello es que en el campo farmacéutico se amplió la patentabilidad de manera que
no sólo pudiera patentarse el procedimiento, sino el producto per
se.
Segundo cargo: La
Administración desconoció el artículo 38 de la Decisión 344 al negar la prórroga
en cuestión, por considerar que la patente no se estaba explotando, no obstante
que comprobó la importación a Colombia del producto obtenido por el
procedimiento patentado mediante la visita técnica, los correspondientes
documentos de importación y la declaración rendida ante Notario Público por el
dueño de la patente, acerca del uso integral del procedimiento patentado en
Inglaterra y la posterior importación del producto resultante a
Colombia.
Así, la entidad demandada interpretó erróneamente el artículo en cita, al
exigir que cuando se está frente a una patente de procedimiento el uso integral
del proceso debe llevarse a cabo en Colombia para que pueda hablarse de explotación de la patente, pues aquélla
establece que la explotación de las patentes puede llevarse a cabo, o bien
mediante la producción industrial del objeto patentado o mediante el uso
integral del proceso patentado, o bien mediante la importación, junto con la
correspondiente distribución y comercialización, cuando estas últimas se hagan
de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.
La interpretación de la Administración conlleva a que las patentes de
producto - que son las más amplias, puesto que amparan el producto obtenido por
cualquier procedimiento -, sí pueden acreditar la explotación a través de la
importación, en tanto que las patentes de procedimiento deben soportar la carga
adicional de que no sea aceptado para su prórroga el mecanismo de la
importación, que sólo puede tener
lugar a través del producto mediante el cual el procedimiento se
materializa.
Adicionalmente, la entidad demandada se equivoca cuando alega que no
puede ampararse el “monopolio” de la importación del producto amparado, ya que
según el artículo 38 de la Decisión 344 las patentes pueden también explotarse
mediante la importación del producto.
De otra parte, si de transferencia de tecnología se trata, el hecho de
importar al país el objeto de las invenciones patentadas, bien sean de producto
o de procedimiento, implica que la respectiva tecnología quede a disposición de
los colombianos.
Finalmente, de aceptarse la interpretación que del artículo 38 hace la
Administración, se llegaría al absurdo de entender por explotación, en caso de
patente de procedimiento, el uso integral del proceso patentado y la
distribución y comercialización de los resultados obtenidos, en tanto que cuando
se trate de patente de producto el requisito de explotación consistiría
únicamente en la producción industrial del producto objeto de la patente, sin
que se exigiera la distribución y comercialización del mismo, lo cual sería
incongruente e ilógico.
Tercer cargo:
Se vulneró el artículo 2º del C.C.A. , ya que la equivocada interpretación del
artículo 38 de la Decisión 344 impidió que se hiciera efectivo un derecho
reconocido por la ley, esto es, el de obtener la prórroga de la patente, cuyo
objeto está siendo explotado mediante uno de los mecanismos en aquélla
establecidos.
Cuarto cargo: Se violó
el artículo 65, numeral 5, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), el
cual constituye el anexo IC del Acuerdo de Marrakech, por el cual se estableció
la Organización Mundial del Comercio, aprobado mediante la Ley 170 de 1994 y el
cual contiene las normas mínimas de protección que deben acoger los países
partícipes de la Organización Mundial del Comercio en sus legislaciones
nacionales.
Según dicha norma, todo miembro que se valga de un período transitorio se
asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o
prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad
de éstos con las disposiciones del Acuerdo ADPIC.
En consecuencia, mediante la interpretación errónea del artículo 38 de la
Decisión 344 la entidad demandada violó también el artículo 65, numeral 5, del
Acuerdo ADPIC, pues llevó a cabo prácticas durante el período transitorio que
hacen que disminuya el grado de compatibilidad de la legislación andina con la
normatividad contenida en el acuerdo mencionado.
d.- La
oposición
El apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio,
expuso como argumentos de su defensa, los siguientes (fl.
137):
1o.- Según consta en el expediente núm. 94- 049.840, en la visita técnica
a las instalaciones de LABORATORIOS GLAXO DE COLOMBIA S.A. se verificó que la
patente no se estaba explotando en Colombia, por cuanto el procedimiento de
síntesis para preparar los derivados de la fenoetanolamina no se utiliza en
ningún procedimiento industrial, pues lo que realmente se hace es importar al
país un medicamento que contiene un principio activo derivado de la
fenoetanolamina, lo cual no corresponde al proceso originalmente patentado;
además, que de los documentos obrantes en el expediente administrativo se
concluye que la demandante aceptó que no utilizó el procedimiento
patentado.
2º. El artículo 38 de la Decisión 344 establece la concurrencia de dos
elementos para que se considere que existe explotación de la patente de
procedimiento: a) El uso integral del proceso patentado; y b) La distribución y
comercialización de los resultados obtenidos. En consecuencia, la ausencia de
uno de estos elementos impide que se configure la explotación del procedimiento
patentado, como ocurrió en el asunto examinado.
II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El
Procurador Noveno Delegado ante esta Corporación estima que su intervención en
el proceso carece de relevancia jurídica, dado que la interpretación prejudicial
de las normas comunitarias por parte del Tribunal Andino de Justicia es de
obligatorio cumplimiento, de conformidad con el artículo 31 del Tratado que creó
dicho organismo, en concordancia con el artículo 150, numeral 16, de la Carta
Política.
III.- CONSIDERACIONES DE LA
SALA
La Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la demandante,
durante la vigencia de la Decisión 85, la patente de invención correspondiente
al certificado núm. 22.266, consistente en, “PROCESO PARA LA PREPARACION DE
NUEVOS DERIVADOS DE FENOETANOLAMINA QUE TIENEN ACTIVIDAD TERAPEUTICA”, cuya
prórroga fue solicitada por la sociedad actora y negada mediante la Resolución
1291 de 2 de julio de 1996, considerando la Administración, para el efecto, lo
siguiente:
“…TERCERO:
Que según el informe técnico rendido después de practicada la visita, se
constató que la patente de invención no se está explotando en Colombia, como
quiera que el procedimiento de síntesis para preparar los derivados de
fenoetanolamina no se utiliza en ningún proceso industrial, pues lo que
realmente se hace es importar al país un medicamento que contiene un principio
activo derivado de fenoetanolamina, lo cual, obviamente, no corresponde al
proceso originalmente patentado, motivo por el cual este Despacho negará, como
en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia, la prórroga
solicitada”.
El Tribunal de Justicia Andino en respuesta a la solicitud de
interpretación prejudicial de las normas comunitarias que se invocaron como
violadas en la demanda que ocupa a la Sala, interpretación que debe ser adoptada
por esta Corporación de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación
del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, concluyó:
“1.
Se entenderá como explotación de una patente de invención cuando se la produzca
industrialmente o se esté utilizando íntegramente el procedimiento
patentado.
“2.
Se considerará igualmente como explotación de la patente, la utilización del
procedimiento patentado para la obtención del producto dentro del territorio del
país que ampara su explotación monopólica en la
subregión.
“3.
Para que se considere que el invento patentado o el procedimiento amparado por
la patente está siendo explotado, deben necesariamente concurrir, en cualquiera
de los dos casos, la distribución y la comercialización del producto en
condiciones que satisfaga suficientemente los requerimientos del
mercado.
“4.
La procedencia de la solicitud de prórroga al amparo de la Decisión 85 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, le corresponde determinarla al juez nacional,
propósito para el cual deberá tomarse en cuenta la normativa que sobre
explotación de la patente ha sido objeto de esta interpretación prejudicial y,
en todo caso, el período de protección del derecho patentado, en correspondencia
a lo establecido en esa Decisión”.
Expuestos los anteriores antecedentes, la Sala procede a estudiar cada uno de
los cargos:
Primer cargo:
Considera la parte actora que se violó el artículo 1º de la Decisión 344, cuyo texto es como sigue:
“Artículo
1o-
Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o
de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación
industrial”.
Lo anterior, por cuanto a juicio del apoderado de la sociedad
demandante, del tenor literal de la
norma se desprende que la misma no hace discriminación alguna en el tratamiento
de las patentes en razón de su objeto, esto es, si se trata de un producto o de
un procedimiento, como es el caso de la patente cuya prórroga no fue otorgada.
Sobre el particular, la Sala considera que no tiene vocación de
prosperidad la violación alegada por la actora, dado que el precepto en cuestión
se refiere a los requisitos que debe reunir una solicitud de patente de
invención para que sea otorgada, esto es, que sea novedosa, que tenga nivel
inventivo y que sea susceptible de aplicación industrial, en tanto que los actos
acusados niegan la prórroga de la patente correspondiente al certificado núm.
22.266, por no haber sido
adecuadamente explotada.
Segundo cargo: En este
se sostiene que se violó el artículo 38 de la Decisión 344, por errónea
interpretación, dado que, según el parecer de la sociedad actora, constituye
explotación de la patente de procedimiento la importación del producto, junto
con la correspondiente distribución y comercialización, independientemente de
que el procedimiento que trajo como resultado el producto se haya llevado en el
exterior.
Prescribe la citada norma:
“Artículo
38.-
A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por explotación, la
producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del
proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados
obtenidos. También se entenderá por explotación la importación, junto con la
distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de
forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado”.
En sentir de la Sala la interpretación dada al artículo 38 por la
Superintendencia de Industria y Comercio no es errónea y, por el contrario,
coincide con su texto y espíritu, ya que, en tratándose de la explotación de un
procedimiento, como ocurre en el caso examinado, exige que el mismo se lleve a
cabo, en su totalidad, en el país donde fue concedida la patente, al igual que
su distribución y comercialización.
De igual manera, para esta Corporación es claro que el artículo que se
dice vulnerado sólo contempla la
importación, como medio de explotación, eso sí, junto con la distribución y
comercialización, y siempre y cuando ésta se haga de manera tal que satisfaga la
demanda del mercado, en tratándose de productos y no de procedimientos,
consideración que corrobora lo expuesto por el Tribunal de Justicia Andino en la
interpretación prejudicial rendida ante este proceso, en los siguientes
términos:
“…La
explotación a efectos del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se entenderá
como la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso
integral del proceso patentado, entendido también como la importación, en estos
dos casos siempre que se realice la distribución y su comercialización, por lo que
resulta pertinente concluir que se entiende como explotación del procedimiento
patentado cuando el producto obtenido por el procedimiento patentado es
producido, importado, distribuido y comercializado, requisitos indispensables
para que se pueda considerar como explotado.
“La
Jurisprudencia sobre el concepto de explotación
manifiesta:
‘”…luego
de considerar antecedentes jurisprudenciales,… afirma con relación a la
interpretación de nuestra jurisprudencia en torno del concepto de explotación:
‘puede concluirse que ella ha considerado que la explotación no puede
satisfacerse ni mediante el ofrecimiento o concesión de licencias, ni por la
simple importación de los productos patentados (o fabricados con procedimientos
protegidos), y que aquélla, por ende, debe consistir en la fabricación de los
productos o utilización del procedimiento en forma real, efectiva y permanente,
en una medida tal que satisfaga las necesidades de la
demanda’.
“Así
mismo, el profesor Manuel Pachón Muñoz, …sobre la explotación de la invención
manifiesta:
‘Es
importante señalar en la definición, que para explotar la invención se requiere
la existencia de una empresa que entre sus actividades se dedique a este fin,
pues la utilización de los procedimientos o la elaboración del producto amparado
por la patente debe reunir las características de ‘permanente y
estable’.
‘Para
que exista explotación, también deberá suministrarse al mercado el resultado
final; por ello no basta que dicho resultado se utilice como insumo en la
elaboración de otros productos fabricados por la
empresa.
‘Por
otra parte, el suministro al mercado se hará en condiciones razonables de
comercialización, esto es, de manera que la cantidad, calidad y precio u otros
factores análogos satisfagan las necesidades del mercado
nacional.
‘Para
que haya explotación de la invención se requiere que la empresa que la realice
funcione, como regla general, en el país miembro donde se otorgó la patente, y
no se considera como explotación a la explotación en un país extranjero,
incluyendo los otros países de la subregión’”.
Las consideraciones transcritas son, entonces, suficientes para despachar
desfavorablemente el cargo de violación del artículo 38 de la Decisión
344.
Tercer y cuarto
cargos: Estima la sociedad demandante que se desconocieron los artículos
2º del C.C.A. y 65, numeral 5, del Acuerdo ADPIC, sustentando dicha violación en
la interpretación errónea que del artículo 38 de la Decisión 344 hiciera, a
juicio de aquélla, la entidad demandada, censura que, como ya se vio, no prosperó, lo cual trae como
consecuencia que tampoco prosperen las endilgadas a los preceptos antes
mencionados.
Al no haber desvirtuado la parte actora la presunción de legalidad que
ampara a las resoluciones acusadas como actos administrativos que son, la Sala
denegará las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
F A L L A :
PRIMERO.- DENIEGANSE las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO.- Condénase en costas a la parte actora,
de conformidad con los artículos 171 del C.C.A. y 392, numeral 1, inciso 1, del
C. de P. C.
TERCERO.- Por no haber
sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del
proceso.
CUARTO.- En firme esta
providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de
rigor.
COPIESE, NOTIFIQUESE,
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en su sesión de fecha 11 de mayo del
2.000..
JUAN
ALBERTO POLO FIGUEROA
GABRIEL E. MENDOZA
MARTELO
Presidente
OLGA
INES NAVARRETE BARRERO
MANUEL S. URUETA AYOLA