ACCION ESPECIAL DE NULIDAD - En el derecho marcario procede contra actos concesorios de registro de una marca / ACCION DE NULIDAD SUI GENERIS - No es objetiva y requiere legitimación en la causa: interés directo o personal / MARCAS Y PATENTES.

 

La acción de nulidad de que es pasible este tipo de actos, es la descrita en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que como tal es una acción de nulidad sui géneris, o especialísima, toda vez que no es objetiva debido a que, según su propio enunciado, y como lo ha dejado sentado de manera reiterada el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requiere interés directo o personal para poder incoarla, es decir, estar afectado por el acto impugnado.  En síntesis, respecto del derecho marcario, en la actualidad y a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra los actos que conceden el registro de una marca sólo caben, de una parte,  la acción de nulidad de que habla el artículo 113 de la Decisión 344, con específica condición de requerir interés directo, y la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando sea el caso, prevista en el artículo 85 del C.C.A.

 

ACCION DE NULIDAD SUBJETIVA -  La prevista en el art. 596 del Código de Comercio fue sustituida por la del art. 113 de la Decisión 344 / PREVALENCIA DEL DERECHO MARCARIO ANDINO - En relación con actos concesorios del registro marcario prevalecen las normas comunitarias sobre el derecho interno.

 

La Sala estima oportuno hacer claridad o precisión sobre el punto, por cuanto del hecho de que al amparo del Código de Comercio procedía una acción de nulidad objetiva, con la particularidad de estar sujeta al término de caducidad de cinco (5) años, puede haber quedado la errada apreciación de que los actos que conceden el registro de una marca, no obstante ser particulares, siguen siendo pasibles de la acción de simple nulidad, sin que se haya reparado que en materia marcaria, de una parte, ya no es aplicable el derecho interno, sino el derecho comunitario andino, excepto en lo no previsto en éste, y que la acción de nulidad que en el mismo se consagra (artículo 113 de la Decisión 344 precitada) sustituyó a la que preveía el artículo 596 del Código de Comercio, la cual es muy distinta a la acción de nulidad del derecho contencioso administrativo interno, específicamente por su índole subjetiva, como distinta era también la sustituida, dado que, contrario a la del artículo 84 del C.C.A., estaba sujeta a caducidad, aunque tenían en común su índole objetiva, hoy desaparecida por efecto del derecho marcario andino.

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero Ponente:  JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero del dos mil (2000)

Radicación número: 4933

Actor: SOCIEDAD QUALA S.A.

 

Por encontrarse agotado el trámite de rigor, la Sala profiere sentencia de única instancia dentro del proceso promovido en acción de nulidad por la sociedad QUALA S.A. contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio.

 

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1.- La demanda

 

a.) La pretensión

 

                                      La sociedad QUALA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de acción de nulidad, como pretensión principal solicita que se declare la nulidad de la resolución número 7391 de 5 de abril de 1995, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del Certificado de Registro número 177.022, correspondiente a la marca SUMMER JUICE, para la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

 

                                      Subsidiariamente, para el caso de que no se acceda a la petición de nulidad de la resolución impugnada, solicita que ésta se anule parcialmente, en lo que hace referencia a la expresión “JUICE” cuya traducción al español es JUGO.

 

b. ) Los hechos

 

                                      Sirven de sustento a la demanda los hechos que, atendiendo el relato que de los mismos hace el apoderado de la actora, se resumen así:

                                      Mediante solicitud radicada el 26 de diciembre de 1994, la sociedad INDUSTRIAS NOEL S.A., domiciliada en Medellín (Antioquia), tramitó bajo el expediente 94-058.369 el registro de la marca nominativa SUMMER JUICE, la cual fue otorgada mediante resolución número 7391, certificado 177.022 de 5 de abril de 1995, con vigencia hasta el 5 de abril del año 2005.

 

                                      La marca SUMMER JUICE es un término inglés cuya traducción literal al idioma castellano es “VERANO JUGO” y su traducción comprensiva y usual es “JUGO DE VERANO”.

 

                                      Las expresiones SUMMER JUICE son genéricas, de uso común y carecen totalmente de novedad y distintividad, creando confusión entre el público consumidor y además perjudicando con ello a otros comerciantes en el mismo ramo de negocios, que han sido cuidadosos en no disfrazar sus nombres o marcas distintivas comprendidos dentro de las causales de irregistrabilidad.

 

                                      La marca otorgada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, SUMMER JUICE o VERANO JUGO o JUGO DE VERANO, corresponde a un término genérico de uso común, por lo que no es susceptible de registro como marca para distinguir jugos y bebidas.

                                      En el registro de la marca “SUMMER JUICE” para distinguir jugos de la clase 32, no se observaron por parte de la oficina competente las normas de irregistrabilidad consagradas en los artículos 81 y 82 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

 

                                      c.) Normas violadas y concepto de su violación.

 

                                      En los fundamentos de derecho el libelista manifiesta que se violaron las siguientes normas:

 

                                      a). El artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio concede el registro de la marca SUMMER JUICE, cuya traducción al castellano es VERANO JUGO o JUGO DE VERANO, para jugos y bebidas de la clase 32 internacional, no obstante que al distinguir los mencionados productos lo convierte en signo carente de novedad y distintividad y, por tanto, no susceptible de registro como marca de fábrica y de comercio.

 

                                      Las marcas de fábrica, comercio o servicios tienen una función diferenciadora, por lo que las normas marcarias exigen el cumplimiento de determinados requisitos para que una marca sea registrada, entre los cuales se encuentra el que sea suficientemente distintiva y novedosa, lo que no fue cumplido por la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, trayendo como consecuencia la violación de este mandato legal.

 

                                      b). Los literales a), d), e) y h) del artículo 82 de la misma Decisión, en la medida de que se otorga el registro de la marca SUMMER JUICE para distinguir jugos y bebidas de la clase 32 internacional y esta denominación está describiendo la especie, época para su uso, además de que la legislación colombiana consagra un sistema atributivo en materia de marcas de fábrica, comercio y servicios que confieren a su titular de manera excluyente un derecho sobre la marca y su utilización.

 

                                      El registro de una marca no puede consistir en una indicación que sirva para describir en el comercio la especie, el destino, la época y la clase de productos para los cuales se utilizará. De otro lado, ningún comerciante puede apropiarse de manera exclusiva de términos con el que normalmente se identifica el producto, por lo que la marca otorgada engaña de manera inequívoca a los medios comerciales y al público en general.

 

                                      3.- Contestación de la demanda

 

                                      La Superintendencia de Industria y Comercio, al igual que la sociedad beneficiaria del acto demandado, la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., una vez notificadas en debida forma de la demanda, le dieron contestación oportuna, así:

                                     

                                      a.) La primera, frente a los hechos, manifestó que son afirmaciones que corresponde demostrar a la actora.

 

                                      En las razones de la defensa pone de presente que al proferir la resolución demandada, lo hizo con plena competencia, con el lleno de los requisitos exigidos por las normas vigentes en materia marcaria, en especial la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

 

                                      Agrega que la sociedad demandante no desvirtúa la legalidad del acto acusado, ni se opuso dentro del término legal a la solicitud de registro de la marca en cuestión, y que la resolución número 7391 de 5 de abril de 1.995, no es nula, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes, ya que la marca concedida no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad contempladas  en dichas normas, es visible, novedosa y suficientemente distintiva. Por todo ello solicita que no se tengan en cuenta las declaraciones y peticiones esbozadas  por la actora. (folio 87 a 90).

 

                                      b. La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., vinculada como tercero interesado al proceso, por su parte, expresa que se opone a las pretensiones de la demanda, y solicita que todas ellas sean desestimadas.

 

                                      Al respecto, se refiere a cada uno de los hechos, dando las explicaciones pertinentes, para luego abordar los cargos de la demanda, contra los cuales, en síntesis, sostiene que el término SUMMER JUICE posee todos los requisitos exigidos por las normas de propiedad industrial para ser considerado como signo distintivo, dado que es novedoso, tiene capacidad distintiva frente a los productos de la clase 32 por cuanto aplicado a estos productos no da a entender algo. No se refiere a la especie de los mismos, y mucho menos a una de las características o cualidades o indicaciones de ellos. Por lo tanto, no está incurso en la causal de irregistrabilidad invocada en los cargos. Al efecto se refiere a los conceptos de términos genéricos y denominaciones descriptivas. (folios 98 a 114)

 

 4.- Pruebas

 

                                      Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción (folios 50 a 76).

 

 

                                      II. ALEGATOS DE CONCLUSION

 

                                      El traslado para alegar de conclusión fue descorrido por las partes y la tercera interesada en las resultas del proceso, mediante sendos escritos en los que retoman sus respectivos planteamientos, formulados en las oportunidades procesales antes reseñadas.

 

El Procurador Sexto Delegado ante la Sala, a su turno, se hizo presente en la causa para manifestar que se atiene a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

 

                                   IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL

 

                                      Como es debido, se obtuvo la interpretación prejudicial, por solicitud de la Sala, del TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos, previa consideración especial de la naturaleza de la acción de nulidad regulada por el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del presupuesto del previo agotamiento de la vía gubernativa (folios 150 a 165).

 

 

 

                                                      IV. CONSIDERACIONES

 

                                      La Sala se inhibirá de decidir el fondo del asunto ante la improcedencia de la acción incoada por la actora, vista como acción de simple nulidad al amparo del artículo 84 del C.C.A., según se invoca en la demanda, y se desprende sin lugar a dudas de toda ella.

 

                                      En efecto, en el libelo respectivo se lee de forma inequívoca que “con el fin de tutelar el orden jurídico y la legalidad abstracta, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A.; para que previos los trámites…se ” haga la declaración ya anotada.

 

                                      El acto acusado es un acto particular que como tal, de suyo o por regla general escapa a la acción objetiva prevista entre las acciones contencioso administrativas del derecho interno.

 

                                      La acción de nulidad de que es pasible este tipo de actos, es la descrita en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que como tal es una acción de nulidad sui géneris, o especialísima, toda vez que no es objetiva debido a que, según su propio enunciado, y como lo ha dejado sentado de manera reiterada el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requiere interés directo o personal para poder incoarla, es decir, estar afectado por el acto impugnado.

                                      En relación con el alcance del artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, respecto del requisito procesal sustancial de la legitimación en causa, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha dicho, entre otros tantos pronunciamientos, que “En concordancia con la prescripción legal comunitaria sobre observaciones (artículo 93 de la Decisión 344), que pueden ser presentadas por quienes tengan ‘interés legítimo’, el artículo 113 de la misma Decisión faculta también bajo la denominación  de ‘parte interesada’ a quienes puedan tener esa calidad. Pero en todo caso la condición de parte interesada para solicitar la nulidad de una marca debe ser analizada en cada caso por el juez que decida el proceso interno. Así por ejemplo quien ofrece productos o servicios que pertenecen al género que la marca propuesta designa, reúne las condiciones de interés directo exigidas como legitimación procesal cuando pretenda por la observación impedir la apropiación en exclusiva por otro, de la denominación identificativa del género”.[1]

 

                                      La Sala estima oportuno hacer claridad o precisión sobre el punto, por cuanto del hecho de que al amparo del Código de Comercio procedía una acción de nulidad objetiva, con la particularidad de estar sujeta al término de caducidad de cinco (5) años, puede haber quedado la errada apreciación de que los actos que conceden el registro de una marca, no obstante ser particulares, siguen siendo pasibles de la acción de simple nulidad, sin que se haya reparado que en materia marcaria, de una parte, ya no es aplicable el derecho interno, sino el derecho comunitario andino, excepto en lo no previsto en éste, y que la acción de nulidad que en el mismo se consagra (artículo 113 de la Decisión 344 precitada) sustituyó a la que preveía el artículo 596 del Código de Comercio, la cual es muy distinta a la acción de nulidad del derecho contencioso administrativo interno, específicamente por su índole subjetiva, como distinta era también la sustituida, dado que, contrario a la del artículo 84 del C.C.A., estaba sujeta a caducidad, aunque tenían en común su índole objetiva, hoy desaparecida por efecto del derecho marcario andino.

 

                                      En síntesis, respecto del derecho marcario, en la actualidad y a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra los actos que conceden el registro de una marca sólo caben, de una parte,  la acción de nulidad de que habla el artículo 113 de la Decisión 344, con específica condición de requerir interés directo, y la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando sea el caso, prevista en el artículo 85 del C.C.A.

 

                                      En el presente caso no se presta a dudas que la acción de simple nulidad intentada en el sublite no tiene cabida, sin que exista la posibilidad de interpretar la demanda para asumirla como introductoria de una acción de nulidad especial o de nulidad y restablecimiento del derecho. En primer lugar, atendidos los términos de la demanda, donde la actora resalta con diafanidad el motivo o finalidad de su accionar, a saber, la tutela del orden jurídico y la legalidad abstracta, que indican a las claras que su inteligencia y la voluntad eran la de incoar la acción de simple nulidad de los actos administrativos, consagrada en el derecho interno. En segundo lugar, por la absoluta ausencia del interés personal o subjetivo de la demandante en la causa, así como de cualquier circunstancia que permita vislumbrar tal interés y, por la vía del indicio, dar paso a una acción subjetiva y al examen de los demás presupuestos procesales. Por ello, no queda camino distinto al de atenerse a lo pretendido por la actora, en el sentido de que con su demanda impetra la acción de simple nulidad de los actos acusados, lo cual la hace inepta por indebida escogencia de la acción. Como consecuencia de ello, la Sala se deberá inhibir para un pronunciamiento de fondo sobre la misma.

 

                                      En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

                                                                  F A L L A :

 

                                      PRIMERO. INHIBESE de decidir el fondo de las pretensiones de la demanda.

 

                                      SEGUNDO. DEVUELVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

                                      Cópiese, notifíquese y cúmplase.

 

                                      La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 27 de enero del año 2000. 

 

 

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA       GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

                   Presidente

 

OLGA INES NAVARRETE BARRERO          MANUEL S. URUETA AYOLA