MARCAS MIXTAS - Definición y predominio del elemento denominativo / MARCAS Y PATENTES
Las
marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una
o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), y uno de tales
elementos tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual
permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que
constituye el signo distintivo. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena ha puesto de relieve que el elemento denominativo suele ser
el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de
la palabras, que por su naturaleza son pronunciables, lo cual no es óbice para
que en algunos casos se le reconozca la prioridad al elemento gráfico,
atendiendo su tamaño, color y colocación de la gráfica.
MARCAS
- Criterios para realizar el cotejo / COTEJO DE MARCAS - Criterios / CRITERIOS
AUXILIARES DE COTEJO / MARCAS Y PATENTES - Comparación y
cotejo
Las
reglas para efectuar la comparación o cotejo de marcas, se resumen así:- La
confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las
marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;- Quien aprecie la
semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta
la naturaleza del producto; y - Deben tenerse en cuenta, así mismo, las
semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. De estas reglas, acota que la de mayor
importancia es la primera, el cotejo en conjunto de la marca, que se adopta para
todo tipo o clase de marcas, por cuanto es la impresión que el consumidor medio
tiene sobre las mismas, y que puede llevarle a la confusión frente a otras
marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. Como complemento
de éstas, cabe recordar unos criterios auxiliares, alusivos a la comparación
conceptual o semántica y fonética, que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena ha indicado en providencias anteriores y que han sido aplicados por la
Sala.
IRRGISTRABILIDAD DE MARCA - Procedencia / MARCAS - Confundibilidad / IDENTIDAD O SEMEJANZA DE MARCAS - Semejanza gramatical, fonética, semántica, ideológica y gráfica / LA BRASA ROJA EL BRASERO ROJO- Confundibilidad / MARCAS Y PATENTES
El
análisis gramatical, fonético y semántico o ideológico, conduce a un alto grado
de semejanza en la parte denominativa de ambas marcas. Pasando a la parte
gráfica, se observa que ocurre otro tanto, por lo atrás dicho, ya que la misma
tiene elementos comunes, como son el tipo de letra, la imagen de la cabeza de un
pollo, su inserción en un círculo y su ubicación en la parte superior de la
parte denominativa. Esta circunstancia no hace sino reforzar la similitud
ideológica entre ambos signos marcarios, puesto que, como se dijo, el conjunto
resulta evocativo de la actividad o servicio de pollo asado. Lo expuesto no
puede tener otro efecto que el de la confundibilidad entre las mismas por parte
del consumidor medio, tanto en el plano auditivo como visual y semántico de las
mismas, de suerte que se configura la causal de irregistrabilidad del acto
acusado, la del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, por cuanto,
además de estar acreditada la comentada similitud y consecuente riesgo de
confundibilidad, se halla debidamente acreditado el derecho de la sociedad
opositora sobre la marca LA BRASA ROJA, para servicios de la misma clase que
persigue distinguir el solicitante del registro de la marca EL BRASERO ROJO, la
42 de la clasificación internacional de Niza, toda vez que obtuvo el registro de
su marca con antelación a esta solicitud.
99/11/25,
Sección Primera, Exp. 5081, Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, Actora:
Procesadora de Alimentos Bautista Pinzón Ltda. - Proalbap Ltda. -
CONSEJO
DE ESTADO
SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
PRIMERA
CONSEJERO
PONENTE: JUAN ALBERTO POLO
FIGUEROA
Santa
Fe de Bogotá D.C., veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve
Radicación
número : 5081
Ref.: AUTORIDADES
NACIONALES
Actora: PROCESADORA DE ALIMENTOS BAUTISTA
PINZON LTDA. - PROALBAP LTDA.
La Sala procede a dictar la sentencia que corresponde al presente proceso
de única instancia, promovido, mediante acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, por la sociedad PROCESADORA DE ALIMENTOS BAUTISTA PINZON LTDA. -
PROALBAP LTDA. contra la Superintendencia de Industria y
Comercio.
1.-
La demanda
1.1.
Las pretensiones
La sociedad PROCESADORA DE ALIMENTOS BAUTISTA PINZON LTDA - PROALBAP
LTDA, a través de apoderado, pretende:
a.) Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos
proferidos por la Superintendencia de Industria y
Comercio:
a.1. La resolución 017088 de 29 de julio de 1996, proferida dentro del
expediente número 94-35248, mediante la cual se decide una oposición y se niega
el registro de la marca EL BRASERO ROJO (MIXTA), solicitado por la sociedad
PROCESADORA DE ALIMENTOS BAUTISTA PINZON LTDA. PROALBAP
LTDA.;
a.2. La resolución 010530 de 28 de abril de 1997, por la cual se resuelve
el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 017088 de 29 de julio
de 1996, confirmándola; y
a.3. La resolución número 360 de 18 de febrero de 1998, por la cual se
resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución citada en el
literal “a.1”, confirmándola.
b.- Como restablecimiento del derecho, que se declaren infundadas las
oposiciones formuladas por la COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A. y se conceda el
registro de la marca EL BRASERO ROJO (MIXTA), clase 42 de la Clasificación
Internacional de Niza, a nombre de PROCESADORA DE ALIMENTOS BAUTISTA PINZON
LTDA. PROALBAP LTDA. y se ordene publicar la parte resolutiva de la sentencia en
la Gaceta de Propiedad Industrial.
1.2.
Los hechos y omisiones
Se relatan como sustento de la demanda, los que se resumen a
continuación:
La sociedad PROCESADORA DE ALIMENTOS BAUTISTA PINZON LTDA. - PROALBAP
LTDA., presentó solicitud de registro de la marca EL BRASERO ROJO (MIXTA), clase
42, petición a la que correspondió el expediente administrativo número 94
35248.
Dentro del término para formular oposiciones, la COMPAÑÍA INVERSORA EL
CONDOR S.A., se opuso al registro de la marca argumentando que ésta es
confundible con la marca LA BRASA ROJA (MIXTA), clase 42 de su propiedad.
Tramitada la oposición, la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución 017088 de 29 de
julio de 1996, declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó
el registro de la marca solicitado por PROCESADORA DE ALIMENTOS BAUTISTA PINZON
LTDA. - PROALBAP LTDA., con fundamento en que tanto en la marca a registrar, EL
BRASERO ROJO, como la marca en que se basa la oposición, LA BRASA ROJA,
predominan los elementos denominativos, por lo que entre las dos existen
semejanzas que inducirían al público en error y por ello no pueden existir ambas
marcas en el mercado.
Contra la mencionada resolución se interpusieron los recursos de
reposición y de apelación, con fundamento en que la marca es perfectamente
registrable por cuanto no existen semejanzas desde el punto de vista gráfico,
conceptual o de cualquier otra índole, que permitan deducir cualquier parecido
entre los signos enfrentados. De otro lado, “BRASA” y “BRASERO” tienen
acepciones distintas en la lengua española.
En cuanto a los elementos gráficos, la marca solicitada posee suficiente
rasgo distintivo frente a la opositora, por cuanto la expresión “EL BRASERO
ROJO” va acompañada de un círculo dentro del cual se observa la figura
caprichosa de un pollo con cresta y pico, mirando hacia la derecha y la figura
de un pollo asado sobre unas brasas. Es decir, es un signo novedoso y
suficientemente distintivo. En consecuencia, goza de la suficiente fuerza
distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 42, dado que
cumple con las exigencias consagradas en el artículo 81 de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuales son perceptibilidad, distintividad y
susceptibilidad de representación gráfica.
Además, el signo EL BRASERO ROJO, para distinguir productos comprendidos
en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, es un signo evocativo
y, por tanto, susceptible de ser registrado como marca distintiva de los
referidos productos.
1.3. Normas violadas y concepto de su
violación.
En la demanda se invocan como violados los artículos 13 de la
Constitución Política, en concordancia con el inciso 6 del artículo 3º del
C.C.A; 81, 83, literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que
crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por razones que se pasan
a resumir:
1.3.1. El artículo 13 de la Constitución
Política, en concordancia con el inciso 6 del artículo 3º del C.C.A., dado que
la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, desconociendo los principios de igualdad de las personas ante la ley y
la imparcialidad de las autoridades administrativas, negó a la actora el
registro de la marca EL BRASERO ROJO (MIXTA), Clase 42.
1.3.2.
El artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y
Comercio ignoró que la marca EL BRASERO ROJO es un signo perceptible y
suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica y que es signo
idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 42,
elaborados y comercializados por PROCESADORA DE ALIMENTOS BAUTISTA PINZON
LIMITADA - PROALBAP LTDA., de los productos y servicios idénticos o similares
elaborados o comercializados por cualquiera otra persona.
Existen múltiples razones para que la marca EL BRASERO ROJO (MIXTA) sea
un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación
gráfica. Es perceptible, por cuanto se percibe por los sentidos de la audición y
la vista, puesto que se fija rápidamente en la mente del público; es distintivo,
es decir, individual y singular, puesto que puede diferenciarse de cualquier
otro. Es un carácter que le da a la marca la novedad y la especialidad; y es
susceptible de representación gráfica, porque se trata de un requisito formal
que permite la publicación y archivo de las marcas que se solicitan en las
Oficinas de Propiedad Industrial.
La marca EL BRASERO ROJO (MIXTA) se compone de la especial combinación de
tres palabras, aun cuando no es necesario tomar en cuenta la forma especial de
las letras, sino el sonido de las palabras.
1.3.3. Los artículos 93 y 95, en concordancia
con el 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, por interpretación errónea, por cuanto la División de Signos
Distintivos, al decidir sobre las observaciones y efectuar el examen de fondo de
las observaciones sobre la registrabilidad de la marca EL BRASERO ROJO (MIXTA),
clase 42, determinó, sin ser correcto, que la marca era confundible con LA BRASA
ROJA, para distinguir los mismos servicios y productos de similar naturaleza. En
otros términos, la marca solicitada no incurría en la causal de
irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo
83.
La División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que los signos
BRASERO y BRASA, clase 42, son palabras o signos típicos para acentuar una
actividad como la venta de pollo, por ser palabras correlacionadas con la forma,
los elementos, las sustancias, etc. utilizadas en el proceso de asar o preparar
pollos u otros productos comprendidos en la clase 42. El signo ROJO y ROJA es un
color primario, bastante llamativo, color y palabra universales y no puede
pertenecer a un solo empresario. El color rojo es utilizado por muchas empresas
y establecimientos de comercio, por ser un color llamativo, de alerta, que
resalta, etc.
El signo EL BRASERO ROJO (MIXTA), al ser novedoso, es de dominio público,
en especial, si se trata de productos comprendidos en la clase 42. Para
determinar la procedencia del registro de la marca es necesario cotejar su
composición con la marca LA BRASA ROJA (MIXTA), pues los dos signos son
arbitrarios o de fantasía, es decir, “no son voces castizas”. Gráficamente
tienen distinta presentación.
Desde el punto de vista gramatical son diferentes, pues EL BRASERO ROJO
está compuesto por trece (13) letras y LA BRASA ROJA por once (11) letras; el
primero es trisílabo, mientras que el segundo es bisílabo. Su pronunciación es
diferente.
1.3.4. Los artículos 146 y 147 de la Decisión
344,en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, ya que la División
de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no
interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones de la Decisión 344 sobre
registro de marcas, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de las normas que la integran.
2.- Contestación de la demanda
Fue vinculada al proceso como demandada, la Nación - Superintendencia de
Industria y Comercio, así como la sociedad COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A., en
calidad de tercera afectada por las resultas del proceso.
2.1. La primera dio contestación a la demanda mediante escrito que obra a
folios 101 a 105, en el que acepta como ciertos los hechos, excepto los que
están relacionados como séptimo y noveno, de los cuales dice que son
afirmaciones del libelista que le corresponde probar.
En las razones de la defensa, aboga por la legalidad del acto acusado, en
cuya expedición afirma que no se incurrió en violación de normas legales
superiores como lo sostiene la demandante, especialmente de la Decisión 344 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que los expidió de conformidad con las
atribuciones otorgadas por dicha Decisión, por lo tanto, con plena competencia,
se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria,
garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, y que después de un estudio
conjuntual de la marca concluyó que
no era irregistrable, según lo dispuesto en el artículo 83, literal a),
de la mentada Decisión, puesto que generaba confusión en el consumidor respecto
de la marca que sirvió de base a la oposición a la respectiva solicitud, ya que
en ambas predominaba el elemento denominativo, entre los cuales existen
semejanzas.
Señala que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público
de obligatorio cumplimiento, a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina
Nacional Competente.
2.2. La sociedad COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A, por intermedio de
apoderado debidamente constituido, hizo lo propio, de cuyo dicho se destaca lo
siguiente:
De entrada se opone a todas y cada una de las peticiones de la demanda,
por carecer de fundamento fáctico y legal y, por tanto, solicita se declare que
los actos acusados no contrarían las normas superiores invocadas en los cargos,
y que éstos no están llamados a prosperar.
En cuanto a los hechos, manifiesta que atendiendo los motivos de la
oposición, la cuestión conlleva los siguientes conflictos entre signos
distintivos: Marca contra marca, nombre comercial contra marca comercial, enseña
comercial contra marca comercial y marca notoria contra
marca.
La actora nunca logró demostrar que existen suficientes elementos de
distintividad, ni desvirtuar los elementos de confundibilidad planteados en la
observación y acogidos por la demandada, a saber: Imitación de la disposición
geométrica que contiene la figura de un ave, que causa confusión visual con las
marcas de la opositora; imitación del tipo de letra, que causa confusión visual;
e imitación de los elementos conceptuales que genera confusión ideológica;
conceptos éstos que el libelista pasó a explicar y sustentar en detalle,
confrontando incluso las imágenes de las marcas
confrontadas.
En este sentido, la imitación de la parte actora es evidente, pues usa un
círculo en color negro, dispuesto en el mismo sector que lo usa tradicionalmente
la opositora; usa la figura de un pollo con una sola diferencia que es la
orientación del pico; esta figura está colocada sobre un elemento que evoca una
canasta, pero que a primera vista no permite saber si son los leños que siempre
ha usado la opositora.
En cuanto a los cargos, sobre el primero, sostiene que la
Superintendencia nunca violó el artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto ésta
ni la opositora han negado que el signo EL BRASERO ROJO tenga la perceptibilidad
y que sea susceptible de representación gráfica que se exige en dicho artículo
para que sea registrable como marca. Negarlo es un imposible jurídico y
material. El debate en sede administrativa se circunscribió al problema de la
distintividad de dicha marca respecto de la marca LA BRASA
ROJA.
Del cargo segundo, manifiesta que la entidad demandada nunca violó con la
decisión atacada los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, por cuanto el
análisis de la marca EL BRASERO ROJO se hizo de manera conjuntual y no por sus
elementos de manera separada. Además, en la oposición nunca se impugnó el uso
del color rojo, ni de la expresión ROJO O ROJA en esta marca, si no la imitación
que en ella se hace de la marca LA BRASA ROJA, la cual, por su parte, nunca ha
sido descalificada por genérica, descriptiva o generalizada, y sí ha sido una
marca perfectamente distintiva para los productos y servicios de las clases 29,
30 y 42, en cuya defensa su propietaria ha tenido decisiones favorables en
diversos casos de plagio.
En cuanto a los cargos tercero y cuarto, expone que uno contiene
afirmaciones que no guardan relación con el asunto, porque la entidad demandada
no puede patrocinar, facilitar, ayudar y permitir la actuación ilícita de
quienes acuden ante ella para pedir un registro de marca; en tanto que el otro
es, en su esencia, un cargo impróspero, porque debido a la tecnología y asesoría
de que dispone la Superintendencia de Industria y Comercio, jamás se podrá
afirmar que interprete o aplique incorrectamente las disposiciones de la
Decisión 344, y menos en un caso como el presente.
3.-
Pruebas
Se
trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes
administrativos del acto objeto de la acción (Anexo 1).
II. ALEGATOS DE CONCLUSION
1ª. La demandada reiteró las razones de defensa de los actos acusados
expuestas con ocasión de la contestación de la demanda, y manifiesta que, en
virtud de ellas, se opone a las pretensiones de la accionante.
2ª. Otro tanto hizo la sociedad opositora, COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR
S.A, que insiste en que en la actuación administrativa no se cuestionó la
perceptibilidad y representación gráfica de la marca EL BRASERO ROJO, sino su
falta de distintividad, por los aspectos ya mencionados (gráfico, ideológico y
semántico), que la hacen confundible con la marca LA BRASA ROJA; como tampoco se
tuvo en cuenta el uso del color rojo para tomar la decisión acusada, ni con ella
se le dio un trato preferencial a la opositora.
Con su memorial adjunta sendas fotografías de la nueva imagen que
presentan los avisos comerciales de los establecimientos de la BRASA ROJA y el
BRASERO ROJO (folios 187 y 188), de las cuales comenta que si bien se introducen
algunos elementos de distinción, se conserva la expresión
cuestionada.
3ª. La sociedad actora nuevamente pone de manifiesto los argumentos
expuestos en la demanda y afirma que en el proceso se probaron los hechos en que
ella se sustenta. Insiste en que la marca LA BRASA ROJA es una marca débil, por
ser evocativa del estado en que está el brasero o asador de pollos; es un
término genérico, por ser común a muchas especies; las palabras BRASA y BRASERO
tienen distinto significado; los colores no son susceptibles de monopolizarse,
por ser pocos, sin embargo la entidad demandada ha concedido en repetidas
ocasiones el signo ROJO o ROJA, como parte de la marca; el signo EL BRASERO ROJO
es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación
gráfica; las marcas en conflicto tienen distinta presentación, y son diferentes
desde el punto de vista gramatical y fonético. Sobre estos dos tópicos cita
ejemplos de marca que conviven en el mercado, como PUNTO ROJO, DINO ROJO, AGUILA
ROJA, etc.
Así, trae a colación varios antecedentes judiciales de signos similares
aprobados por el Consejo de Estado, como los relativos a las marcas SEFRITA,
FRYTOS y SOFRITO CRIOLLO, al igual que
STOP y US TOP, y de los cuales deduce que sí es posible que éstos
coexistan en el mercado, igualmente pueden coexistir las marcas BRASERO ROJO y
BRASA ROJA.
III. CONCEPTO DEL MINISTERIO
PUBLICO
EL Procurador Sexto Delegado ante la Corporación intervino oportunamente
en la causa, mediante escrito en el cual manifiesta que se atiene a los términos
de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al
caso.
IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL
Para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 61 de la
Decisión 184 de 19 de agosto de 1983, de la Comisión de Acuerdo de Cartagena,
habida cuenta de que la demanda se fundamenta en disposiciones marcarias de
orden comunitario, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena, de las normas de dicho Acuerdo invocadas en
los cargos, la cual se surtió bajo la referencia Proceso 37-IP-99, que obra a
folios 220 a 232, teniendo como temas de análisis de concepto de marca, los
requisitos que debe reunir un signo para ser registrable (la distintividad, la
perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica), el riesgo de
confusión, las marcas mixtas, las reglas o criterios para la comparación
marcaria y las observaciones a las solicitudes de registro de marca.
La Sala hará aplicación de los lineamientos y conclusiones de esta
sentencia interpretativa, en lo que sea pertinente, en las consideraciones de la
sentencia.
V.
CONSIDERACIONES
1ª El problema básico que se plantea en el primer cargo de la demanda es
el de la registrabilidad del signo “EL BRASERO ROJO”, más gráfica, como marca
comercial mixta para distinguir productos de la clase 42 de la clasificación
internacional de Niza, cuyo registro solicitó la actora, y el de su posible
confundibilidad con la marca igualmente mixta “LA BRASA ROJA”, registrada en
favor de la sociedad COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A., para distinguir
servicios de la misma clase 42 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, cuya
renovación se encontraba en trámite a la fecha de la resolución número 17088,
así como de las clases 29, 30 y 31.
Esta cuestión fue examinada en el acto acusado, en virtud de la oposición
que hizo la sociedad antes mencionada a la solicitud de registro de la marca EL
BRASERO ROJO, habiéndose encontrado que la situación se encuadraba en la causal
de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Sobre el particular, la entidad demandada, después de precisar los
distintos derechos de la opositora sobre el signo “LA BRASA ROJA”, concluyó que
en la marca que se pretende registrar, EL BRASERO ROJO, como en la marca en que
se basa la oposición, LA BRASA ROJA, predominan los elementos denominativos; de
tal manera que entre estas marcas existen semejanzas que inducirían al público a
error y, por consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado, pues
generan confusión en el consumidor, más aún si se tiene en cuenta que los
elementos gráficos también son similares (folio 3). Estas apreciaciones fueron
ampliadas y ratificadas en los actos que decidieron, en su orden, los recursos
de reposición y apelación interpuestos contra la primera
resolución.
En consecuencia, fue declarada fundada la oposición formulada por la
COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A. y se negó el registro solicitado.
2ª. Sobre el punto se tiene que, como ocurre en casos como el presente,
los cargos se entrelazan o imbrican de tal forma que la suerte de los mismos son
interdependientes. Es así como la pretendida violación del artículo 81 de la
Decisión 344, aducida en el primer cargo, está precedida o subordinada a la
reclamada violación de los artículos 93 y 95, en concordancia con el 83, literal
a), de la Decisión 344, de los cuales viene a ser determinante este último; por
consiguiente, el examen de la cuestión ha de partir del
mismo.
El literal a) del artículo 83, de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, que la actora da como violado por interpretación errónea,
por cuanto la División de Signos Distintivos determinó, sin ser correcto, que la
marca era confundible con LA BRASA ROJA, para distinguir los mismos servicios y
productos de similar naturaleza, a la letra dice:
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán
registrarse como marcas aquéllos signos que, en relación con derechos de
terceros, presenten algunos de los siguientes
impedimentos:
“a)
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a
error;”.
Es decir, que el problema del sublite, en primer orden, es el de la
confundibilidad de las marcas EL BRASERO ROJO y LA BRASA ROJA, para distinguir
productos de la clase 42 de la clasificación internacional de
NIZA.
3ª. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en relación con el
tema dice que en sus sentencias ha hecho énfasis en el especial esmero que deben
tener tanto el juez como el administrador al realizar el llamado “análisis de
confundibilidad”, que permite definir la discusión acerca de si una marca es o
no similar o idéntica a otra y si, por ende, puede o no ser registrada; y que
como en el sub lite ambas marcas son mixtas, para el efecto han de tenerse en
cuenta las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han
expresado en forma profusa, a saber:
3.1. Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento
denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias
imágenes), y uno de tales elementos tiene mayor fuerza de penetración en el
público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más
relevante dentro del conjunto que constituye el signo
distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que el elemento
denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta
la fuerza expresiva de la palabras, que por su naturaleza son pronunciables, lo
cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca la prioridad al
elemento gráfico, atendiendo su tamaño, color y colocación de la
gráfica.
3.2. De su cantera jurisprudencial y dentro de la misma línea de
pensamiento, trae el siguiente rubro:
“El criterio que influya en la determinación
del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación
personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que
entre dos marcas existe o no confusión.
“El
cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los
campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el
auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos
marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o
mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el
ingreso al registro.
“La
confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que
conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras,
frases, dibujos, etiquetas…
“La
confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una
fonética similar.
“La
similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo
contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación (sic) que aquellas produzcan por medio del signo,
aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro
caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o
concepto…”.
3.3. Anota que de tales criterios, se deducen las reglas para efectuar la
comparación o cotejo de marcas, las cuales se resumen así:
- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las
marcas;
- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no
simultánea;
- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador
presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; y
- Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias
que existan entre las marcas (folios 228 a 229).
De estas reglas, acota que la de mayor importancia es la primera, el
cotejo en conjunto de la marca, que se adopta para todo tipo o clase de marcas,
por cuanto es la impresión que el consumidor medio tiene sobre las mismas, y que
puede llevarle a la confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren
disponibles en el comercio.
Como complemento de éstas, cabe recordar unos criterios auxiliares,
alusivos a la comparación conceptual o semántica y fonética, que el Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena ha indicado en providencias anteriores y que
han sido aplicados por la Sala.
4ª. A fin de aplicar al caso los parámetros antes reseñados, es menester
dejar en claro las características de las marcas en él involucradas. Al respecto
cabe relacionar las siguientes:
4.1. Como bien lo anota el Tribunal de Justicia, ambas son marcas mixtas,
pero ocurre que en ellas todos sus elementos son de igual peso, debido a que más
que distinguir un servicio terminan identificando un sitio o un establecimiento
comercial, del cual la marca, vista en su conjunto, viene a ser uno de sus
elementos básicos de distinción, en concurrencia con otros, como colores,
diseños de empaque, muebles, uniformes, etc., de suerte que la marca, ora en su
parte gráfica, ora en su denominación, mientras más notoria, termina siendo
evocativa de todo un contexto, en el que, claro está, el servicio y el producto
que en él se ofrece, es lo esencial.
Ambos elementos terminan compenetrados de tal manera, que incluso, en
muchos casos, cualquiera de ellos resulta siendo suficientemente indicativo de
la marca, o el uno termina implicando al otro: La gráfica a la parte
denominativa y viceversa, mucho más cuando las marcas son descriptivas o
evocativas, como lo son también en este caso.
Lo anterior significa que ambas marcas son mixtas en todo el sentido de
la palabra, sin que sea posible hacer reducción de ellas a una u otra clase de
marca en atención al peso predominante de alguno de sus elementos, de allí que
la comparación deba hacerse verdaderamente conjuntual, es decir, tomando de
forma global y unitaria todos los elementos de cada marca.
4.2. Ambas marcas son descriptivas o evocativas. Es así que la marca LA
BRASA ROJA está conformada por dicha expresión y por la figura de la cabeza de
un pollo sobre una base formada por unos leños o dentro de un círculo, y la
marca EL BRASERO ROJO tiene una conformación similar, de modo que tanto la parte
denominativa como la parte gráfica son evocativas de la actividad o servicio de
pollo asado, o en sentido más general, de servicio de restaurante o cocina donde
se sirve pollo asado.
5. Así las cosas, ha de hacerse la comparación integrando ambos campos de
las marcas, el denominativo y el gráfico.
En cuanto al primero, han de seguirse los criterios antes aludidos,
incluyendo los criterios auxiliares, recogidos por el Tribunal de Justicia, en
providencia anterior, en la cual señaló que en la comparación fonética se recurre a la
identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de
la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la
ordenación de las vocales, todo ello partiendo del concepto de que lo
denominativo está configurado por un conjunto de letras que al ser pronunciadas
dan lugar a la emisión de sonidos que son percibidos por el consumidor de
diferente modo (o leídas, agrega la Sala, suscitan ideas o imágenes, también de
modo diferente), de acuerdo a su estructura gráfica y fonética. Al respecto, se
precisa:
En
primer lugar, cuando existen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden,
puede presumirse que los signos (en la parte denominativa) son semejantes,
porque tal orden de distribución de las vocales en una denominación, produce,
desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación
impacta en el consumidor. En el sub lite, hay identidad en varias de las
vocales, ocupando una de ellas la misma posición y orden en ambas
denominaciones. Ellas se encuentran en las sílabas BRASERO y BRASA, respectivamente, que
ocupa la segunda posición en cada una de ellas, y ROJO y ROJA.
En segundo lugar, si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es
coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición,
cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la
marca). Aquí, este fenómeno se da solo en la tercera palabra que conforma la
denominación, ya que la sílaba RO es la sílaba tónica en la de ambas, aunque no
ocupan la misma posición dentro de toda la denominación.
Por último, la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las
denominaciones, de modo que si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer
lugar son iguales, la semejanza es más relevante, y si, por el contrario, la
sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la
probabilidad de semejanza será menor.
Esta regla opera, con cierta relatividad, en favor de la semejanza entre
las marcas cotejadas, puesto que de las sílabas que encabezan las respectivas
denominaciones la primera es diferente (EL y LA, respectivamente) y la segunda es
igual: BRA.
A lo anterior se suma que ambas denominaciones están formadas por tres
palabras, de las cuales la primera en ambas es un artículo o determinante, con
la diferencia de que en una es masculino y en la otra femenino: El y LA; la
segunda un sustantivo o sujeto que tienen la misma raíz, de modo que el de una
es un derivado de la otra: BRASERO y BRASA, y un adjetivo igual, no obstante la
diferencia de género: ROJO y ROJA.
En el plano semántico o ideológico de la parte denominativa, se tiene que
juntas describen un objeto o cosa, existente en el mundo real, calificándola
inclusive de igual manera, usando al efecto un atributo físico del mismo. El
brasero, visto como recipiente para tener lumbre o brasa, evoca igual que ésta,
un elemento incandescente, que como tal son rojos. Ambas, entonces, evocan la
idea de fuego, de incandescencia. Por lo tanto, también en este ámbito ofrecen
similitud, debido a la estrecha relación que conceptualmente tienen ambas
denominaciones.
De modo que el análisis gramatical, fonético y semántico o ideológico,
conduce a un alto grado de semejanza en la parte denominativa de ambas marcas.
Pasando a la parte gráfica, se observa que ocurre otro tanto, por lo
atrás dicho, ya que la misma tiene elementos comunes, como son el tipo de letra,
la imagen de la cabeza de un pollo, su inserción en un círculo y su ubicación en
la parte superior de la parte denominativa, según se puede apreciar a
continuación:
|
|
|
Esta circunstancia no hace sino reforzar la similitud ideológica entre
ambos signos marcarios, puesto que, como se dijo, el conjunto resulta evocativo
de la actividad o servicio de pollo asado.
Lo expuesto no puede tener otro efecto que el de la confundibilidad entre
las mismas por parte del consumidor medio, tanto en el plano auditivo como
visual y semántico de las mismas, de suerte que se configura la causal de
irregistrabilidad del acto acusado, la del literal a) del artículo 83 de la
Decisión 344, por cuanto, además de estar acreditada la comentada similitud y
consecuente riesgo de confundibilidad, se halla debidamente acreditado el
derecho de la sociedad opositora sobre la marca LA BRASA ROJA, para servicios de
la misma clase que persigue distinguir el solicitante del registro de la marca
EL BRASERO ROJO, la 42 de la clasificación internacional de Niza, toda vez que
obtuvo el registro de su marca con antelación a esta solicitud.
En la interpretación prejudicial del caso, el Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena, dice:
“Para evitar, precisamente, la presencia del
riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación
ha determinado que no pueden ser objeto de registro los signos que sean
idénticos o similares a ‘una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.”
(folio 226)
En estas circunstancias, la no concesión del registro de la marca EL
BRASERO ROJO (MIXTA) a la sociedad actora, no viola el artículo 81 de la
Decisión 344, por cuanto a pesar de que sea perceptible y susceptible de
representación gráfica, se encuentra afectada por una causal de
irregistrabilidad; ni tiene como significar trato discriminatorio en su contra o
en favor de la titular de la marca LA BRASA ROJA (MIXTA), que implique violación
del derecho de igualdad y del principio de imparcialidad a que están obligadas
las autoridades administrativas en sus decisiones, toda vez que la decisión en
tal sentido está conforme a derecho.
Por consiguiente y ante tales circunstancias, los cargos se caen de su
peso, evidenciándose por contraste la total correspondencia del acto enjuiciado
con la situación examinada y con las normas aducidas como violadas, además de
que dos de ellas, los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, no son aplicables al caso, por razones expuestas
repetidamente por el Tribunal de Justicia de dicho Acuerdo, y así consignado en
su interpretación prejudicial a que
se hace mención en esta providencia (folio 223), y a las cuales le Sala le ha
venido dando debida aplicación de manera reiterada. En consecuencia, se
denegarán las súplicas de la demanda.
En
mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
F
A L L A :
PRIMERO.NIEGANSE
las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. DEVUELVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos
ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.
TERCERO. CONDENASE en costas a la parte demandante. Liquídense por
Secretaría.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión
celebrada el día 25 de noviembre de 1999.
JUAN
ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E.
MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA
INES NAVARRETE BARRERO
MANUEL S. URUETA AYOLA