MARCAS Y PATENTES / SIMILITUD VISUAL - Existencia entre las
marcas “AYR” y “YR” / CONFUSIÓN
AUDITIVA - Existencia entre las marcas “AYR” y “YR” / IRREGISTRABILIDAD - Inducción en
error al público
Los
actos administrativos acusados denegaron el registro de la marca “AYR”,
solicitado por la actora para distinguir productos comprendidos dentro de la
clase 3ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, con fundamento en la causal de
irregistrabilidad consagrada en el literal a), del artículo 83 de la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque, a juicio de la entidad
pública demandada, dicho signo se asemeja en forma tal con la marca registrada
“YR” para la misma clase 3ª, por lo cual se puede inducir al público a
error. No obstante que la
marca solicitada “AYR”, contiene la vocal “A” y dos consonantes “Y” y “R”; y que
la marca registrada con anterioridad en favor de un tercero (“YR”), está
compuesta únicamente por dos consonantes “Y” y “R”, haciendo un cotejo de las
mismas, en forma sucesiva y no simultánea, se advierte similitud visual entre
los dos signos. Ahora, en el
aspecto fonético también se refleja tal similitud, ya que al pronunciarse las
expresiones “AYR” e “YR”, lo que precisamente se destaca en la entonación o
acentuación son las dos últimas letras, que constituyen la marca registrada en
favor del tercero, lo cual conduce,
por ende, a una confusión auditiva.
De otra parte, por tratarse de productos amparados para la misma clase
3ª, el público consumidor al cual van dirigidos puede fácilmente creer que
provienen de la misma empresa o persona, es decir, que dada la similitud entre
los signos en cuestión, el consumidor medio no está en condiciones de
diferenciarlos o distinguirlos.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Santa
Fe de Bogotá, D.C., dos (2) de
marzo del dos mil (2000).
Radicación
número: 5269
Actora:
LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO & CIA. S.C.A.
Demandado:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia:
ACCION DE NULIDAD
La
sociedad LABORATORIOS
BUSSIE BUSTILLO & CIA. S.C.A.,
a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante
esta Corporación tendiente a obtener las siguientes
declaraciones:
1ª:
Que son nulas las Resoluciones núms. 39211 de 16 de septiembre de 1994,
“POR LA CUAL
SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”,
expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio; y
3062 de 27 de agosto de 1998, “POR LA CUAL
SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION”,
expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
2ª:
Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada que conceda el registro de la marca
“AYR”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del Decreto 755 de
1972.
I-.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
En
apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de
violación (folios 21 a 23 ):
1º:
Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, porque el signo “AYR” es ostensiblemente diferente de “YR”, y cumple
con los requisitos exigidos como marca, pues es suficientemente perceptible por
los sentidos de la vista y el oído; presenta más diferencias que similitudes con
las consonantes registradas “YR”, lo cual hace que sea totalmente novedoso, que
posea fuerza distintiva para identificar productos de la clase 3ª, y es
susceptible de representación gráfica.
2º:
Que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, por cuanto la
Superintendencia de Industria y Comercio le dio una interpretación
extensiva a la disposición precitada desconociendo el hecho de que como norma
limitativa del principio general de derecho de registro, debe ser aplicada en
los casos en que la similitud lleve a la confundibilidad entre los signos de
manera indefectible, lo cual no ocurre en el caso en
comento.
3º:
Que, se violó el artículo 13 de la Carta Política, porque se le está impidiendo el derecho
de registrar el signo “AYR”, no obstante ser suficientemente
distintivo.
II-. TRAMITE
DE LA ACCION
A
la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo
del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y
alegaciones.
II.1-.
CONTESTACION DE LA DEMANDA
La
Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado,
contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de
ésta adujo, en esencia, que la marca solicitada por la actora era confundible
con la marca “YR”, en los aspectos fonético y ortográfico y, por lo mismo
irregistrable, conforme al artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena.
III-.
ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO
El
Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene al pronunciamiento que
haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como lo dispone el artículo
31 del Tratado que creó dicho organismo.
IV-.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Los
actos administrativos acusados denegaron el registro de la marca “AYR”,
solicitado por la actora para distinguir productos comprendidos dentro de la
clase 3ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, con fundamento en la causal de
irregistrabilidad consagrada en el literal a), del artículo 83 de la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque, a juicio de la entidad
pública demandada, dicho signo se asemeja en forma tal con la marca registrada
“YR” para la misma clase 3ª, por lo cual se puede inducir al público a
error.
De
acuerdo con la interpretación prejudicial rendida en este proceso, la función
esencial de la marca es identificar los productos o servicios de un comerciante
o fabricante, para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante
naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.
De
igual manera, resalta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que para
impedir o evitar al máximo el riesgo de confusión originado en la identidad o
similitud de las marcas, se ha previsto que no puedan ser objeto de registro los
signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos
o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a
error (artículo 83, literal a. de la Decisión 344).
En
orden a orientar al juzgador, encargado de aplicar la disposición antes
mencionada, el Tribunal de Justicia ha señalado unos criterios o reglas para la
comparación de los signos, a fin de determinar si hay riesgo de
confusión.
Tales
reglas son, a saber:
a):
Que se haga un cotejo, en conjunto, de las marcas;
b):
Que se examinen en forma sucesiva y no simultánea;
c):
Que quien aprecie la semejanza se coloque en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza del producto; y
d):
Que se tengan en cuenta más las semejanzas, que las diferencias que
existan.
Aplicando
las reglas o criterios antes señalados,
la Sala hace las siguientes observaciones:
No
obstante que la marca solicitada “AYR”, contiene la vocal “A” y dos consonantes
“Y” y “R”; y que la marca registrada con anterioridad en favor de un tercero
(“YR”), está compuesta únicamente por dos consonantes “Y” y “R”, haciendo un
cotejo de las mismas, en forma sucesiva y no simultánea, se advierte similitud
visual entre los dos signos.
Ahora,
en el aspecto fonético también se refleja tal similitud, ya que al pronunciarse
las expresiones “AYR” e “YR”, lo que precisamente se destaca en la entonación o
acentuación son las dos últimas letras, que constituyen la marca registrada en
favor del tercero, lo cual conduce,
por ende, a una confusión auditiva.
De
otra parte, por tratarse de productos amparados para la misma clase 3ª, el
público consumidor al cual van dirigidos puede fácilmente creer que provienen de
la misma empresa o persona, es decir, que dada la similitud entre los signos en
cuestión, el consumidor medio no está en condiciones de diferenciarlos o
distinguirlos.
Así
las cosas, estima la Sala que los actos acusados se ajustaron a la legalidad,
razón por la cual deben denegarse las súplicas de la demanda, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de
lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A
:
1º:
DENIEGANSE las súplicas de la
demanda.
COPIESE,
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Se
deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del día 2 de marzo del 2000.
JUAN
ALBERTO POLO FIGUEROA
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA INES
NAVARRETE BARRERO
MANUEL S. URUETA AYOLA