MARCAS Y PATENTES / IDENTIDAD DE MARCAS - Existencia entre las marcas “HOLA” y “OLA” a nivel fonético y auditivo / IDENTIDAD DE MARCAS - Hay riesgo de confusión cuando la identidad se presenta a nivel ideológico y a nivel fonético / NOTORIEDAD - Prevalencia del registro anterior válido / HOLA / OLA
Desde el punto de vista auditivo o
fonético las marcas "HOLA" y "OLA" son idénticas, amén de que amparan productos
de la misma clase. Y si bien es cierto que desde el punto de vista conceptual o
ideológico hay diferencia entre una y otra marca, como quiera que, como ya se dijo, existe
identidad en el campo fonético o auditivo, tal identidad hace evidente el riesgo
de confusión. De tal manera que, atendiendo la interpretación prejudicial que el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha realizado en este proceso, basta
que la identidad se presente en uno de los campos para que exista el riesgo y,
en consecuencia, se configure la causal de irregistrabilidad. Y resulta
irrelevante en este proceso la notoriedad que el acto acusado le reconoce a la
revista española "¡HOLA!" frente al hecho evidente de la existencia de un
registro anterior válido. En otras palabras, mientras el acto administrativo que
concedió el registro de la marca "OLA", en favor de la actora, para productos
comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, conserve
la presunción de legalidad que, en principio, lo ampara, no puede oponerse
criterio alguno (como sería, en este caso, el de la notoriedad) tendiente a
desconocer los efectos que está llamado a producir, en virtud del mandato
contenido en las normas comunitarias.
SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
PRIMERA
Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO.
Santa Fe de Bogotá, D.C., diecinueve
(19) de julio del dos mil (2000).
Radicación número: 5284.
Actor: CARTONES Y PAPELES DEL
RISARALDA LTDA.
Referencia: Acción de
nulidad
La sociedad CARTONES Y PAPELES DEL
RISARALDA LTDA., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad
consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la
nulidad de la resolución núm.1851 de 1 de julio de 1998, "por la cual se
resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado
para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
I-.
FUNDAMENTOS DE HECHO
Como hechos relevantes de la
demanda, se destacan los siguientes:
1o:
Que la sociedad HOLA S.A., solicitó el registro de la marca "HOLA"
(mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del Decreto 755 de
1972 o Clasificación Internacional de Niza.
2o:
Que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial,
la actora presentó demanda de oposición, con base en que su marca denominada
"OLA" (mixta) Clase 16, se hallaba vigente hasta el año
2.001.
3º:
Que, una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio
expidió la Resolución núm. 19916 de 17 de mayo de 1994, por medio de la cual
negó el registro de la marca solicitada por considerar que la misma se
encontraba incursa en causal de irregistrabilidad establecida en el literal a),
del artículo 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
declarando fundada la demanda de oposición presentada por la sociedad actora.
4o:
Que contra la citada Resolución el apoderado de la sociedad HOLA S.A. interpuso
recurso de reposición y en subsidio el de apelación; que el primero de ellos fue
resuelto a través de la Resolución núm. 20377 de 18 de septiembre de 1996,
expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio, confirmando la Resolución 19916 de 17 de mayo de 1994;
y que mediante la Resolución núm. 1851 de 1o. de julio de 1998, el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación revocando la resolución a
través de la cual se negó el registro de la marca solicitada, y en su lugar
declaró infundada la observación presentada por la actora y, como consecuencia
de ello, concedió el registro de la marca "HOLA" (mixta) Clase 16 a la
sociedad HOLA S.A..
II.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
En apoyo de sus pretensiones la
actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de
violación:
1º.
Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio erró al
considerar que el signo "HOLA" era suficientemente distintivo de la marca
de la actora, cuando lo cierto es que dicho signo es confundible con la marca
"OLA", pues carece de la distintividad extrínseca que exige la ley.
En
efecto, el signo "HOLA" (mixta) registrado por HOLA S.A. no cumple con el
requisito de distintividad extrínseca, debido al hecho de que apreciado en su
conjunto con la marca "OLA" (mixta) Clase 16, de la actora, se confunden
si se tiene en cuenta que los dos tienen las mismas sílabas y en su composición
tienen sus vocales en el mismo orden, donde la confundibilidad se extiende a los
productos, por cuanto la marca "HOLA" (mixta) fue otorgada para todos los
productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que
la misma incluye los productos de la marca registrada "OLA" Clase
16.
Que, por lo
anterior, la marca registrada por la actora excluye cualquier posibilidad de que
un tercero registre marcas confundibles con la de ella, en defensa del postulado
de la distintividad extrínseca y de los derechos adquiridos previamente por otra
persona.
2º.
Que se violó el literal a) del
artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, ya que si bien es
cierto que las marcas "OLA" (Mixta) y "HOLA" (Mixta) no son idénticas,
presentan una similitud en su conformación, en cuanto al número de sílabas,
variando en el hecho de que una marca tiene una "H" que la otra no tiene, lo
cual conduce a que el público consumidor se confunda.
Que, de
otra parte, se debe tener en cuenta que la marca de la actora "OLA"
(Mixta) Clase 16, se encuentra limitada para distinguir "papeles suaves, tisues
e higiénicos, exclusivamente" y que la Superintendencia de Industria y Comercio
al permitir el registro de la marca mixta denominada "HOLA" Clase 16, que
ampara todos los productos de la citada clase, desconoce los derechos adquiridos
que tiene una marca para distinguir productos de una determinada clase, lo que
podría originar en el futuro que la
sociedad HOLA S.A. basándose en el registro de la marca "HOLA" (Mixta)
Clase 16, usara su marca para productos amparados con la marca "OLA"
(Mixta) Clase 16.
3º.
Que se violaron los literales d) y e) del artículo 83, ibídem, ya que el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio, al expedir la resolución acusada, reconoció en la misma,
una gran popularidad a la marca "HOLA" con relación a una revista
Española, y, por lo tanto, notoriedad en nuestro medio, cuando lo cierto es que
quien tiene que probar la notoriedad de una marca es quien la alega, lo que no
ocurrió en el presente caso.
4º.
Que se violó el artículo 102, ibídem, ya que la Administración al conceder el
registro de la marca "HOLA" (Mixta) para todos los productos de la Clase
16, desconoció el derecho exclusivo que tiene la sociedad actora para usar la
marca "OLA" (Mixta) Clase 16, debido a que dicha sociedad debe compartir
el mercado con la marca inicialmente mencionada, que se encuentra registrada
para amparar todos los productos de la clase 16, lo que hace que la nueva marca
se encuentre en capacidad de interferir el mercado de los productos que son
comercializados con la marca "OLA", que, como se dijo anteriormente,
tiene mejores derechos que la marca "HOLA".
5º.
Que se violaron los artículos 146 y 147, ibídem, concordantes con el artículo 5º
del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ya que la
Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar una marca confundible con
una marca registrada por un tercero, no tuvo en cuenta el compromiso que tienen
los Países Miembros de garantizar la mejor aplicación de las disposiciones
contenidas en la Decisión 344 y de revisar los procedimientos administrativos
para salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los
particulares.
6º. Que se violó el artículo 61 de
la Constitución Política, por cuanto la demandada, al expedir la resolución
acusada, no procedió conforme a la ley, al no proteger la propiedad intelectual
sobre su marca.
III-.
TRAMITE DE LA ACCION
A la demanda se le imprimió el
trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las
etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y
alegaciones.
III.1-. CONTESTACIONES DE LA
DEMANDA
III.1.1. La Nación -SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado, contestó la demanda, y para
oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, que para
la expedición de acto acusado, es decir de la Resolución núm. 1851 de 1o. de
julio de 1998, mediante la cual se declaró infundada la observación presentada
por la Sociedad Cartones y Papeles del Risaralda Ltda., y se concedió el
registro de la marca “HOLA”, a favor de la sociedad "HOLA S.A.", se observaron y
aplicaron correctamente las disposiciones legales vigentes en materia marcaria ,
sin violar de manera alguna normas de carácter superior, como lo afirma la parte
demandante.
Que,
estudiada en detalle la marca solicitada para registro por la Sociedad "HOLA
S.A.", se observa que ésta cumple entre otros, con los requisitos de
distintividad, representación gráfica y novedad, lo cual permite concluir que no
se configuran las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma comunitaria, como
lo aduce la parte demandante.
III.1.2. El
apoderado de la Sociedad "Hola S.A.", tercero con interés directo en las
resultas del proceso, aduce en síntesis lo siguiente:
Que el
signo “!HOLA!” colocado dentro de un rectángulo de mayor base y menor altura, es
suficientemente capaz de distinguirse e individualizarse con relación a la marca
“OLA” de la actora, razón por la cual no son confundibles, ni inducen al público
a error sobre el origen de las mismas.
Que, de
otra parte, las marcas en conflicto tienen una significación propia, como se
puede observar de las definiciones que trae el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española y, que a pesar de que tengan una pronunciación igual, los
consumidores no incurrirán en error, más aún si se tiene en cuenta que la
revista española ¡HOLA! ha adquirido, a través de los años, bastante popularidad
y, por lo tanto, no se confundiría con otra.
Que,
finalmente, la notoriedad a que hace relación el Superintendente Delegado
obedece a un conocimiento personal que él también tiene de la revista “!HOLA!”,
el cual, a su juicio, debe asimilarse a convicción del
juzgador.
III.
2-.
ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO
El Agente del Ministerio
Público, en esta etapa procesal, guardó silencio.
IV-.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El acto administrativo acusado
concedió el 1º de julio de 1998 el registro de la marca "HOLA" (Mixta) a favor
de la Sociedad "HOLA S.A.".
Según se extrae de los antecedentes
administrativos, a través de la Resolución núm. 002483 de 1986 (Folio 17), la
División de Signos Distintivos de la Superitendencia de Industria y Comercio
concedió en favor de la actora el registro de la marca "OLA", Etiqueta, para
distinguir productos de la Clase 16 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.
El artículo 83, literal a), de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se invoca, entre otras
disposiciones, como quebrantado, prevé:
"Asimismo, no podrán
registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de
terceros, presenten algunos de los siguientes
impedimentos:
a) Sean idénticos o se
asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda inducir al público a
error".
En la interpretación prejudicial
núm. 22-IP-2000, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, al precisar el alcance de la causal de irregistrabilidad en
estudio, señaló las reglas que debe tener en cuenta el juzgador para efectos de
establecer la similitud entre las marcas.
Al respecto, dijo el mencionado
Tribunal:
"...Para poder establecer la
similitud y por tanto la existencia del riesgo de confusión este Órgano
Comunitario, ha destacado las siguientes reglas:
Regla 1.- La confusión resulta de la
impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse
sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Quien aprecie el parecido
debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la
naturaleza del producto.
Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las
semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas..." (folio
213).
Igualmente, el Tribunal Andino
precisó que la confusión puede presentarse en el campo ideológico y en el
fonético. Al analizar las marcas en cuestión señaló que desde el punto de vista
ideológico el significado de las marcas "HOLA" y "OLA" era diferente, no así en
el campo fonético. (folio 214).
Y, dentro de las conclusiones que
presentó en su interpretación, manifestó:
"El juez nacional debe
determinar si existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados. Esta
confusión puede no sólo ser en el campo ideológico sino también en el campo
fonético, bastando que se presente en uno de estos campos para que exista
este riesgo..." (Subraya fuera de texto).
Aplicando al caso en estudio las
reglas antes mencionadas la Sala advierte que, efectivamente, desde el punto de
vista auditivo o fonético las marcas "HOLA" y "OLA" son idénticas, amén de que
amparan productos de la misma clase.
Y si bien es cierto que desde el
punto de vista conceptual o ideológico hay diferencia entre una y otra
marca, como quiera que, como ya se
dijo, existe identidad en el campo fonético o auditivo, tal identidad hace
evidente el riesgo de confusión. De tal manera que, atendiendo la interpretación
prejudicial que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha realizado en
este proceso, basta que la identidad se presente en uno de los campos para que
exista el riesgo y, en consecuencia, se configure la causal de
irregistrabilidad.
Y resulta irrelevante en este
proceso la notoriedad que el acto acusado le reconoce a la revista española
"¡HOLA!" frente al hecho evidente de la existencia de un registro anterior
válido.
En otras palabras, mientras el acto
administrativo que concedió el registro de la marca "OLA", en favor de la
actora, para productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación
Internacional de Niza, conserve la presunción de legalidad que, en principio, lo
ampara, no puede oponerse criterio alguno (como sería, en este caso, el de la
notoriedad) tendiente a desconocer los efectos que está llamado a producir, en
virtud del mandato contenido en las normas comunitarias.
Tal criterio solo cabría aducirse,
por parte de los interesados, a través de la acción de nulidad que procede
contra los actos de registro.
Así las cosas, para la Sala resulta
clara la violación por parte del acto acusado de la norma comunitaria analizada,
razón por la cual es del caso acceder a las pretensiones de la demanda, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,
F A L
L A :
DECLARASE la nulidad de la Resolución
núm. 1851 de 1º de julio de 1998. En consecuencia, se ordena la cancelación del
certificado de registro expedido a favor de la Sociedad HOLA
S.A.
Publíquese el extracto de
esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y
CUMPLASE.
Se deja constancia de que la
anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del
día 19 de julio del 2000.
JUAN
ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA INES NAVARRETE
BARRERO MANUEL S.
URUETA AYOLA