MARCAS Y PATENTES / SIGNO - prohibición de fraccionarlo para su análisis de registrabilidad / NUTRISAL - Analizado en conjunto no configura causal de irregistrabilidad

 

La Administración incurrió en una impropiedad técnica en el estudio del signo a registrar, como fue la de fraccionarlo, de allí que de paso haya incurrido en una inexactitud al manifestar que “..., el signo cuyo registro como marca se solicita consiste exclusivamente en la expresión SAL, aunque después diga que está unido a la expresión NUTRI que corresponde a una característica del mismo”. Para el caso se debe partir de que el signo es NUTRISAL y, por ende, es menester tomarse en conjunto, como un todo, toda vez que por  efecto de los prefijos y sufijos se pueden originar palabras o expresiones derivadas de otras, como aquí es el caso. En este sentido, la denominación NUTRISAL es una palabra compuesta por el prefijo NUTRI, que a su vez contiene la raíz del verbo nutrir, y el sustantivo SAL. En él, ciertamente, se alude al nombre de uno de los productos que con el signo se busca representar, aunque apenas a uno de los tantos comprendidos en la clase, sin que quepa afirmar que la marca consista exclusivamente en dicha denominación, ya que está unida a otra expresión que la precede; por consiguiente, en lo que concierne al producto sal, comprendido en la clase en referencia, no se estructura por este concepto la causal de irregistrabilidad que de ella se predica en el acto demandado.

NOTA DE RELATORIA: Cita sentencia del 30 de marzo del 2.000, Exp. 5287, M.P. doctor Juan Alberto Polo Figueroa.

 

SIGNO QUE ESTRUCTURA LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - Inexistencia / RESOLUCIÓN NUGATORIA DEL REGISTRO MARCARIO - Decreta nulidad 

 

Tampoco se estructura en lo que concierne a las características del producto sal, por la evocación que de nutritiva puede significar el prefijo NUTRI, debido a que propiamente no constituye característica de la sal la de servir de alimento. En efecto, si bien la sal - como muchos otros minerales con propiedades electrolíticas que contienen elementos esenciales - conviene a los organismos vivos, su consumo puede, en algunos casos, llegar a ser perjudicial y es común que los médicos recomienden su supresión en las comidas. De ahí que, como es sabido, su principal función sea la de sazonar o dar sabor a los alimentos y “conservar las carnes muertas”, como lo registra el Diccionario de la Real Academia Española, al definir el vocablo. Lo evidente es que la situación descrita no se adecua o corresponde a las dos hipótesis normativas aplicadas a la misma, de las varias que contempla el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, como causal de irregistrabilidad del comentado signo para distinguir servicios de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza; por consiguiente, el acto acusado resulta contrario al precepto comunitario invocado como violado, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, de allí que deba decretarse su nulidad.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejera ponente:  OLGA INES NAVARRETE BARRERO

 

Santa Fe de Bogotá D.C., junio primero (1) del año dos mil (2000)

 

Radicación número : 5288

 

Actor: LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A

 

 

 

Referencia : ACCION DE NULIDAD

 

 

La Sala procede a dictar en única instancia, la sentencia que corresponde en el presente proceso, promovido a través de apoderado y mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.A., contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio.

 

I. ANTECEDENTES

 

a. La pretensión y los hechos de la demanda.

 

Ellos son,  en síntesis, los siguientes:  ( folios 17 a 23 )

                                      La actora, LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado a través de apoderado, pide que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio:

 

                                      1. La Resolución 34174 de 18 de agosto de 1994, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio niega el registro de la marca NUTRISAL, para distinguir productos de la clase 30 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, solicitada por la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A.

 

                                      2. La resolución 20379 de 18 de septiembre de 1996, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 34174 de 18 de agosto de 1994, confirmándola.

 

                                      3 La Resolución 2991 de 20 de agosto de 1998, a través de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución citada en el literal a), confirmándola en todas sus partes.

                                      Como restablecimiento del derecho pide que se ordene conceder el registro de la marca NUTRISAL, para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza y se ordene comunicar tal decisión a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se de aplicación al artículo 176 del C.C.A., así como que se expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

 

                                      La sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A., por intermedio de apoderado, el día 21 de septiembre de 1990, presentó solicitud de registro de la marca NUTRISAL, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que se tramitó bajo el expediente administrativo número 329.303.

 

                                      La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución número 34174 de 18 de agosto de 1994, negó el registro de la marca NUTRISAL,  para distinguir productos de la clase 30, por encontrar que ésta encuadraba en la prohibición consignada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

                                      Contra esta resolución se interpuso, en el término legal, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación que fueron resueltos, en su orden, mediante las resoluciones 20379 de septiembre 18 de 1996 y 2991 de  agosto 20 de 1998, confirmándola en todas sus partes.

 

                                      b. Las normas presuntamente violadas y el concepto de su violación

 

                                      En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se transgredió el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones:

 

                                      El artículo 82, literal d), establece que no son apropiables como marcas las expresiones que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. “De esta forma, la norma es clara y permite que expresiones diferentes se puedan registrar como marcas”.

 

                                      Ha sido de conocimiento general por la doctrina y la jurisprudencia la permisión de registrar marcas evocativas o sugestivas como la que se ha solicitado; adicionalmente, existen en las clases 5, 29 y 30 de la Clasificación Internacional marcas que evocan alguna característica de su contenido o función con la expresión destinada a distinguir el producto.

 

                                      La marca solicitada NUTRISAL efectivamente evoca SAL, pero es totalmente nueva en el lenguaje comercial ya que nunca antes la había utilizado y, por tanto, reúne el principal requisito, ser novedosa.

 

                                      El análisis de la Superintendencia parte de la base de fraccionar la marca, olvidando que las expresiones solicitadas deben ser analizadas en conjunto, como un todo, y no parcialmente. El hecho de componerse una expresión de dos conceptos evocativos no implica que por ello no sea registrable.

 

                                      La expresión NUTRISAL no describe el producto, evoca una sal pero ni siquiera hace referencia a su posible contenido, ya que éste puede ser la sal común o una conjugación de sales, o tratarse de un derivado de sal sintetizado para ser utilizado como alimento.

 

                                      El desconocimiento por parte de la Administración en relación con las marcas evocativas o sugestivas es total, pues el hecho de fraccionar y determinar que en ella se encuentra una expresión no registrable por ser genérica (SAL) y al mismos tiempo el prefijo de nutriente (NUTRI) y determinarse que en ella se encuentra analizada la marca después de descomponerla en sus partes para afirmar que se trata de un signo utilizado en el comercio para designar una de las prohibiciones consagradas en el artículo 82, literal d), es tanto como tomar las marcas evocativas y sugestivas que ya han sido concedidas por la Superintendencia.

 

                                      c - Las razones de la defensa

 

                                      Fue vinculada al proceso como demandada, la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, la cual le dio contestación a la demanda, mediante escrito en el que aduce como razones de defensa que en la expedición de las resoluciones acusadas no se incurrió en violación de normas legales o comunitarias.

 

                                      Que, por el contrario, dichas resoluciones fueron expedidas con fundamento en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de conformidad con las atribuciones otorgadas por dicha Decisión, por lo tanto, con plena competencia, que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria; que garantizó el debido proceso y el derecho de defensa; y que, después de un estudio del asunto, concluyó que la marca NUTRISAL para distinguir  productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional, no es registrable por estar incursa en la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 82, literal d), de la mentada Decisión.

                                      Trae sobre el punto diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia del Acuerdo del Acuerdo de Cartagena, en los que se comentan los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca, para concluir que la marca NUTRISAL carece del elemento o requisito de distintividad en ellos previsto, por lo cual conduciría al consumidor a error y engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades del producto, quienes no podrían diferenciarlo de otros iguales o similares; en consecuencia, las argumentaciones esbozadas por la demandada para negar el registro de la misma son válidas y acertadas respecto de la realidad del presente asunto y la normatividad pertinente. 

 

                                      Propone la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por cuanto la demandante omitió señalar las normas violadas y el concepto de la violación, exigidos en el artículo 137 del C.C.A.

 

d- Pruebas

 

                                      Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción, así como los certificados de registro de varias denominaciones consideradas evocativas, como DOLEX, AIRET, ALERGEX, entre otras. (folio 20)

 

                                      II. ALEGATOS DE CONCLUSION

 

                                      1ª. La demandada reiteró las razones de defensa de los actos acusados expuestas con ocasión de la contestación de la demanda, y que en virtud de ellas se opone a las pretensiones de la accionante.

 

                                      Explica, que indudablemente, la expresión SAL de la expresión NUTRISAL, corresponde a uno de los productos descritos en la clase 30 y, en segundo término, que unida a la expresión NUTRI, que corresponde a una expresión evocativa de una característica que de hecho no es constitutiva del producto, configuraría un signo que engañaría al consumidor.

 

                                      Insiste en la excepción de ineptitud sustancial de la demanda, así como en la legalidad de las resoluciones enjuiciadas.

 

                                      2ª. La sociedad actora no descorrió el traslado que se surtió para alegar de conclusión.

 

                                      III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

 

                                      El Procurador Sexto Delegado ante la Sala en su concepto manifiesta que estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de Cartagena, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral (folio 148)

 

 

                                      IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL

 

                                      Para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 61 de la Decisión 184 de 19 de agosto de 1983 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, habida cuenta de que la demanda se fundamenta en disposiciones marcarias de orden comunitario, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, de las normas de dicho Acuerdo invocadas en los cargos, la cual se surtió bajo la referencia Proceso 6-IP-2000, proceso interno número 5288, que obra a folios 167 a 172, teniendo como temas de análisis los requisitos para el registro de marcas y los conceptos de genericidad, marcas descriptivas y evocativas.

 

                                      La Sala hará aplicación de los lineamientos y conclusiones de esta sentencia interpretativa, en lo que sea pertinente, en las consideraciones de la sentencia.

 

IV. CONSIDERACIONES

 

                                      1ª. La excepción de inepta demanda que propone la entidad demandada se basa en que la actora no señaló la norma violada y el concepto de la violación que, como requisito de la demanda, prescribe el artículo 137 del C.C.A.

 

                                      Sobre el particular ha de decirse que sin bien en el escrito introductorio de la acción no hay un capítulo específicamente dedicado a este punto,  lo cierto es que por la interpretación que del mismo debe hacerse, se puede inferir que dicho requisito está desarrollado en el capítulo denominado fundamentos fácticos y normativos, y que de lo dicho en el mismo se deduce que la norma que a juicio del memorialista fue violado por la decisión enjuiciada es el artículo 82, literal d) del Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, tal como se reseñó en capítulo de los antecedentes de esta sentencia.

 

                                      Por lo tanto, la excepción se desestimará por no probada.

 

                                      2ª. El debate procesal se centra, entonces, en el problema de la registrabilidad del signo NUTRISAL (marca nominativa) como marca comercial para distinguir productos de la clase 30, en cuanto a si está o no incursa en la causal de irregistrabilidad descrita en el artículo 82, literal d), de la precitada Decisión 344, por tratarse de un signo que pueda servir en el comercio para describir la especie o características de los productos que distingue.

 

                                      3ª. Las consideraciones que condujeron a negar el registro y que la actora señala que no son ciertas, literalmente son las siguientes:

“TERCERO: Que la expresión cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

 

“CUARTO. Que en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita consiste exclusivamente en la expresión SAL, el cual corresponde al nombre de un producto directamente amparado dentro de la clase para la cual se solicita el registro, unido a la expresión NUTRI que corresponde a una característica del mismo.

 

                                      4ª. Hecha la anterior precisión, se procede al examen del fondo del asunto planteado, teniendo en cuenta que mediante fallo de marzo 30 el año dos mil ( expediente 5287 Magistrado Ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa), se estudió el problema de la registrabilidad del signo Nutrasal. 

                                     

4.1. Para el efecto es menester partir de la disposición en discordia, el artículo 82, literal d), de la Decisión 344, que a la letra dice:

 

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas signos que:

 

(…)

 

“d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

 

                                      4.2. Al punto, el Tribunal de Justicia repasó los conceptos de signos genéricos, descriptivos y evocativos, en relación con la irregistrabilidad de los mismos, señalando al respecto que “La naturaleza de signos descriptivos  no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.

 

                                      Pero advierte que en la medida de que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos

 

                                      De los signos evocativos dice que, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y, por lo tanto, pueden ser registrables. No obstante, le corresponde a la autoridad nacional competente, en cada caso, establecer la diferenciación entre uno y otro al realizar el examen previo al registro, y definir si el signo corresponde a una u otra categoría.

 

                                      Al efecto define los signos evocativos como los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la creación en la mente del producto amparado por el distintivo. Da como ejemplo de ellos el signo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios.

 

                                      4.3.- En sentencia anterior, la Sala adoptó de la jurisprudencia del Tribunal la noción de signo genérico, en el sentido de que “Un término es genérico, entonces, desde el punto de vista marcario, cuando los empresarios de un determinado sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desean proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo”.

 

                                      4.4. Una detenida lectura de las consideraciones que sirvieron de fundamento al acto acusado, permite apreciar que la falta de fuerza distintiva necesaria para que el signo bajo examen pueda registrarse como marca, no obedeció a que el signo o la denominación “NUTRISAL” defina otros productos , sino porque, de una parte, constituye el género o la especie de los mismos, esto es, que a su juicio es genérico y, de otra, designa “una característica”, según lo consignado en tales considerandos, de los productos que con él se pretenden distinguir, al decir que la expresión SAL corresponde al nombre de un producto directamente amparado dentro de la clase para la cual se solicita el registro, unido a la expresión NUTRI que corresponde a una característica del mismo.

 

                                      Al respecto, la Sala observa que la Administración incurrió en una impropiedad técnica en el estudio del signo a registrar, como fue la de fraccionarlo, de allí que de paso haya incurrido en una inexactitud al manifestar que “..., el signo cuyo registro como marca se solicita consiste exclusivamente en la expresión SAL, aunque después diga que está unido a la expresión NUTRI que corresponde a una característica del mismo”.

 

                                      Para el caso se debe partir de que el signo es NUTRISAL y, por ende, es menester tomarse en conjunto, como un todo, toda vez que por  efecto de los prefijos y sufijos se pueden originar palabras o expresiones derivadas de otras, como aquí es el caso. Otra cosa es que la palabra derivada pueda suscitar la idea de la palabra principal con una cualificación determinada, que también es el caso.

                                      No obstante la comentada deficiencia en el análisis que subyace en los considerandos del acto acusado, la Sala procederá a realizar el correspondiente estudio,. pero bajo el criterio de unidad antes expuesto.

 

                                      En este sentido, la denominación NUTRISAL es una palabra compuesta por el prefijo NUTRI, que a su vez contiene la raíz del verbo nutrir, y el sustantivo SAL. En él, ciertamente, se alude al nombre de uno de los productos que con el signo se busca representar, aunque apenas a uno de los tantos comprendidos en la clase, sin que quepa afirmar que la marca consista exclusivamente en dicha denominación, ya que está unida a otra expresión que la precede; por consiguiente, en lo que concierne al producto sal, comprendido en la clase en referencia, no se estructura por este concepto la causal de irregistrabilidad que de ella se predica en el acto demandado.

 

                                      Tampoco se estructura en lo que concierne a las características del producto sal, por la evocación que de nutritiva puede significar el prefijo NUTRI, debido a que propiamente no constituye característica de la sal la de servir de alimento. En efecto, si bien la sal - como muchos otros minerales con propiedades electrolíticas que contienen elementos esenciales - conviene a los organismos vivos, su consumo puede, en algunos casos, llegar a ser perjudicial y es común que los médicos recomienden su supresión en las comidas. De ahí que, como es sabido, su principal función sea la de sazonar o dar sabor a los alimentos y “conservar las carnes muertas”, como lo registra el Diccionario de la Real Academia Española, al definir el vocablo.

 

                                      En lo que corresponde a los demás productos de la clase en mención, es claro que la expresión NUTRISAL, vista en conjunto, no alude directamente al nombre de ninguno de ellos ni  a sus características, sin que tenga relevancia el hecho de la posible evocación del carácter nutritivo de muchos de ellos, por virtud del prefijo NUTRI, toda vez que la marca no está conformada exclusivamente por el mismo, es decir, que la marca no está constituida únicamente por la partícula NUTRI.

 

                                      Sobre esta circunstancia, conviene traer lo dicho por la Sala en una situación un tanto parecida a la sub júdice, a saber:

                                     

“En lo atinente a la exclusividad, vale precisar que la simple lectura del literal d) del artículo 82, en cita, permite entender con facilidad que se refiere a la conformación o constitución de la marca, en el sentido de que consista únicamente en, y no a la relación del signo con los productos a distinguir, como se quiere hacer ver en los cargos, es decir, no atañe a que el signo sea de uso común para distinguir exclusivamente determinados productos, o cualidades, o propiedades de los mismos, como sería el caso de la palabra “confortable”, para aludir a muebles (de hogar o de oficina), en cuyo caso estaría, además, asociada a la especie.”[1]

 

 

                                      Por todo el anterior razonamiento, contrario a lo afirmado por la parte demandada, lo evidente es que la situación descrita no se adecua o corresponde a las dos hipótesis normativas aplicadas a la misma, de las varias que contempla el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, como causal de irregistrabilidad del comentado signo para distinguir servicios de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza; por consiguiente, el acto acusado resulta contrario al precepto comunitario invocado como violado, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, de allí que deba decretarse su nulidad.

 

                                      En cuanto a las demás pretensiones de la demanda, esto es, que se ordene conceder el registro de la marca NUTRISAL, para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 del decreto 755 de 1972, la Sala no puede proveer nada distinto a que la administración examine los demás aspectos pertinentes para tal efecto, toda vez que hasta el momento sólo se ha ocupado del tópico en comento, es decir, el de la distintividad respecto de los productos en sí, sin que haya abordado lo relativo a los demás requisitos y las otras circunstancias de las que depende la distintividad, como la eventual confundibilidad con marcas similares, con registros preexistentes; cuestiones que la Sala no puede abordar de manera directa, puesto que ello escapa a la jurisdicción contencioso administrativa, pues para ello se requiere de decisión previa por parte de la administración.

                                      En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

F A L L A

                                      Primero: DECLARASE la nulidad de las resoluciones números 34174 de 18 de agosto de 1994;  20379 de 18 de septiembre de 1996 y la  2991 de 20 de agosto de 1998, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio niega el registro de la marca NUTRISAL, para distinguir productos de la clase 30 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, solicitada por la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A.

 

                                      Segundo: ORDENASE a la Superintendencia de Industria y Comercio examinar la registrabilidad de la marca antes mencionada, dando por inexistente la causal de irregistrabilidad aducida en las resoluciones anuladas, y proveer lo que corresponda.

 

Tercero: DEVUELVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

 

                                      COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

                                      La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día primero (1) de junio del año dos mil.(2.000) 

 

 

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA       GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

                   Presidente

 

 

 

OLGA INES NAVARRETE BARRERO    MANUEL S. URUETA AYOLA