MARCAS Y PATENTES / SIGNO GENERICO - Concepto: sirve para designar en forma usual y común un producto determinado / SIGNO GENERICO - Irregistrabilidad por limitar su uso a otros comerciantes o productores / SIGNO GENERICO - Su calificación debe hacerse en relación con la especie de bienes o servicios que ampara
Las
conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
su interpretación 7- IP-2001, se apoyan en que: “El signo genérico es el que
sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando
designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión). Si se
permitiera el registro como marca de ese tipo de signos se estaría denominando
el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado,
perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros
empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En
otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo
de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de
bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la
marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un
producto de otro, no puede constituir marca”. “Un vocablo puede ser calificado
como genérico en relación con una especie de bienes o servicios y por ende no
ser registrable como marca respecto de esos mismos bienes o servicios; pero, en
cambio, con relación a otra especie de productos o cosas, con los cuales no
tenga una relación de genericidad o descriptividad, igual vocablo, al ser
considerado como una expresión de fantasía, podría, si es suficientemente
distintivo, servir como signo marcario. Valga como ejemplo la expresión AZUCAR,
que no sería aceptable como marca del producto edulcolorante al cual denomina
pero si para distinguir prendas de vestir para damas.”
LASER
- Concepto / LINTERNA - Concepto / LASER - Término genérico irregistrable /
IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Procedencia por genericidad del signo
“laser”
Al
aplicar las consideraciones que vienen de transcribirse a lo mostrado por el
expediente, la Sala advierte que no le asiste razón al demandante, por lo cual
sus pretensiones no están llamadas a prosperar. El término láser, expresión
genérica referida a un “Dispositivo electrónico que, basado en la emisión
inducida, amplifica de manera extraordinaria un haz de luz monocromático y
coherente” (Diccionario de Lengua Española, Real Academia Española, vigésima
primera edición, Madrid, 1992, pág. 1232), conduce a pensar, mirando el asunto
desde la óptica del consumidor común, en un intenso rayo de luz que se ha
destinado a fines lumínicos, médicos, quirúrgicos, defensivos, etc. Por su parte, la noción de linterna,
como “Farol portátil con una sola cara de vidrio y una asa en la opuesta” o
“Aparato eléctrico con pila y bombilla que se lleva en la mano para proyectar
luz”, (ibídem, pág. 1262), indica un producto que, al igual que el descrito en
el párrafo anterior, proyecta un rayo de luz. En el caso en estudio se halla presente
la causal de irregistrabilidad transcrita porque el signo LASER, cuyo registro
como marca de linternas intentó VARTA S.A., en la Clase 11 Internacional, está
referido al haz de luz que identifica la expresión genérica párrafos antes
señalada y se pretende aplicar a una clase de linternas, las producidas por la
sociedad demandante, lo que permite advertir que se está frente de la solicitud
de destinación exclusiva de un término genérico a una especie de bienes
específicos, siendo imposible otorgar ese signo LASER como marca para identificar las
linternas producidas por VARTA S.A., pues, de hacerlo, se restringiría su uso
común al destinarlo exclusivamente para identificar una especie de bienes
determinada.
SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN
PRIMERA
Consejero
ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA
AYOLA
Bogotá,
D. C., catorce (14) de junio de dos mil uno (2001)
Actor
: VARTA S.A.
Referencia:
ACCION DE NULIDAD
La
Sala decide, en única instancia, la demanda instaurada mediante apoderado por la
sociedad Varta S.A. contra la Superintendencia de Industria y
Comercio.
En
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el
artículo 85 del C.C.A. y trámite del proceso ordinario de única instancia, la
sociedad demandante solicita que se acceda a las
siguientes:
I.
1. Pretensiones
Que
se declare la nulidad de la Resolución Núm. 35253 de 25 de agosto de 1994,
proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, por medio de la cual negó el registro de la marca LASER para distinguir linternas en la
clase 11, por considerar que dicha expresión encuadra dentro de las
prohibiciones contenidas en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena;
Que
se declare la nulidad de la Resolución Núm. 12601 de 17 de mayo de 1996,
proferida por la mencionada División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual se resolvió el
recurso de reposición intentado por la solicitante de la marca, en sentido
contrario a sus pretensiones.
Que
se declare la nulidad de la Resolución Núm. 2329 de 29 de julio de 1998 del
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Entidad,
por la cual se desató el recurso de apelación y se declaró agotada la vía
gubernativa.
A
manera de restablecimiento del derecho, pide la firma demandante que se conceda
el registro de la marca “LASER”,
para la Clase 11 Internacional.
I.
2. Normas violadas y el concepto de
la violación
Se
violan los artículos 81 y 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena porque se dio una interpretación errada a las normas
citadas, pues se hizo caso omiso de las circunstancias y pruebas que demostraban
a cabalidad que el signo LASER
califica como marca (signo distintivo) para distinguir linternas, pues ni
describe ni indica las características de las linternas. Como lo indica la
propia Administración, LASER es un rayo o haz de luz con una frecuencia
determinada y con una dispersión nula, concepto que difiere del de una linterna
que se usa para alumbrar, no para producir rayos.
Se
aportaron al expediente los documentos que demostraban la clara diferencia
existente entre lo que el público consumidor conoce como rayo láser y las
linternas, al punto de que la misma clasificación marcaria ubica los rayos láser
en las clases 9 y 10 (uso general y médico) y las linternas en la clase
11.
Sobre
el tema de la descriptividad, genericidad y marcas evocativas, la jurisprudencia
ha sido reiterada y uniforme al señalar que las dos primeras constituyen causal
de irregistrabilidad cuando el signo tiene relación directa con el producto que
se pretende amparar o distinguir, o con alguna de sus calidades, resultando así
genérico o descriptivo.
En
el presente caso, la Administración reconoce y acepta que láser es un rayo de
luz de características muy especiales, las cuales en nada se refieren o indican
el concepto de linterna.
Al
aplicar lo sostenido por el Tribunal de Justicia Andino en repetidas
interpretaciones prejudiciales al caso presente, se observa que LASER no es un
término descriptivo ni genérico para linternas, lo que le indica al consumidor
un concepto diferente del que tiene de linterna. Es un término evocativo o
sugestivo, pero no descriptivo o genérico, de las
linternas.
El
consumidor al enfrentarse al signo LASER distinguiendo una linterna no se
ve adquiriendo el rayo de características especiales y destino específico, sino
un aparato o instrumento para alumbrar. El consumidor hace un proceso deductivo
para concluir que lo que VARTA S.A. ofrece con la marca LASER es una linterna y no un rayo. Eso
hace de LASER un signo registrable
para linternas.
II
- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Responde
la entidad demandada, a través de apoderado, que una vez efectuado el examen de
la marca LASER, Clase 30, se
concluye en forma evidente que está incursa en la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Junta del
Acuerdo de Cartagena, por no cumplir con los requisitos que reclama la norma
comunitaria, pues no cabe duda de que la expresión LASER carece del elemento de
distintividad que reclama esa disposición, conllevando al consumidor a la
confusión y al engaño acerca de la clase de producto.
Resulta
evidente, entonces, que LASER es
irregistrable para la clase 11 al no cumplir con los tres requisitos
establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y por hallarse incursa en la
causal consagrada en el literal d) del artículo 82 ibídem, pues carece de
distintividad por ser una expresión que puede ser aplicada a muchos productos
del mismo género, además de que describe directa y concretamente la especie del
producto que pretende distinguir.
Por
auto de 1º de febrero de 1999 (v. folios 116 a 118), se admitió la demanda, se
dispuso notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte
demandada, y se ordenó la fijación en lista del negocio.
Por
auto de 25 de junio de 1999 (v. folios 204 a 206), se abrió a pruebas el
proceso.
Las
partes, de conformidad con lo ordenado por el artículo 210 del C.C.A, alegaron
de conclusión (v. folio 253) y, posteriormente, se suspendió el proceso para que
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fijara el alcance de las normas
comunitarias que la parte demandante cita como violadas (v. folios 264 a 265),
actuación, esta última, que obra a folios 275 a 281.
El
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante oficio núm.
195-S-TJCA-2001 de 30 de marzo de 2001, concluyó que:
“1. Se estima que un signo es apto para ser registrado como marca, si
reúne los requisitos de distintividad, perceptividad y susceptibilidad de ser
representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de
la Comisión. Esa aptitud se concretará plenamente cuando, además, la
denominación cuyo registro se solicita, no se encuentre comprendida en ninguna
de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 82 y 83 de
la mencionada Decisión.
“2. No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos
de bienes o servicios, cuando se refieren, precisamente, a la cualidad que
necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien o servicio de que
se trate. En sentido contrario, podrán ser objeto de registro como marcas, los
signos que aunque genéricos para una cierta clase de bienes denominan otros en
relación con los cuales son expresiones de fantasía.”
En
el presente asunto, el Agente del Ministerio Público estima procedente atenerse
a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho
organismo multilateral.
VI
- DECISIÓN
No
observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes
CONSIDERACIONES
Las
conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
su interpretación 7- IP-2001, se apoyan en que:
“El literal d) del artículo 82, de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos
y descriptivos está invocando en ella, entre otros, a los signos que designen la
calidad, la especie, la cantidad o comprendan características usuales del signo
que describen.
“La doctrina y las diferentes legislaciones, incluso la comunitaria
andina, son contestes en repudiar el registro de signos genéricos, esto es,
aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas que tienen una o
varias características usuales del signo que describen.
“El signo genérico es el que sirve para designar en forma usual y común
un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano;
avión, cuando designa avión). Si se permitiera el registro como marca de ese
tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término
con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además,
excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese
término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo
genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para
designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien
de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello que un signo que no
distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir
marca.
“Es obvio que la prohibición de registro se dirige a evitar, se reitera,
que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca
ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o
identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su
uso a otros comerciantes o productores.
“A ese respecto es importante mencionar la posición expresada por el
Tribunal cuando al interpretar normas homólogas de la fenecida Decisión 85
expresó:
‘La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad
de los signos es necesario preguntarse ¿Que es?, frente al producto y servicio
de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor -sujeto final de la
protección del registro marcario- es la denominación genérica, el signo por ser
tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos
en relación con sus productos (procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G. O. No 199 de3 26
de enero de 1996).’
“Corolario de lo anterior es que como la marca tiene por finalidad básica
el distinguir o diferenciar unos productos de otros, para apreciar la
genericidad o descriptividad de un signo se hace necesario examinar la relación
directa que tiene el signo con el producto, y no analizar el signo haciendo
abstracción del bien que se pretenda distinguir. Un vocablo puede ser calificado como
genérico en relación con una especie de bienes o servicios y por ende no ser
registrable como marca respecto de esos mismos bienes o servicios; pero, en
cambio, con relación a otra especie de productos o cosas, con los cuales no
tenga una relación de genericidad o descriptividad, igual vocablo, al ser
considerado como una expresión de fantasía, podría, si es suficientemente
distintivo, servir como signo marcario. Valga como ejemplo la expresión AZUCAR,
que no sería aceptable como marca del producto edulcolorante al cual denomina
pero si para distinguir prendas de vestir para damas.”
Al
aplicar las consideraciones que vienen de transcribirse a lo mostrado por el
expediente, la Sala advierte que no le asiste razón al demandante, por lo cual
sus pretensiones no están llamadas a prosperar.
El
término láser, expresión genérica referida a un “Dispositivo electrónico que,
basado en la emisión inducida, amplifica de manera extraordinaria un haz de luz
monocromático y coherente” (Diccionario de Lengua Española, Real Academia
Española, vigésima primera edición, Madrid, 1992, pág. 1232), conduce a pensar,
mirando el asunto desde la óptica del consumidor común, en un intenso rayo de
luz que se ha destinado a fines lumínicos, médicos, quirúrgicos, defensivos,
etc.
Por
su parte, la noción de linterna, como “Farol portátil con una sola cara de
vidrio y una asa en la opuesta” o “Aparato eléctrico con pila y bombilla que se
lleva en la mano para proyectar luz”, (ibídem, pág. 1262), indica un producto
que, al igual que el descrito en el párrafo anterior, proyecta un rayo de luz.
De
acuerdo con las normas comunitarias, la irregistrabilidad de los signos
genéricos y descriptivos está dirigida a impedir el amparo como marca de “… signo o indicación que pueda servir
en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el
destino el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios para los
cuales ha de usarse;…” (literal
d) art. 82 Dec. 344)
Luego,
si el signo cuyo registro se pretende no se encuentra inmerso en la descripción
anterior y, por el contrario, se enmarca dentro de los “…perceptibles,
suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica” (art. 81
Dec. 344), no reúne los requisitos necesarios para su
registro.
En
el caso en estudio se halla presente la causal de irregistrabilidad transcrita
porque el signo LASER, cuyo registro
como marca de linternas intentó VARTA S.A., en la Clase 11 Internacional, está
referido al haz de luz que identifica la expresión genérica párrafos antes
señalada y se pretende aplicar a una clase de linternas, las producidas por la
sociedad demandante, lo que permite advertir que se está frente de la solicitud
de destinación exclusiva de un término genérico a una especie de bienes
específicos, siendo imposible otorgar ese signo LASER como marca para identificar las
linternas producidas por VARTA S.A., pues, de hacerlo, se restringiría su uso
común al destinarlo exclusivamente para identificar una especie de bienes
determinada.
La
anterior razón sirvió de base a la Superintendencia de Industria y Comercio para
negar lo pedido por la firma demandante, pues negó el registro de la marca LASER, clase 11 Internacional, bajo el
entendido de que dentro de esa misma clase “… se encuentran otros ‘aparatos de
alumbrado’ …” (Res. Núm. 35253 de 25 de agosto de 1994), decisión que fue
confirmada al resolverse los recursos de reposición y apelación, vías
impugnativas que fueron despachadas a través de las otras dos resoluciones
demandadas en nulidad, Núms. 12601 de 17 de mayo de 1996 y 2329 de 29 de julio
de 1998 (v. folios 2 a 9).
Los
argumentos expuestos llevan a concluir que la actuación de la Superintendencia
de Industria y Comercio, cuando negó el registro de la marca LASER, Clase 11 Internacional,
solicitada por VARTA S.A., se ajustó a derecho y, por tanto, no se violaron
las normas que la actora cita en su demanda.
Por
lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
NIÉGANSE
las súplicas de la demanda.
Notifíquese
La
anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de
14 de junio de 2001.
OLGA
INÉS NAVARRETE BARRERO
CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Presidenta
GABRIEL
E. MENDOZA MARTELO
MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA