MARCAS Y PATENTES -
Ineptitud sustantiva de la demanda / INEPTA DEMANDA - Puede declararse cuando no
se invocan normas violadas y concepto de su violación / INEPTITUD DE LA DEMANDA
- Fallo inhibitorio
Es
procedente declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
propuesta por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la
medida de que en efecto la parte actora no cumplió con el requisito previsto en
el artículo 137, numeral 4, del C.C.A., según el cual, cuando se trate de la
impugnación de un acto administrativo, como en el caso sub examine, la demanda debe contener las normas
violadas y el respectivo concepto de violación, aclarando la Sala que, no sólo
la sociedad actora no citó norma comunitaria alguna, sino que tampoco citó como
violadas normas del orden nacional.
Así las cosas y teniendo en cuenta que para impugnar un acto administrativo la ley exige a la
parte actora que indique específicamente las normas violadas y explique el
alcance de su violación, fijándole al juez un marco de competencia en forma tal
que la declaratoria del acto acusado no puede fundarse sino sobre la base de las
causales de nulidad invocadas por el demandante y del acertado concepto de
violación de las mismas, por tener esta jurisdicción un carácter rogado, fuerza
concluir que dada la omisión que en tal sentido se evidencia en el texto de la
demanda, no es procedente un fallo de mérito, sino inhibitorio.
SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
PRIMERA
Consejera
ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO
Santa
Fe de Bogotá, D.C., dos de marzo del dos mil.
Radicación
número: 5322
Actor:
LABORATORIOS BUSSIÉ, BUSTILLO & CÍA. S.C.A.
Demandado:
AUTORIDADES NACIONALES
Referencia:
ACCION DE NULIDAD
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para
resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada
por la sociedad Laboratorios Bussié Bustillo & Cía. S.C.A., en ejercicio de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85
del C.C.A., contra la Resolución núm. 3233 de 9 de septiembre de 1998, expedida
por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual
revocó la Resolución núm. 20259 de 15 de noviembre de 1995, emanada de la Jefe
de la División de signos Distintivos; declaró fundada la observación presentada
por la sociedad ZENECA LIMITED; y negó a la demandante el registro de la marca
FLEXAL para distinguir los productos comprendidos en la clase 5a del artículo 2º
del Decreto 755 de 1972.
I.-
ANTECEDENTES
a. Las pretensiones de la
demanda
La demanda instaurada busca la nulidad del acto arriba identificado y
que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene el registro de la marca FLEXAL a nombre de la sociedad
demandante, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del artículo
2º del Decreto 755 de 1972; se
ordene comunicar la anterior declaración a la División de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio para que se sirva dar aplicación al
artículo 176 del C.C.A.; y se expida copia de la sentencia para su publicación
en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
b.- Los hechos de la
demanda
Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones
son, en forma resumida, los siguientes:
1º. La sociedad Laboratorios Bussié Bustillo & Cía. S.C.A., solicitó el 27 de julio de 1990 el
registro de la marca FLEXAL,
para distinguir productos comprendidos en la clase 5a del artículo 2º del
Decreto 755 de 1972, solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo
núm. 92.326.122.
2º. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio concedió a la sociedad actora, mediante Resolución núm. 20259 de 15
de noviembre de 1995, el registro
de
la marca FLEXAL para distinguir productos de la clase 5ª y declaró infundadas
las observaciones presentadas por la sociedad IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC.,
quien fundamentó su derecho en presuntas semejanzas con la marca FLEX,
registrada también para productos de la
clase 5ª.
3º. Mediante Resolución núm. 16942 de 29 de julio de 1996 se resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra la resolución anteriormente
identificada, confirmándola.
4º. A través de la Resolución 3233 de 9 de septiembre de 1998, el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución 20259
de 15 de noviembre de 1995 y declaró fundada la observación interpuesta por la
sociedad IMPERIAL CHEMICAL PLC., quien cedió sus derechos sobre la marca
registrada FLEX, en favor de la sociedad ZENECA LIMITED, mediante Resolución
20664 de 23 de mayo de 1994.
5º. En las dos resoluciones proferidas por la Jefe de la División de
Signos Distintivos se conserva la identidad y la aplicación de los criterios
para determinar la similitud que puede existir entre los signos. Por el
contrario, en la resolución acusada se transcribieron todos los criterios
doctrinarios aplicados por Pedro C. Breuer Moreno, Tratado de Marcas y,
adicionalmente, a la regla general adoptada por la Superintendencia de Industria
y Comercio se incorporó la interpretación prejudicial proferida en el proceso
04-IP-94, jurisprudencia que no es aplicable al asunto
examinado.
c.-
Las normas presuntamente violadas y el concepto de la
violación.
La demandante no cita como violada norma alguna, sino que disiente de la
aplicación de la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de
Justicia en el proceso 04-IP-94, al asunto que ocupa la atención de la Sala, por
las siguientes razones:
1ª. La jurisprudencia identificada se refiere a vocales idénticas y
ubicadas en el mismo orden, en tanto que en el asunto controvertido la marca
solicitada posee dos vocales para dos sílabas, muy a diferencia de la marca
registrada que solo posee una vocal.
FLEX vs.
FLEXAL
2ª.
Para poder aplicar el criterio contenido en la interpretación prejudicial en
cuestión debe tratarse de marcas que posean el mismo número de sílabas con
idénticas vocales, lo cual no se presenta en el caso sub examine, ya que,
fonéticamente hablando, la marca solicitada por la parte actora se compone de
dos sílabas, mientras que la marca registrada está compuesta por una sola sílaba
que gira sonoramente alrededor de su única vocal.
FLEX
vs.
FLE-XAL
3ª.
Por tratarse la marca registrada de una composición de letras en una sola sílaba
se pronuncia en un solo golpe de voz (FLEX), mientras que para pronunciar la
marca solicitada y negada deben darse dos golpes de voz (FLEX-SAL), diferencia
destacable para ser tenida en cuenta en el análisis.
4ª. También se incluyó en la resolución acusada el criterio de la sílaba
tónica de las denominaciones en cotejo, así:
“Posteriormente
y dentro de esta escala, sigue el criterio de que la sílaba tónica de las
denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares
y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son
semejantes (tonalidad de marcas).
“Igualmente,
agrega el Tribunal, debe observarse si coinciden o no las sílabas que encabezan
las denominaciones. Si la sílaba tónica y la ubicada en primer lugar son iguales
la semejanza es más relevante. Si es distinta la sílaba tónica de las marcas en
confrontación y coincide la situada en primer lugar, la probabilidad de
semejanza será menor”.
El anterior criterio no fue aplicado en la resolución demandada al
efectuar el análisis de comparación, si se tiene en cuenta la definición que el
Diccionario Larousse trae de, “sílaba
tónica, acento tónico: el que se coloca en la pronunciación sobre una de las
sílabas en que apoya la voz con más intensidad”.
En el asunto objeto de controversia se puede apreciar que la marca
registrada, por ser monosilábica, lleva su acento en su única sílaba, es decir,
que la sílaba tónica es FLEX, muy a diferencia de la marca solicitada que lleva
su sílaba tónica al final (fleXAL).
5ª. La marca solicitada y negada fue descompuesta para su análisis de
comparación y para llegar a la conclusión de que sí existe similitud con la ya
registrada FLEX, descomposición que es prohibida por la doctrina como
acertadamente lo entendió la Jefe de la División de Signos Distintivos, quien en
la resolución revocada por la aquí acusada tuvo en cuenta una impresión de
conjunto, que significa que no sólo es aplicable la parte gráfica, sino también
la parte fonética e ideológica que puedan contener los signos en
debate.
6ª. En el campo gráfico la expresión solicitada contiene cinco (5)
letras, mientras que la registrada sólo tres (3).
En el campo ideológico se puede apreciar que la marca FLEX evoca de
manera inmediata flexibilidad, mientras que la expresión FLEXAL carece de
evocación.
De otra parte, contrariando el criterio del Superintendente Delegado para
la Propiedad Industrial, la entidad demandada ha concedido innumerables marcas
con prefijos de uso común como es el caso de FLEX, como por ejemplo, FLEXOGEL,
FLEXIN, FLEXICAM, FLEXOGAM, ETC.
d.- Las razones de la
defensa
1.-
De la Nación - Superintendencia de
Industria y Comercio. Su apoderado propuso la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, por cuanto la parte actora omitió señalar las normas
que considera violadas, requisito contenido en el artículo 135, numeral 4, del
C.C.A.
Frente
al fondo del asunto, expuso como argumentos de su defensa, los siguientes (fls.
151 a 155):
1º. A la Resolución núm. 3233 de 9 de septiembre de 1995 le era aplicable
válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena.
2º. De los documentos obrantes en el expediente núm. 92.326.122,
contentivo de la solicitud de registro de la marca FLEXAL por parte de la
sociedad demandante, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio
se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó
el debido proceso y el derecho de defensa.
3º. En
aplicación de los antecedentes jurisprudenciales del Tribunal Andino de
Justicia, de lo dispuesto en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, y
efectuado el análisis sucesivo y comparativo de la marca FLEXAL frente a la
marca FLEX, se concluye que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad
entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y, por lo
tanto, de coexistir en el mercado, inducirían en error al público consumidor.
4º. La marca solicitada no
cumple con el requisito de la distintividad a que alude el artículo 81 de
la Decisión 344.
2.
De
ZENECA LIMITED.
1º. Al leer la resolución acusada se observa que la Administración invocó
todos los criterios de confundibilidad marcaria establecidos por la doctrina y
la jurisprudencia.
En efecto, el primer criterio que se analizó fue el llamado riesgo de
confusión, que establece que no se debe permitir la coexistencia de signos
confundiblemente similares, de tal manera que el registro de una marca
previamente otorgada deberá prevalecer sobre las solicitudes de registro
marcario que sean confundiblemente similares a la misma.
En el asunto examinado el riesgo de confusión se configura, dada la gran
semejanza existente entre las marca FLEX, previamente registrada y la marca
FLEXAL, cuyo no registro se demanda. Dicha confusión es mayor, si se tiene en
cuenta que la marca que se pretende registrar identificaría productos de la
misma clase (5ª) de los que identifica la marca FLEX.
Además, generaría confusión en el público consumidor, llegándose a pensar
que ambos productos tienen el mismo origen empresarial.
2º
Las marcas en cuestión también son confundibles si se aprecian en su conjunto,
por cuanto el elemento preponderante de ambas es la expresión FLEX, por ser ella
en donde convergen ambas expresiones y porque la misma evoca el adjetivo
flexible.
3º. De la comparación sucesiva de las marcas FLEX y FLEXAL es evidente
que el público no diferenciará una y otra marca, por la identidad en el elemento
predominante y por amparar los mismos productos.
4º. Aplicando la regla de que se deben tener en cuenta las semejanzas y
no las diferencias, en el asunto examinado es evidente la similitud existente
entre las marcas FLEX y FLEXAL, pues el estudio debe concentrarse en la parte en
que son coincidentes, es decir, en la expresión FLEX. Al suprimirse la expresión
FLEX de la marca FLEXAL, esta deja de tener sentido.
e.- La actuación
surtida
De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le
dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen
destacarse las siguientes actuaciones:
Por auto del 6 de marzo de 1996 se admitió la demanda y se ordenó darle
el trámite correspondiente (fl. 70).
Por auto visible a folio 195 se abrió a pruebas el proceso y se
decretaron las pedidas por la partes.
Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho
los apoderados de la sociedad demandante, de la entidad demandada, la sociedad
ZENECA LIMITED, tercera directa interesada en las resultas del proceso y el
representante del Ministerio Público (fls. 247, 269, 250 y 249,
respectivamente).
II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO
PUBLICO
El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estima procedente
atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó
dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 de febrero de
1980.
III.- CONSIDERACIONES DE LA
SALA
En primer término, la Sala considera pertinente aclarar que en el asunto
que ocupa su atención no ordenó la suspensión del proceso para someter el caso planteado a la interpretación
prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, dado que la parte demandante no citó
norma alguna comunitaria, las cuales constituyen el objeto de la interpretación
en cuestión, sino que se limitó a afirmar que lo sostenido por el Tribunal
Andino de Justicia en la interpretación rendida dentro del proceso 04-IP-94 no
es aplicable para negar el registro de la marca FLEXAL por aquélla
solicitada.
Dada la anterior circunstancia, esta Corporación considera que es
procedente declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
propuesta por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la
medida de que en efecto la parte actora no cumplió con el requisito previsto en
el artículo 137, numeral 4, del C.C.A., según el cual, cuando se trate de la
impugnación de un acto administrativo, como en el caso sub examine, la demanda debe contener las normas
violadas y el respectivo concepto de violación, aclarando la Sala que, no sólo
la sociedad actora no citó norma comunitaria alguna, sino que tampoco citó como
violadas normas del orden nacional.
Así las cosas y teniendo en cuenta que para impugnar un acto administrativo la ley exige a la
parte actora que indique específicamente las normas violadas y explique el
alcance de su violación, fijándole al juez un marco de competencia en forma tal
que la declaratoria del acto acusado no puede fundarse sino sobre la base de las
causales de nulidad invocadas por el demandante y del acertado concepto de
violación de las mismas, por tener esta jurisdicción un carácter rogado, fuerza
concluir que dada la omisión que en tal sentido se evidencia en el texto de la
demanda, no es procedente un fallo de mérito, sino inhibitorio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
F A L L A :
Primero.- DECLARASE probada la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda y, en consecuencia, INHIBESE de hacer un pronunciamiento
sobre el fondo del asunto.
Segundo.- Por no haber
sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del
proceso.
Tercero.- En firme
esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de
rigor.
COPIESE, NOTIFIQUESE,
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en su sesión de fecha 2 de marzo del
2000.
JUAN
ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E.
MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA
INES NAVARRETE BARRERO
MANUEL S. URUETA AYOLA