REGISTRO DE MARCAS
SEMEJANTES - El acuerdo entre particulares no impide decidir en interés del
consumidor / INTERES DEL CONSUMIDOR - Prima sobre el acuerdo entre particulares
respecto del registro de marcas semejantes
“
... frente a una solicitud de registro de una marca similar a otra ya
registrada, pese a existir una autorización del titular cuyo registro ya está
consolidado, necesariamente se tiene que considerar también, y sobre todo, el
interés del consumidor quien puede llegar a verse confundido con la presencia de
dos marcas similares en el mercado, más aún si ellas se encuentran destinadas,
como en el caso que se debate ante el juez nacional, a proteger productos de la
misma clase internacional ...”
MARCAS SEMEJANTES - Pueden
registrarse cuando los productos tienen un consumidor especializado / ACCESS /
ACCEL / MARCAS Y PATENTES
Si
bien al cotejar las marcas en cuestión se tiene una impresión de conjunto, tanto
visual como fonética, que permite establecer semejanza entre ellas, dados los
elementos comunes de una y otra expresiones, lo cual originaría sin duda
confundibillidad entre las mismas de referirse a productos al alcance de una
gama amplia de usuarios, tal no es la situación de las marcas en conflicto. En efecto, existe una
restricción solicitada para su uso y por ello el registro fue pedido, para
distinguir con la marca ACCESS “para reactivos para diagnóstico in vitro para
uso en laboratorio”, que como tales tienen un consumidor especializado, con
mayor grado de atención y de capacidad de discriminación que el común o mediano,
amén de que debe considerarse que el listado de productos de la mentada clase es
amplia y ofrece cierta diversidad.
De modo que razonablemente se puede decir que en estas condiciones la semejanza que existe entre los signos
ACCESS y ACCEL, no produce el riesgo de confusión que haga que las marcas no
puedan coexistir en el
mercado.
CONSEJO
DE ESTADO
SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
PRIMERA
Consejero
ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA
Santa
Fe de Bogotá D.C., treinta de marzo de dos mil.
Radicación
número: 5326
Actor:
SOCIEDAD PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS
Demandado:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia:
ACCION DE NULIDAD
Agotado el trámite de rigor, la Sala profiere sentencia de única
instancia en el proceso promovido en acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, por la sociedad PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS contra la Nación -
Superintendencia de Industria y Comercio.
I.
ANTECEDENTES
1.-
La demanda
1.1.
Las pretensiones
Mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida,
por conducto de apoderado, por SOCIEDAD PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS, solicita la
nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la
Superintendencia de Industria y Comercio:
1) La resolución 49045 de 30 de noviembre de 1994, mediante la cual el
Jefe de División de Signos Distintivos negó el registro de la marca ACCESS, dada
la existencia del registro 109.500 para la marca ACCEL de Abbott
Laboratories.
2) La resolución 23415 del 31 de octubre de 1996, por la cual se resuelve
el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 49045 del 30 de
noviembre de 1994, confirmándola; y
3) La resolución número 2337 del 29 de julio de 1998, por la cual se
decide el recurso de apelación interpuesto contra la resolución citada en el
literal a), confirmándola en todas sus partes.
Como restablecimiento del derecho pide que se ordene concederle el
registro de la marca ACCESS, para distinguir “reactivos para el diagnóstico in
vitro solo para uso en laboratorio”, producto comprendido en la clase 1 del
artículo 2º del decreto 755 de 1972.
1.2.)
Los hechos
Sirven de sustento a la demanda los hechos que, atendiendo el relato que
de los mismos hace la apoderada de la actora, se resumen
así:
La sociedad PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS presentó, el día 20 de enero de
1992, solicitud de registro de la marca ACCESS para distinguir productos de la
clase 1 de la Clasificación Internacional, a la que correspondió el expediente
administrativo número 353.675. Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad
Industrial, no se presentaron oposiciones ni
observaciones.
Mediante la resolución 49045 del 30 de noviembre de 1994, la División de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el
registro solicitado con base en la existencia del certificado de registro número
109.500 para ACCEL.
Contra la mencionada resolución se interpusieron los recursos de
reposición y de apelación, con fundamento en que no existía confusión entre las
marcas ACCESS y ACCEL, dadas, entre otras circunstancias, las diferencias
existentes entre los productos para los cuales se destinan cada una de las
marcas.
Mediante la resolución 23415 de 31 de octubre de 1996, se resolvió el
recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución 49045 de 30 de
noviembre de 1994 y concediendo el recurso de apelación. A través de la
resolución 2337 de 29 de julio de 1998, el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la
resolución 49045 citada, quedando agotada la vía gubernativa y desconociendo el
documento que con fecha 29 de abril de 1997 había aportado la actora, en donde
Abbott Laboratories da su consentimiento para el registro de la marca
ACCESS.
1.3. Normas violadas y concepto
de su violación.
La actora señala que con la decisión acusada se violaron los artículos
83, literal a), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
por indebida interpretación, que explica así:
La Superintendencia de Industria y Comercio dio una equivocada
interpretación, pues hizo caso omiso a diversas circunstancias y pruebas que
demostraban y demuestran a cabalidad que los signos ACCESS y ACCEL podían y
pueden coexistir, como los titulares de las marcas lo reconocen en el documento
que se aportó al proceso, ya que no existe conflicto entre las dos
marcas.
La Administración al hacer la evaluación de la solicitud de registro de
ACCESS y apreciar si existía o no confusión entre ACCESS y ACCEL, omitió
observar la prueba del consentimiento que la sociedad Abbott Laboratories (dueña
de ACCEL) hizo en el sentido de que no existía conflicto en la coexistencia de
las dos marcas y, por tanto, la administración se equivocó al interpretar la
causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la
Decisión 344, pues le dio a esta norma aplicación en un caso donde no se
configuraban hechos contemplados en ella, puesto que la norma prohibe el
registro de marca cuando hay confusión con otra previamente registrada,
confusión que no se presenta en este caso.
En apoyo de las razones anteriores cita la decisión de 5 de diciembre de
1996 de esta Corporación, con ponencia del Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, en un
caso similar.
2.- Contestación de la
demanda
Fueron vinculados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio,
al igual que la sociedad titular del registro de la marca ACCEL, ABBOTT
LABORATORIES, quienes fueron notificados en debida forma de la admisión de la
demanda.
La
primera fue la única que dio respuesta a la demanda, en escrito donde acepta los
hechos y, como razones de defensa, pone de presente que al proferir la
resolución demandada no ha incurrido en violación de normas constitucionales y
legales de carácter superior, como lo sostiene el actor, como tampoco de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pudiéndose concluir del
expediente respectivo que se ajustó plenamente al trámite administrativo
previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de
defensa.
Hace un análisis de la fundamentación jurídica de la actuación
administrativa, en especial, de las implicaciones en el caso de la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre las cuales reiteró que, según el
artículo 81 de esta última, los requisitos que debe reunir un signo para poder
ser registrado como marca son: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y
la susceptibilidad de representación gráfica, de los que a su vez trajo diversos
pronunciamientos del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (folios 200 a
202).
Acota que, según el artículo 83, literal a), de la mentada Decisión, no
podrán registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de
terceros presenten algunos de los impedimentos en él descritos, de modo que en
el presente caso, un análisis sucesivo y comparativo de las marcas objeto de la
controversia, permite concluir en forma evidente que son semejantes entre sí,
existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos,
ortográfico y fonético, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a
error al público consumidor, ya que se creería que el producto tenía el mismo
origen.
En consecuencia, los cargos no tienen vocación de prosperar por cuanto el
acto acusado no es nulo y se ajusta a pleno derecho (folio
202).
4.-
Pruebas
Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los
antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron
en su oportunidad diversas pruebas documentales atinentes al
pleito.
II.
ALEGATOS DE CONCLUSION
El traslado fue descorrido por las partes, en términos que la Sala resume
a continuación:
1. La entidad demandada hizo una síntesis del proceso y retomó sus
argumentos defensivos, ya reseñados, acerca de la legalidad de los actos
acusados, para insistir en la confundibilidad de las marcas enfrentadas y en la
validez de aquéllos (folios 210 a 215).
2. La actora reiteró los argumentos y pretensiones expuestos en la
demanda, y trajo en su auxilio lo dicho por la entidad demandada en la
resolución número 07735 de 30 de abril de 1.999, por medio de la cual decidió
los recursos presentados con las resoluciones en las que negó el registro de la
marca LA NOTA en la clase 16, a pesar de haberse suscrito un acuerdo de
coexistencia con la propietaria de la marca LA NOTA ECONOMICA, en relación con
las cuales consideró que en su conjunto no presentan suficientes semejanzas
(folio 223).
3. La Sociedad beneficiaria del acto guardó silencio en esta
oportunidad.
III.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El Procurador Sexto Delegado en su concepto manifiesta que estima
procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de
Justicia de Cartagena, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó
dicho organismo multilateral (folio 216).
IV.
INTERPRETACION PREJUDICIAL
Como
es debido, se obtuvo la interpretación prejudicial, por solicitud de la Sala,
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, respecto de las normas de
dicho Acuerdo indicadas en los cargos, la cual se surtió bajo la referencia
Proceso 41-IP-99, proceso interno número 5326, que obra a folios 237 a
252.
La Sala hará aplicación de los lineamientos y conclusiones de esta
sentencia interpretativa, en lo que sea pertinente, en las consideraciones de la
sentencia.
IV.
CONSIDERACIONES
1.
La Cuestión central
La
cuestión central comprendida en los cargos implica, entonces, despejar si la
marca ACCESS, para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 1 del
artículo 2º del decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad actora es
registrable, atendiendo la causal señalada en el artículo 83, literal a), de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en virtud de encontrarse
registrada la marca denominada ACCEL, para distinguir la misma clase de
productos, a favor de la sociedad ABBOTT LABORATORIES, vigente hasta el 29 de
agosto del 2.000.
Ello supone dilucidar los aspectos de la similitud de los signos, la
distintividad respecto de los productos respectivos y la incidencia del acuerdo
entre la sociedad titular del registro ya existente y la
solicitante.
2. La jurisprudencia
comunitaria
Sobre tales tópicos, la interpretación prejudicial allegada al caso, en
lo relativo al estudio de marcas semejantes, indica que algunos de los criterios
que deben tomarse para determinar el grado de confusión que pueden ocasionar,
son los de las similitudes gráficas y fonéticas entre ellas, sobre lo cual
remite a los procesos 25-IP-98,
caso PINTUBLER G.O., de 16 de abril de 1.999, y 4-IP-98, caso OPTIPAN G.O., de 7
de octubre de 1.998.
En cuanto a la distintividad de los productos pone de presente que “En el caso que nos atañe, frente a una
solicitud de registro de una marca similar a otra ya registrada, pese a existir
una autorización del titular cuyo registro ya está consolidado, necesariamente
se tiene que considerar también, y sobre todo, el interés del consumidor quien
puede llegar a verse confundido con la presencia de dos marcas similares en el
mercado, más aún si ellas se encuentran destinadas, como en el caso que se
debate ante el juez nacional, a proteger productos de la misma clase
internacional; y si, además, las marcas confrontadas han sido solicitadas para
todos los productos o servicios comprendidos en la correspondiente
clase.”
Puntualiza que, no obstante la limitación que consta en el proceso y que
es admisible hacer, en el sentido de que
los productos a distinguir son solamente los “reactivos para diagnóstico
in vitro para uso en laboratorio”, el consultante, al momento de dictar su fallo, deberá
determinar si los productos son de la misma naturaleza, caso en el cual sería
mayor la posibilidad de hacer incurrir en el riesgo de confusión al público
consumidor. Para el efecto trae las reglas señaladas en el “Manual de Marcas”,
de la doctora Taimy Márquez., en las que se atiende, entre otros factores, a la
finalidad, lugares de distribución, vinculación entre el producto, tipo de
consumidor y modalidades publicitarias y promociónales. (folio
245).
Y en cuanto a los efectos del acuerdo entre las partes, comenta que no
puede significar una automática apertura al otorgamiento de derechos de un
título de registro de una marca, más si las marcas objeto del acuerdo son
similares y se proyectan a proteger productos o servicios de la misma clase
internacional. El propósito de este límite es el de proteger a terceros que se
vieran perjudicados con ese acuerdo, los cuales vienen a ser los consumidores,
quienes podrían confundirse en el mercado frente a la coexistencia de marcas
similares que identifiquen productos de la misma clase internacional. Por tanto,
la autoridad competente puede denegar de oficio el registro solicitado ante
estos eventuales casos que pudieran ocasionar confusión en el
mercado.
3.
Examen de los cargos
Como se puede apreciar, esta cuestión implica, en primer orden,
comparación o cotejo, a cuyo efecto, la Sala ha dado aplicación a los criterios
señalados en la interpretación prejudicial allegada al caso, que comportan un
análisis pormenorizado de los campos que pueden producir confusión en las
marcas, como son el visual provocada por semejanzas ortográficas o gráficas; el
auditivo y el ideológico o conceptual, o sea, verificar si entre los términos a
cotejarse hay un mismo contenido fonético o conceptual de las marcas; todo con
sujeción a las siguientes reglas:
- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las
marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al
signo marcario, que en su conjunto forma una unidad para el ingreso al
registro.
- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no
simultánea;
- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador
presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;
- Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias
que existan entre las marcas.
Siguiendo tales reglas, y siendo denominativas ambas marcas, la Sala
observa sin dificultad alguna que respecto de la marca ACCESS, para amparar los
productos comprendidos dentro de la clase 1, ciertamente guarda cierta semejanza
en la escritura (comparación visual) con la marca registrada ACCEL, para
distinguir productos de la misma clase, por presentar dos vocales semejantes y
en igual posición, como son la A y
la E.
Si bien al cotejar las marcas en cuestión se tiene una impresión de
conjunto, tanto visual como fonética, que permite establecer semejanza entre
ellas, dados los elementos comunes de una y otra expresiones, lo cual originaría
sin duda confundibillidad entre las mismas de referirse a productos al alcance
de una gama amplia de usuarios, tal no es la situación de las marcas en
conflicto.
En efecto, existe una restricción solicitada para su uso y por ello el
registro fue pedido, para distinguir con la marca ACCESS “para reactivos para
diagnóstico in vitro para uso en laboratorio”, que como tales tienen un
consumidor especializado, con mayor grado de atención y de capacidad de
discriminación que el común o mediano, amén de que debe considerarse que el
listado de productos de la mentada clase es amplia y ofrece cierta diversidad,
según se puede apreciar a continuación:
“Productos
químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura,
la horticultura, la silvicultura; resinas artificiales y sintéticas, materias
plásticas en bruto (en forma de polvo, líquido o pasta); abonos para las tierras
(naturales y artificiales); composiciones para extintores; baños y preparaciones
químicas para soldaduras; productos químicos destinados a conservar los
alimentos; materias curtientes; sustancias adhesivas destinadas a la
industria”.
De modo que razonablemente se puede decir que en estas condiciones la semejanza que existe entre los signos
ACCESS y ACCEL, no produce el riesgo de confusión que haga que las marcas no
puedan coexistir en el
mercado.
En estas circunstancias, el acuerdo de las partes resulta irrelevante,
aunque no está demás decir que la sala hace suyas las consideraciones del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena sobre el particular, en el sentido
de que los interesados en los registros de marcas eventualmente enfrentadas, no
pueden disponer en lo que a la registrabilidad de las mismas se refiere, de
suerte, que con o sin acuerdo a favor de ello, la Administración bien puede, y
está en el deber de proveer atendiendo las reglas comunitarias pertinentes, así
como la función de la marca respecto de la protección del
consumidor.
En conclusión, el resultado, entonces, es que como conjunto de letras, al
ser pronunciadas las marcas del sub lite son percibidas por el consumidor de un
modo diverso, dado lo disímil de su respectiva escritura final y sonoridad, de
tal forma que la Sala no encuentra riesgo de confusión frente a ellas.
En
cuanto a la comparación conceptual o semántica, como se dijo, ambas marcas son
caprichosas, por no corresponder a expresiones de nuestro idioma.
A lo anterior cabe agregar que el signo ACCEL ofrece los requisitos para
ser registrado como marca, como son los comentados por el Tribunal de Justicia
en su sentencia interpretativa allegada a este proceso, a saber: la
perceptibilidad (que se a apreciable por medio de los sentidos ), la
distintividad (posibilidad de que sirva para distinguir unos productos o
servicios de otros), y la representación gráfica que permite la publicación y el
archivo de la misma como marca registrada.
En estas circunstancias, la concesión del registro de la marca ACCES,
para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 1 del artículo 2º del
decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad actora, no se encuentra impedida por la causal invocada
por la administración, por consiguiente, los cargos prosperan y, en
consecuencia, se declarará la nulidad del acto demandado.
Con relación al restablecimiento del derecho pedido por la actora, la
Sala dispondrá que, en caso de que no exista causal de irregistrabilidad distinta a la aducida en el acto
acusado, la administración deberá conceder el registro de la marca ACCESS, para
distinguir “reactivos para el diagnóstico in vitro solo para uso en
laboratorio”, producto comprendido en la clase 1 del artículo 2º del decreto 755
de 1972, a nombre de la sociedad accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
F
A L L A :
PRIMERO. DECLARASE la nulidad de las resoluciones números 49045 de 30 de
noviembre de 1994, 23415 del 31 de octubre de 1996, y la número 2337 del 29 de
julio de 1998, mediante las cuales fue negado el registro de la marca
ACCESS.
SEGUNDO. ORDENASE a la Superintendencia de Industria y Comercio proceder
al registro de la marca ACCESS para distinguir solamente reactivos para
diagnóstico in vitro para uso en laboratorio, comprendidos dentro de los
productos de la clase 1 del artículo 2 del decreto 755 de 1.972, si no existiere
causal de irregistrabilidad distinta a la expuesta en la decisión administrativa
anulada.
TERCERO. ORDENASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de
Propiedad Industrial.
CUARTO. DEVUELVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos
ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión
celebrada el día 30 de marzo del año 2000.
JUAN
ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E.
MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA
INES NAVARRETE BARRERO
MANUEL S. URUETA AYOLA