PREJUDICIALIDAD - No lo es el trámite administrativo por no uso de la marca / MARCAS Y PATENTES - Prejudicialidad
Consiste en que se encuentra en trámite la solicitud de cancelación por no uso de la marca EL FINÍSIMO formulada por la tercera interesada en el sub lite ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Como quiera que dicho trámite se surte en sede administrativa y por lo mismo no tiene efecto de cosa juzgada, lo que en él se resuelva no tiene la virtud de incidir en lo que aquí ha de decidirse, de donde no hay lugar a la excepción propuesta, luego se dará como no probada en la parte resolutiva de esta providencia.
MARCAS MIXTAS CON PREDOMINIO DENOMINATIVO - Signos conformados por adjetivos / MARCA DEBIL - La que se forma con adjetivos de uso generalizado / ADJETIVO COMO MARCA
Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y aplicada en igual forma por esta Sala[1], tales marcas se tratarán como nominativas para su comparación habida cuenta del predominio del elemento denominativo, pues el elemento figurativo en cada una de ellas, en cuanto marcas mixtas, no tiene peso relevante en la connotación o capacidad representativa de las mismas. Por lo tanto, la comparación se ha de hacer entre las expresiones FINO, EL FINÍSIMO y LA FINA. Al efecto cabe advertir que las tres expresiones están conformadas por adjetivos, de modo que como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial precitada, desde ese punto de vista todas resultan ser marcas débiles, por cuanto los adjetivos no pueden ser apropiables como signo único y exclusivo, según lo ha puesto de presente esta Sala, pues tratándose de grados de calidad, cualquier producto o servicio es susceptible de ofrecerse en todos los posibles, bajo las reglas de protección del consumidor y de la sana competencia, de modo que si se trata de aceite, v. gr., cualquier productor puede ofrecer el suyo en su respectiva publicidad con un grado de calidad que se pueda calificar como fino o finísimo. Ello explica que, como lo señala la beneficiaria del acto enjuiciado, existan muchos productos de la clase 29 que utilicen ese concepto en marcas que ellos ofrecen. Tales marcas son débiles, como atrás se expuso en razón de que existe la posibilidad de que otros productores utilicen el mismo concepto, aunque con elementos gramaticales que eviten la identidad con un signo registrado.
ADJETIVO COMO MARCA - Marca débil: por uso común o por evocar producto o servicio / MARCA DEBIL - Concepto
Al respecto conviene retomar el rubro jurisprudencial pertinente del pronunciamiento para este caso del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por cuanto es muy diciente sobre las implicaciones de una situación como la advertida, a saber: “NOVENO: El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa”.
ADJETIVOS Y MARCAS - Elemento de uso común y cualidad del producto: Fino, Finísimo / ADJETIVO INAPROPIABLE - El de uso común no impide su inclusión en signos de terceros: Fino, Finísimo, La Fina
Es lo que ha ocurrido en este caso, en el cual el titular de la marca censurada ha utilizado un elemento de uso común y que al mismo tiempo describe una cualidad posible del producto, como es el adjetivo FINO, frente al cual los titulares de las marcas opuestas, por utilizar igual elemento, aunque en grado y género distinto, no pueden impedir su inclusión en signos de terceros, ni pueden fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa, como se señala en la pretranscrita jurisprudencia comunitaria. Se trata, entonces, de un adjetivo cuyo uso en relación con productos de la clase 29 se ha ido generalizando, volviéndose banal como marca por el creciente número de registros que lo utilizan, de suerte que cualquier variación en una marca que la distinga de otras marcas, de modo que no resulte idéntica a ninguna de éstas, es susceptible de registro, siguiendo dicha jurisprudencia. Por lo tanto el signo FINO + GRAFICA resulta registrable frente a marcas que utilizan el mismo concepto, como es el caso de las marcas opositoras EL FINÍSIMO y LA FINA por encima de sus semejanzas, las cuales, se reitera son el resultado de ser marcas débiles al utilizar adjetivos que pueden ser predicables de todos los productos de la clase 29, y específicamente del aceite de mesa, y que por lo mismo, según lo enfatiza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no pueden utilizarse como fundamento único de oposición al registro de otra marca. En esas circunstancias, y no siendo idéntico a las marcas enfrentadas, el signo FINO no está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a las marcas EL FINÍSIMO y LA FINA se refiere, atendiendo la jurisprudencia comunitaria en comento.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre del dos mil tres (2003)
Radicación número: 11001-03-24-000-1999-05943-01(5943)
Actor: LLOREDA S.A.
Demandado: LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpuso LLOREDA S.A. contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio.
I. - LA DEMANDA
La sociedad actora, mediante apoderado, en ejercicio de las acciones señaladas en el artículo 84 del C. C. A. y 113 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes
I. 1. Pretensiones
Primera. Que declare la nulidad de la Resolución núm. 12868 de 8 de julio de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundadas las observaciones presentadas por la sociedad LLOREDA S.A. y por la FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS S.A. GRASCO S.A. y concede el registro de la marca FINO (mixta) a favor de la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA, para distinguir aceites comestibles, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Segunda. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia que cancele el respectivo registro contenido en la Resolución 12868 de 08 de julio de 1999 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
I. 2. Los hechos
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA solicitó el registro de la marca mixta FINO, para distinguir sólo aceites comestibles, productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, contra la cual la actora, y FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS S.A. GRASCO S.A., presentaron demanda de observaciones. Aquélla con base en que es titular en Colombia de la marca EL FINÍSIMO, para distinguir productos de la misma clase 29, registrada con anterioridad a su nombre bajo el certificado Núm 71.505, de 13 de julio de 1970 y vigente hasta el 13 de julio de 2000.
Mediante la Resolución núm. 20230 de 30 de noviembre de 1998, el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundadas las observaciones presentadas por ambas sociedades y negó el registro de la marca solicitada, por considerar que “el elemento predominante es denominativo y las marcas registradas además de distinguir productos de la misma clase, existen semejanzas gráficas, conceptuales y fonéticas que pueden inducir al público consumidor en error”.
La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra esa decisión, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones núms. 03140 de 25 de febrero de 1999, que confirmó la impugnada y concedió el recurso de apelación y, 12868 de 8 de julio de 1999, la cual resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 20230, declarando infundadas las observaciones presentadas y concediendo el registro de la marca FINO (MIXTA) para distinguir solo: “ aceites comestibles”, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Para el efecto, el Superintendente de Industria y Comercio consideró que las marcas en confrontación, FINO (mixta) con LA FINA, LA FINA CHIFFON y EL FINISIMO, no presentan similitudes tales que impidan su coexistencia en el mercado. En efecto, si bien hacen referencia a un mismo concepto, al ser pronunciadas y transcritas producen una impresión diferente. La marca solicitada es mixta y contiene elementos que la diferencian lo suficiente de las marcas registradas. Por lo que pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor.
I. 3.- Normas violadas y concepto de su violación.
I. 3. 1. La actora aduce que la entidad demandada violó los artículos 83, literales a; 88, literal e, 91 y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto desconoce que la marca EL FINISIMO y la marca FINO (MIXTA) son confundibles, dado que la marca objeto de esta demanda reproduce parcialmente la marca prioritaria (FINISIMO - FINO) y que una y otra amparan idénticos productos.
De otra parte, la peticionaria de la marca impugnada no presentó con la solicitud de registro el documento que acredita su personería y el poder que se aportó, a pesar de ser extendido en el exterior, no tiene constancia del notario o cónsul de que tuvieron a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad otorgante, y en ausencia de esos documentos la Administración estaba obligada a requerir al peticionario para que subsanara la irregularidad, según el artículo 91 de la Decisión 344, a lo cual aquélla no procedió.
I. 3. 2. A su vez la sociedad FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS S.A. GRASCO S.A., que coadyuva la demanda como tercera interesada en el resultado del presente proceso, aduce que la expresión FINO (MIXTA) guarda estrechas semejanzas con la marca LA FINA previamente registrada por la sociedad GRASCO S.A., razón suficiente para que la misma sea irregistrable al tenor de lo dispuesto en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo con las marcas en debate, se evidencia que son semejantes entre sí, existiendo confusión en los aspectos ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado llevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendrían el mismo origen.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Superintendencia de Industria y Comercio y el beneficiario del registro impugnado, vinculado al proceso como tercero interesado, fueron notificados de la admisión de la demanda.
II. 1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo entre las marcas en debate “FINO” (mixta), frente a “LA FINA”, “LA FINA CHIFON” y “EL FINISIMO” se concluye que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, conceptuales e ideológicos por la disposición de sus elementos; por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevaría a error al público consumidor.
En consecuencia, la marca “FINO” (mixta), clase 29, es registrable y cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
II. 2. La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA propone la excepción de prejudicialidad en virtud del procedimiento pendiente de cancelación de la marca EL FINÍSIMO (ETIQUETA) que ella promovió ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el no uso de esa marca, situación que también aduce como razón de defensa ante la demanda.
En cuanto al fondo del asunto sostiene que comparados en conjunto, sin fraccionamiento, se colige que los signos enfrentados son completamente distinguibles por presentar cada uno características especiales y perfectamente diferenciables, ya que el cocinero delgado de la marca atacada es parte integrante y primordial de la misma y los elementos figurativos de la marca opositora, de los cuales se destaca una rama de olivo ligeramente inclinada, en nada se parecen con los de aquélla, y aún vistas como denominativas, también son fácilmente diferenciables. Al respecto trae a colación varias marcas que comparte el mismo concepto de fino para distinguir productos de la clase 29, tales como LA FINA, FINI, FINESSE, entre otras (folios 265 y 266).
Aclara que el poder presentado dentro de la solicitud de registro da fe de la representación de la solicitante y, por ende, de su existencia, de donde no hubo violación de los artículos 65 del C.C.A y 91 y 92 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y de todas formas la actora no está legitimada para solicitar la nulidad del procedimiento administrativo en caso de haberse presentado por no haberle sido dada a la interesada la oportunidad para subsanar la omisión, aunque fue subsanada con la presentación de un nuevo documento poder al cual se adjunta la certificación consular acerca de la existencia y representación legal de dicha sociedad.
Advierte que en este caso no es procedente la acción de simple nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A.
Por lo anterior pide que se nieguen las pretensiones de la demanda.
III.- PRUEBAS
Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto, así como algunos testimonios sobre los hechos de la demanda.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION
IV. 1. La sociedad actora afirma que los hechos de la demanda se encuentran probados, admitidos y confesados por la parte demandada; reitera que ambas marcas son similares y confundibles por las razones expuestas en los cargos; advierte que en este caso no hay lugar a la prejudicialidad por ser infundada y no proceder respecto de procedimientos administrativos.
IV. 2. La coadyuvante de la demanda sostiene, en síntesis, que las similitudes visuales e ideológicas de las marcas en conflicto conllevan a que la marca FINO (mixta) esté incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y por ende se persiga anular el registro.
La sociedad FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS GRASCO S.A., es ampliamente conocida a nivel nacional por sus productos, los cuales gozan de un gran reconocimiento y aceptación por el público consumidor.
Se encuentra acreditada la notoriedad de la marca LA FINA, por su permanencia en el mercado desde hace tres (3) décadas y su constante comercialización y difusión entre el público consumidor, por lo cual le asiste el derecho de impedir que cualquier tercero pretenda beneficiarse de su trayectoria en el mercado al registrar expresiones confundiblemente similares que induzcan al consumidor a error sobre el origen y/o procedencia de los productos.
Por lo anterior se debe declarar la nulidad del acto acusado.
IV. 3. La entidad demandada reafirma sus argumentos defensivos ya reseñados, a los cuales agregó algunos antecedentes jurisprudenciales, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios (folios 555 a 558).
IV. 4. La tercera interesada en el asunto hace una reseña de la actuación procesal y concluye que las pretensiones de la demanda no deben prosperar por falta de fundamento de la acción debido a que entre las marcas enfrentadas no existe similitud capaz de inducir al consumidor a error, y la marca impugnada cumple con los requisitos de registrabilidad previstos en las normas comunitarias.
Informa que en virtud de su acción promovida ante la Superintendencia de Industria y Comercio, esa entidad dispuso la cancelación del registro de la marca EL FINÍSIMO, con certificado 71.505, para distinguir productos de la clase 29 internacional, cuya titular es la sociedad LLOREDA S.A., de modo que atendiendo que ésta no goza actualmente del derecho exclusivo sobre la expresión FINÍSIMO, no es necesario reiterar lo expuesto en su oportunidad respecto de cómo hacer el examen comparado de las marcas en conflicto.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El Procurador Primero Delegado ante la Sala se limitó a solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda (folio 554).
VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL
La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena, invocada en los cargos, concluye así:
PRIMERO. Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.
SEGUNDO: Los signos denominativos son los que utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están estructuradas.
Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.
TERCERO: No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate, toda vez que desnaturaliza la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de un empresario de los de similares o idénticos pertenecientes a otro empresario, al inducir una falsa apreciación de la realidad.
CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Cuando una solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el Capítulo V de la Decisión 344, la oficina nacional competente notificará al solicitante a fin de que proceda a subsanar la omisión incurrida. Para tal efecto, la oficina nacional competente concederá un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación para que cumpla con la subsanación. Dicho plazo será prorrogable, por un período similar, por una sola vez.
QUINTO: La determinación del riesgo de confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad. Ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente, en el caso que nos ocupa, a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos, derivadas de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pudiera darse.
SEXTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo, y ha logrado el reconocimiento del mismo. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, las circunstancias que influirán decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria.
La calidad de marca notoriamente conocida no se presume deben ser probadas las circunstancias que le dan ese status. El sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar. A diferencia del hecho notorio que no requiere de prueba, la difusión y reconocimiento de una marca hasta el punto de considerarla como notoria debe ser probado en sus distintos elementos que la configuran, como de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
SÉPTIMO: La solicitud y el procedimiento de registro deben cumplir con los requisitos formales y establecidos en la Sección II del Capítulo V de la Decisión 344. La solicitud de registro debe cumplir con los requisitos formales contemplados en el artículo 87 de la indicada Decisión, y para el caso de que la oficina nacional competente, al realizar el análisis de la solicitud, advierta que ésta no cumple con los mismos deberá notificar al peticionario para que en el plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación subsane las irregularidades, pudiendo dicho plazo ser ampliado, sin que la solicitud pierda su prioridad. Si no se subsanan las irregularidades, la solicitud será rechazada, caso contrario, se ordenará su publicación, abriéndose de esta manera el plazo para la presentación de sus observaciones.
NOVENO: El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa”.
VII.- DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes
CONSIDERACIONES
VII. 1. La excepción de prejudicialidad
Consiste en que se encuentra en trámite la solicitud de cancelación por no uso de la marca EL FINÍSIMO formulada por la tercera interesada en el sub lite ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Como quiera que dicho trámite se surte en sede administrativa y por lo mismo no tiene efecto de cosa juzgada, lo que en él se resuelva no tiene la virtud de incidir en lo que aquí ha de decidirse, de donde no hay lugar a la excepción propuesta, luego se dará como no probada en la parte resolutiva de esta providencia.
VII. 2. El problema sustancial de la litis se limita a la oponibilidad de las marcas EL FINISIMO + GRAFICA y LA FINA para distinguir productos de la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 contra el signo FINO + GRAFICA, para distinguir la misma clase de productos, y si, por consiguiente, éste se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, sin perjuicio del estudio de los demás cargos, se dejará de lado cualquier otra consideración sobre la registrabilidad de la marca atacada.
La citada norma dice:
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
“a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
VII. 3. El signo de la marca atacada está representado así:
Mientras que el de la actora y que aduce como fundamento de su oposición al anterior es el siguiente:
Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y aplicada en igual forma por esta Sala[2], tales marcas se tratarán como nominativas para su comparación habida cuenta del predominio del elemento denominativo, pues el elemento figurativo en cada una de ellas, en cuanto marcas mixtas, no tiene peso relevante en la connotación o capacidad representativa de las mismas. Por lo tanto, la comparación se ha de hacer entre las expresiones FINO, EL FINÍSIMO y LA FINA.
Al efecto cabe advertir que las tres expresiones están conformadas por adjetivos, de modo que como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial precitada, desde ese punto de vista todas resultan ser marcas débiles, por cuanto los adjetivos no pueden ser apropiables como signo único y exclusivo, según lo ha puesto de presente esta Sala, pues tratándose de grados de calidad, cualquier producto o servicio es susceptible de ofrecerse en todos los posibles, bajo las reglas de protección del consumidor y de la sana competencia, de modo que si se trata de aceite, v. gr., cualquier productor puede ofrecer el suyo en su respectiva publicidad con un grado de calidad que se pueda calificar como fino o finísimo. Ello explica que, como lo señala la beneficiaria del acto enjuiciado, existan muchos productos de la clase 29 que utilicen ese concepto en marcas que ellos ofrecen.
Tales marcas son débiles, como atrás se expuso en razón de que existe la posibilidad de que otros productores utilicen el mismo concepto, aunque con elementos gramaticales que eviten la identidad con un signo registrado.
Al respecto conviene retomar el rubro jurisprudencial pertinente del pronunciamiento para este caso del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por cuanto es muy diciente sobre las implicaciones de una situación como la advertida, a saber:
“NOVENO: El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa”. (subrayas de la Sala )
Es lo que ha ocurrido en este caso, en el cual el titular de la marca censurada ha utilizado un elemento de uso común y que al mismo tiempo describe una cualidad posible del producto, como es el adjetivo FINO, frente al cual los titulares de las marcas opuestas, por utilizar igual elemento, aunque en grado y género distinto, no pueden impedir su inclusión en signos de terceros, ni pueden fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa, como se señala en la pretranscrita jurisprudencia comunitaria.
Se trata, entonces, de un adjetivo cuyo uso en relación con productos de la clase 29 se ha ido generalizando, volviéndose banal como marca por el creciente número de registros que lo utilizan, de suerte que cualquier variación en una marca que la distinga de otras marcas, de modo que no resulte idéntica a ninguna de éstas, es susceptible de registro, siguiendo dicha jurisprudencia.
Por lo tanto el signo FINO + GRAFICA resulta registrable frente a marcas que utilizan el mismo concepto, como es el caso de las marcas opositoras EL FINÍSIMO y LA FINA por encima de sus semejanzas, las cuales, se reitera son el resultado de ser marcas débiles al utilizar adjetivos que pueden ser predicables de todos los productos de la clase 29, y específicamente del aceite de mesa, y que por lo mismo, según lo enfatiza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no pueden utilizarse como fundamento único de oposición al registro de otra marca.
En esas circunstancias, y no siendo idéntico a las marcas enfrentadas, el signo FINO no está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a las marcas EL FINÍSIMO y LA FINA se refiere, atendiendo la jurisprudencia comunitaria en comento.
Por lo demás, el defecto que la actora le endilga al trámite de la solicitud de registro de la marca FINO, esto es, que no se acreditó la existencia y representación de la peticionaria, cabe decir que se trató de una irregularidad de las que la doctrina y la jurisprudencia considera como no sustancial, habida cuenta de que no afecta las garantías ni formalidades sustanciales del procedimiento ni afectó el derecho de defensa y del debido proceso de los terceros, amén de que el poder fue otorgado en el exterior en debida forma, mediante instrumento notarial en el cual se hacen constar los instrumentos constitutivos de las facultades del otorgante, cuya parte pertinente se insertó en el primero (folios 192 a 198). Por ende, el cargo tampoco prospera.
Así las cosas, los cargos no tienen vocación de prosperar, luego la Sala negará las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A :
NIEGANSE las pretensiones de la demanda.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 25 de septiembre del 2003.
MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Presidente
OLGA INES NAVARRETE BARRERO GABRIEL E. MENDOZA MARTELO