REGISTRABILIDAD DE SIGNO - Requisitos de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica / SIGNOS GENERICOS - No son registrables como marcas / SIGNOS DESCRIPTIVOS - No son registrables cuando se refieran a la cualidad necesaria, usual o común del bien o servicio / SIGNOS REGISTRABLES - Los que amparen otras clases de bienes con los cuales son expresiones de fantasía
Para que un signo sea registrable como marca, debe cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de bienes o de servicios, cuando se refieren precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente corresponde al nombre del bien o del servicio que se pretende distinguir. En sentido contrario, podrían ser objeto de registro como marcas, los signos que aunque genéricos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros en relación con los cuales son expresiones de fantasía.
MARCAS Y PATENTES - Irregistrabilidad del signo "MISS BOYACA" por ser de uso común o usual lo que no le da distintividad / PRINCIPIO DE IGUALDAD - No se vulnera cuando se registran signos que no debieron serlo / MISS BOYACA - Signo sin distintividad por constituir expresión de uso común o usual, no apropiable / MARCAS MIXTAS - Predominio del elemento denominativo por la fuerza expresiva de las palabras
En cuanto a la pretendida violación del principio de igualdad, cargo que fundamenta la demandante en el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio registró como marcas las expresiones "SEÑORITA TOLIMA CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA", "SEÑORITA CUNDINAMARCA CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA" y "SEÑORITA MAGDALENA CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA", esta Corporación considera que si bien dicho hecho se encuentra probado, ello no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos acusados, pues en este caso se están controvirtiendo unas resoluciones diferentes a las que registraron las marcas citadas, debiéndose circunscribir esta Corporación al análisis de las en este proceso acusadas, amén de que es obligación de la entidad demandada estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas, sin que el hecho de que eventualmente haya registrado como marcas expresiones o emblemas que no debieron serlo, signifique que debe continuar haciéndolo. La Sala concluye que no obstante que la marca mixta "MISS BOYACA"(etiqueta) se encuentra acompañada del emblema descrito al inicio de estas consideraciones, ello no le otorga suficiente distintividad al signo, pues tal y como lo sostuvo la entidad demandada "es claro que a pesar de que es perceptible a través de los sentidos y susceptible de representación gráfica, en cuanto al aspecto relativo a la distintividad, este Despacho considera que la marca solicitada MISS BOYACA no es distintiva y puede ser considerada como de uso común o usual, para distinguir los servicios de la clase 41 ya que dicha expresión es usualmente utilizada para hacer referencia directa a los certámenes de belleza, los cuales son objeto de transmisiones televisivas y radiales que tienen mucha publicidad y constituyen verdaderos espectáculos de interés general, y en ellos participan todos los departamentos del país, razón por la cual no es posible restringir el uso de dicha expresión para que sea usada en forma exclusiva por el solicitante, ya que existen otras organizaciones a nivel nacional que también necesitan hacer uso de dicha expresión para la realización de sus eventos de belleza, por lo cual la marca solicitada MISS BOYACA no puede ser susceptible de apropiación por parte de un tercero, a pesar de que cuenta con un elemento gráfico, ya que el elemento más preponderante es el denominativo, dada la fuerza expresiva de las palabras, medio a través del cual el consumidor puede identificar y solicitar en el mercado los servicios distinguidos con dicho signo".
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio del dos mil uno (2.001)
Actor: MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA.
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por Miss Celebridad Colombia Internacional Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones núms. 34054 de 18 de agosto de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca mixta "MISS BOYACA" (etiqueta), para distinguir servicios de educación y esparcimiento, en especial organizar y realizar programas, eventos, espectáculos, concursos, transmisiones de radio y televisión y publicidad en general, servicios comprendidos en la clase 41 del Decreto 755 de 1972; 23353 de 31 de octubre de 1996, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicialmente citada, confirmándola; y 1569 de 5 de febrero de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 34054 de 18 de agosto de 1994, confirmándola.
I.- ANTECEDENTES
a. Las pretensiones de la demanda
La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la concesión del registro de la marca mixta "MISS BOYACA" (etiqueta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.
b.- Los hechos de la demanda
Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:
1º. La demandante presentó la solicitud de registro de la marca mixta "MISS BOYACA" (etiqueta) para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, a la cual le correspondió el expediente administrativo num. 92-358-459
2º. Mediante los actos acusados se negó el registro de la marca solicitada, aduciendo la entidad demandada que el signo no cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
3º. La resolución que resolvió el recurso de apelación fue notificada por edicto desfijado el 10 de marzo de 1999.
c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.
La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 13 de la Constitución Política; y 3º, inciso 6, del C.C.A., estructurando para el efecto los siguientes cargos:
Primer cargo: Los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344 fueron violados, porque la entidad demandada erró al considerar que dentro del registro se reivindicaba propiedad sobre el término MISS BOYACA, haciendo abstracción total de los elementos esenciales de la etiqueta.
En efecto, el distintivo principal de la marca mixta solicitada es el gráfico, pues la expresión MISS BOYACA no hace más que indicar el departamento al cual pertenece la representante que participa en el evento, siendo éste un elemento accesorio de aquélla.
De conformidad con los lineamientos expuestos por la jurisprudencia y la doctrina, la Superintendencia de Industria y Comercio, al realizar el examen de registrabilidad de la marca, debe desplegar toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter novedoso de un signo que se pretende registrar, sin limitarse al análisis gramatical de la palabra o a la simple expresión que compone el signo.
El elemento que se destaca visualmente en la etiqueta a registrar es el emblema o figura, pues la expresión BOYACA es utilizada en forma secundaria, tal como se aprecia en ella.
De otra parte, la marca "MIS BOYACA" (etiqueta), solicitada para la clase 41, pretende mostrar ante espectadores, televidentes, etc., que se trata de una marca cuyo símbolo, logotipo o figura identifica de manera amplia el concurso MISS MUNDO COLOMBIA, y que éste va a escoger la representante del citado departamento, para así, después de la eliminación nacional, representar a Colombia en el evento citado, el cual es conocido tanto nacional como mundialmente.
Además, si se tiene en cuenta el tipo y tamaño de letra con que se acompaña la figura, se concluye que la sola expresión MISS BOYACA carece de cualquier aspecto que haga pensar que la verdadera intención de la demandante es identificar los servicios de la clase 41 mediante la expresión en cuestión, pues, por el contrario, la forma y diseño de la marca (etiqueta) que se solicita deja de lado la expresión, presentando en altos rasgos la figura, que es la que identifica el concurso como tal.
En la marca solicitada predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, tal y como se demuestra con las portadas de revistas, invitaciones, tarjetas y anuncios publicitarios relacionados en el capítulo de pruebas, amén de que debe tenerse en cuenta que el término MISS BOYACA es de uso común o usual, frente a los cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que deben ser excluidos del análisis, habida consideración de que no cumplen con ninguna función marcaria.
Como quiera que el signo solicitado es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica, requisitos que debe reunir una marca de conformidad con el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, debió ser registrado por la entidad demandada.
Segundo cargo: Se violaron los artículos 13 de la Constitución Política y 3º, inciso 6, del C.C.A., por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el principio de igualdad al negarle a la actora el registro de la marca mixta "MISS BOYACA", pues en otras oportunidades concedió el registro de marcas cuyo elemento nominativo corresponde al nombre de Colombia, vr. gr. Miss Colombia, Señorita Boyacá Concurso Nacional de Belleza, Señorita Magdalena Concurso Nacional de Belleza, etc.
d.- Las razones de la defensa
El apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, expuso como argumentos de su defensa, los siguientes.
1º. A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2º. De los documentos obrantes en el expediente núm. 92-358459, contentivo de la solicitud de registro de la marca mixta "MISS BOYACA", se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.
3º. Efectuado el examen de la marca mixta "MISS BOYACA" (etiqueta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 internacional, se concluye que está incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 82, literal a), de la Decisión 344, habida cuenta de que carece de la suficiente fuerza distintiva, pues el pronombre MISS (señorita), anexo al nombre de un lugar geográfico, no tiene capacidad para distinguir los servicios que se pretenden comercializar a través del signo, con respecto a certámenes de belleza.
e.- La actuación surtida
De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:
Por auto del 17 de agosto de 1999 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 80).
Por auto visible a folio 151 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes.
Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho el apoderado de la sociedad demandante y el representante del Ministerio Público (fls. 191 y 196, respectivamente).
Mediante proveído del 29 de febrero de 2000 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 21 de marzo del 2001, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 223).
II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 de febrero de 1980, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política.
III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:
"1 Para que un signo sea registrable como marca, debe cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
"2. La solicitud de registro no debe encontrarse afectada por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
"3. Al cotejar las marcas que se encuentran en conflicto, el juez nacional correspondiente deberá tomar en cuenta, para determinar o no la existencia del riesgo de confusión, lo determinado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia recogidas en esta sentencia.
"4. No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de bienes o de servicios, cuando se refieren precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente corresponde al nombre del bien o del servicio que se pretende distinguir. En sentido contrario, podrían ser objeto de registro como marcas, los signos que aunque genéricos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros en relación con los cuales son expresiones de fantasía".
III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El texto de las normas de la Decisión 344 que la parte actora considera violadas y el de las que oficiosamente consideró interpretar el Tribunal de la Comunidad Andina de Justicia, es el siguiente:
"Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
"Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
"a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior.
b) ...
"d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse".
A folio 107 del expediente se encuentra la solicitud de registro de la marca controvertida, presentada por la sociedad demandante, en los siguientes términos:
"El registro de la marca "MISS BOYACA", consistente en una etiqueta que comprende la expresión Miss Boyacá, y en la parte superior una figura de mujer con sus extremidades superiores extendidas formando con éstas una media luna que simula un grano de café abierto y que entra a cubrirla hasta su tronco. Todo este conjunto se encuentra dentro de un prisma de ocho lados con un parecido a una esmeralda tallada. Conjunto que se podrá utilizar en cualquier tamaño, color o combinación de colores y en cualquier tipo de letras. Marca que se emplea para distinguir los servicios de la Clase 41 del Decreto 755 de 1972 a saber:
'Educación y esparcimiento, en especial organizar y realizar programas, eventos, espectáculos, concursos, transmisiones de radio y T.V. Publicidad en General'".
Por su parte, a folio 111 se encuentra la marca mixta (etiqueta) cuyo registro fue negado por los actos acusados: (fotocopiar aquí)
De igual manera, a folio 15 obra el certificado de existencia y representación legal de la sociedad actora, en el que se certifica que su objeto social es:
"LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS DE BELLEZA Y MODELAJE, TODA CLASE DE EVENTOS PROMOCIONALES, PUBLICITARIOS Y/O BENÉFICOS, ACTIVIDADES COMERCIALES COMO VENDER, ADQUIIR, SER GARANTE, SER SOCIOS, ACCIONISTAS DE SOCIEDADES O PERSONAS DE CAPITAL CON OBJETO SOCIAL COMPLEMENTARIO, Y EN GENERAL CELEBRAR TODOS LOS ACTOS PARA LA CABAL REALIZACIÓN DE SU OBJETO PRINCIPAL".
Pues bien, a juicio de esta Corporación no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que estudiado en conjunto el signo cuyo registro como marca fue negado se evidencia que en él predomina el emblema o figura y que la expresión "MISS BOYACA" es accesoria, dado que de acuerdo con la misma solicitud, con lo expresado por aquélla en la demanda y con su objeto social, lo que pretende el signo en cuestión es distinguir concursos de belleza y, particularmente, con la expresión a registrar, pretende identificar a la representante del Departamento de Boyacá al concurso Miss Mundo Colombia, lo cual no es posible, dado que, como lo afirmó la entidad demandada, la expresión en cuestión es usualmente usada por otras organizaciones o empresas que también llevan a cabo eventos de tal naturaleza, lo cual la hace inapropiable.
De otra parte, sostiene la actora que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe excluirse del examen el término "MISS BOYACA", por ser de uso común o usual y no cumplir, por lo tanto, con función marcaria alguna, frente a lo cual la Sala observa que, precisamente, por ser de uso común o usual no podía ser registrada la expresión en cuestión, no obstante lo cual tampoco podía centrarse el estudio de la marca en el emblema, pues, como ya se dijo, lo que pretende la actora es distinguir los eventos o concursos donde se elija la representante del departamento en cuestión, prueba de ello es que en esta misma Sección cursan otras demandas contra las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales negó también el registro, por ejemplo, de las marcas "MISS CAUCA", "MISS CALDAS", MISS TOLIMA" (expedientes núms. 5635, 5636, 5637, respectivamente), todas ellas acompañadas de la misma figura que acompaña a la marca aquí cuestionada, figura que, dicho sea de paso, acompañada de la expresión "MISS COLOMBIA INTERCLUBES" (etiqueta), constituye una marca registrada a favor de Producciones Universo Limitada, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 (folio 167).
En cuanto a la pretendida violación del principio de igualdad, cargo que fundamenta la demandante en el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio registró como marcas las expresiones "SEÑORITA TOLIMA CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA", "SEÑORITA CUNDINAMARCA CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA" y "SEÑORITA MAGDALENA CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA", esta Corporación considera que si bien dicho hecho se encuentra probado a folios 182, 184 y 186 del expediente, ello no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos acusados, pues en este caso se están controvirtiendo unas resoluciones diferentes a las que registraron las marcas citadas, debiéndose circunscribir esta Corporación al análisis de las en este proceso acusadas, amén de que es obligación de la entidad demandada estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas, sin que el hecho de que eventualmente haya registrado como marcas expresiones o emblemas que no debieron serlo, signifique que debe continuar haciéndolo.
Frente al alegado desconocimiento del principio de imparcialidad del que deben gozar las actuaciones de las autoridades administrativas la Sala observa que no lo fue, ya que al carecer la marca solicitada de la fuerza distintiva necesaria para identificar los servicios por ella prestados, por pretender registrar una expresión común, es indudable que no podía ser concedido su registro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y 82, literales a) y d), de la Decisión 344.
Así las cosas, la Sala concluye que no obstante que la marca mixta "MISS BOYACA"(etiqueta) se encuentra acompañada del emblema descrito al inicio de estas consideraciones, ello no le otorga suficiente distintividad al signo, pues tal y como lo sostuvo la entidad demandada en la resolución que resolvió el recurso de apelación , "En el análisis de la aplicabilidad de la causal en estudio, la administración considera que la marca solicitada MISS BOYACA no cumple con los requisitos necesarios, de conformidad con las normas antes señaladas, para ser considerada como marca, ya que es claro que a pesar de que es perceptible a través de los sentidos y susceptible de representación gráfica, en cuanto al aspecto relativo a la distintividad, este Despacho considera que la marca solicitada MISS BOYACA no es distintiva y puede ser considerada como de uso común o usual, para distinguir los servicios de la clase 41 que pretende amparar el solicitante con dicho signo, tales como educación y esparcimiento, en especial organizar y realizar programas, eventos, espectáculos, concursos, transmisiones de radio y T.V., publicidad en general, ya que dicha expresión es usualmente utilizada para hacer referencia directa a los certámenes de belleza, los cuales son objeto de transmisiones televisivas y radiales que tienen mucha publicidad y constituyen verdaderos espectáculos de interés general, y en ellos participan todos los departamentos del país, razón por la cual no es posible restringir el uso de dicha expresión para que sea usada en forma exclusiva por el solicitante, ya que existen otras organizaciones a nivel nacional que también necesitan hacer uso de dicha expresión para la realización de sus eventos de belleza, por lo cual la marca solicitada MISS BOYACA no puede ser susceptible de apropiación por parte de un tercero, a pesar de que cuenta con un elemento gráfico, ya que el elemento más preponderante es el denominativo, dada la fuerza expresiva de las palabras, medio a través del cual el consumidor puede identificar y solicitar en el mercado los servicios distinguidos con dicho signo".
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A :
Primero.- DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.
Segundo.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso.
Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.
COPIÉSE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 26 de julio del 2.001.
OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Presidenta
GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA