MARCAS Y PATENTES / ACCION ESPECIAL DE NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS - Procede sólo respecto de los actos de registro y no de su prórroga o renovación / ACTO DE REGISTRO DE MARCAS - Es acto constitutivo

 

La acción de nulidad instituida en el artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena procede solo respecto de los actos de registro de marca. No es procedente respecto de los que prorrogan la vigencia del registro o los de inscripción del traspaso de la marca o de registro del contrato de licencia de uso. Como es sabido, el acto de registro de la marca es el constitutivo del derecho a la marca que se reconoce a su titular a partir de la concesión del registro. En otros términos, el derecho exclusivo a la marca surge a la vida jurídica como consecuencia directa, inmediata y única del registro ante la  oficina nacional competente, que en la actualidad es la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. (art. 72 Dec. 85 y art.102 Dec. 344)

 

ACTO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO MARCARIO - no exige prueba de su uso bajo la vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena / ACTO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO MARCARIO - Requería prueba de su uso bajo vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena

 

Agregase a lo anterior que bajo la óptica de la Decisión 344 de 1993, que rige la presente demanda ya que estaba vigente  cuando se instauró el 30 de junio de 2000,  el acto de renovación únicamente extiende en el tiempo los efectos del  registro.  Ciertamente, según  el inciso final de su artículo 99, “la renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata.” Cosa distinta acontecía bajo la vigencia de la Decisión 85, que se incorporó a la legislación nacional mediante el decreto 1190 de 1978, en la que la renovación tenia también un valor constitutivo del derecho pues su artículo 70 disponía que “para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier país miembro.”  Es, pues, claro que en el régimen anterior a la Decisión 344, la renovación no se confería de manera automática ya que su otorgamiento se supeditaba a la prueba de uso de la marca.

NOTA DE RELATORIA: se cita auto de Sala de Decisión del 10 de junio de 1999, Expediente 5308.

 

MARCAS Y PATENTES / ACTO DE INSCRIPCIÓN DE TRASPASO MARCARIO - Improcedencia de la acción especial de nulidad por ser acto de disposición entre particulares / ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - No procede contra acto de inscripción de traspaso de una marca / ACTOS PARTICULARES DEMANDABLES EN ACCION DE NULIDAD - Casos

 

NOTA DE RELATORIA: Reitera Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 29 de octubre de 1.996, Expediente núm. S-404.  Actores: Jesús Pérez González Rubio y otro. Consejero ponente doctor Daniel Suárez Hernández; Ver entre otras providencias de la Sala, la sentencia del 27 de enero de 2000, Expediente 4933 yel auto de 17 de junio de 1999,Expediente 5484.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

 

Bogotá D.C., treinta de marzo de dos mil uno

 

Radicación número:  6367

 

Actor: BIMBO LIMITADA

 

 

 

Referencia: RECURSO DE SUPLICA

 

 

Se decide el recurso ordinario de súplica deducido por la parte actora, contra el auto de 3 de noviembre de 2000, mediante el cual el Consejero Sustanciador rechazó la demanda, por falta de jurisdicción.

 

 

1. ANTECEDENTES

 

 

1.1.- BIMBO LIMITADA, en ejercicio de la acción instituida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicita la nulidad de la Resolución 2388 de 21 de julio de 1980, por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la renovación del registro de la marca BIMBO (Etiqueta), por el término de cinco (5) años más, del 30 de julio de 1978 y al 30 de julio de 1983, a favor de Luis Antonio Alfonso, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente administrativo 175.246).

 

Como consecuencia de la anterior declaración, solicita la nulidad de otras tres resoluciones, expedidas por dicha Superintendencia en relación con la misma marca Bimbo (Etiqueta), para conceder sendas renovaciones sucesivas por el término de cinco (5) años cada una, a favor del señor Luis Antonio Alfonso, así:

 

1.- Resolución 004864 de 2 de mayo de 1985, por la cual se renueva el registro del 30 de julio de 1983 al 30 de julio de 1988 (Expediente 223.817).

 

2.- Resolución 007571 de 8 de septiembre de 1989, que renueva el registro por el período comprendido entre el 30 de julio de 1988 y el 30 de julio de 1993 (Expediente 285.306).

 

3.- Resolución 12791 de 6 de agosto de 1993, que renueva el registro del 30 de julio de 1993 al 30 de julio del 2003 (Expediente núm. 93-393.533);

 

También pide que se anule la resolución número 961 de 30 de enero de 1996, por la cual se ordena la inscripción, en el registro de la propiedad industrial, del traspaso de la citada marca BIMBO (certificado 54.334) de Luis Antonio Alfonso a CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.,  y la número 21352 de 31 de julio de 1997, por la cual se ordena registrar el contrato de licencia de uso de la mencionada marca de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. a favor de BIMBO DE COLOMBIA S.A.

 

Finalmente y como consecuencia de las anteriores declaraciones, la demandante solicita que se cancele el certificado de registro 54.334, correspondiente a la marca BIMBO.

 

2.  EL AUTO RECURRIDO

 

La demanda fue rechazada por el Consejero Ponente, con base en las siguientes consideraciones:

“Como puede observarse de la relación que antecede, la acción instaurada por la firma Bimbo Ltda. tiende a que esta Corporación declare la nulidad de unos actos que, por su misma naturaleza, no pueden ser objeto de enjuiciamiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

En efecto, se trata de las resoluciones por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la renovación del registro de una marca, así como de aquéllas que ordenaron la inscripción en el registro de la propiedad industrial de un traspaso y de un contrato de licencia de uso, las cuales, como lo tiene sentado esta Corporación en numerosos pronunciamientos, avalados por interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no son más que la prolongación en el tiempo del acto inicial de registro, es decir, que no ponen fin ni impiden que la actuación administrativa pueda continuar, razón por la cual no son demandables.

 

Así las cosas, al no ser enjuiciables ante esta Jurisdicción los actos acusados dentro de este proceso, la demanda en su contra debe ser rechazada de plano, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.”

 

 

3. EL RECURSO

 

3.1.           Presentación y sustentación

 

El apoderado de la actora interpuso recurso ordinario de súplica contra el auto, con estos argumentos:

 

La Resolución 2388 de 21 de julio de 1980, por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la renovación del registro de la marca BIMBO (Etiqueta), por el término de cinco (5) años más, del 30 de julio de 1978 y al 30 de julio de 1983, a favor de Luis Antonio Alfonso, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se sujetó en su fondo a las normas contenidas en la Decisión 85 de la Comisión de la Comunidad Andina, incorporada mediante el Decreto 1190 de 26 de junio de 1978, puesto que al momento de presentarse la solicitud de renovación, 19 de julio de 1978, tal normatividad ya se encontraba vigente.

El artículo 70 de la Decisión 85 exigía como requisito “SUSTANCIAL o ESENCIAL” para la renovación de una marca, la presentación de la prueba de uso de la misma; lo que fue corroborado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 8-IP-96.

 

Agrega que si bien el Tribunal ha considerado que el registro de una marca y su renovación constituyen figuras jurídicas diferentes, y que en el procedimiento de renovación se parte de que quien renueva es el titular de la marca y que, por ende, la pretensión del solicitante de una renovación consistente en prolongar o continuar su derecho al uso exclusivo, también es claro que de según la Decisión 85, tal consideración apunta únicamente a que en la renovación no se admiten oposiciones ni se faculta al administrador para efectuar el análisis de registrabilidad, obligatorio para el registro de una marca, y por tanto, no puede compadecerse con el análisis del requisito esencial o sustancial del uso para gozar válidamente del derecho de renovación. Al respecto cita el fallo 13–IP- 95, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los diversos fallos que contienen dicho criterio.

 

Por consiguiente, se pueden distinguir dos situaciones sobre la renovación del registro: 1) La de la registrabilidad del signo, sobre la cual el acto de renovación no tiene ninguna injerencia, y en relación con la cual la renovación es considerada una prolongación y por ende no susceptible de revisión jurídica, y 2) la de la demostración del uso de la marca, que a la postre determina la válida prolongación en el tiempo del registro, y sobre la que sí definitivamente procede una vigilancia judicial acorde con las normas vigentes, por tener la virtud de finiquitar o autorizar la continuidad de una actuación administrativa.

 

En respaldo de esta tesis trae la siguiente cita de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “Es de señalar que el Tribunal, conforme sentenció en el Proceso 1-IP-91, no puede proscribir ni prescribir medios concretos de prueba, lo cual corresponde al derecho nacional interno por lo que corresponderá a la autoridad colombiana precisar si la prueba de uso presentada para la renovación de la marca es suficiente para cumplir con el requisito del artículo 70 de la Decisión 85 que el Tribunal interpreta.” ( proceso 19-IP-95)

 

Señala que en definitiva, el Consejo de Estado no puede rechazar de plano la demanda propuesta y negarse a estudiar el caso, por cuanto se ha evidenciado que el acto de renovación emitido bajo la Decisión  85 no conlleva exclusivamente la prolongación de una situación fáctica, y a su vez que ese órgano resulta el único que actualmente se encuentra llamado a cobijar o desestimar de juridicidad la Resolución 2388 de 21 de julio de 1980.

 

En cuanto a las demás resoluciones cuya nulidad se solicita, reitera que de una u otra forma encuentran su fundamento y vida jurídica en la resolución 2388 de 21 de julio de 1980, en tanto que ésta, al representar un instrumento de prolongación de la situación del registro marcario, convalida las actuaciones que de allí en adelante se gestionen sobre tal registro.

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la providencia impugnada y, en su lugar, se disponga la admisión de la demanda.

 

3.2. Trámite

 

Dentro del trámite del recurso, las sociedades CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. y BIMBO DE COLOMBIA S.A., terceras interesadas en la demanda, presentaron escrito anexando para conocimiento de la Sala, copia informal de los autos de 9 de marzo de 1999, por el cual se rechazó la demanda radicada  5308, y de 13 de abril del mismo, que confirmó el anterior.

 

Piden que con base en tales autos se confirme el impugnado por la actora.

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

El auto suplicado se confirmará, por las siguientes razones:

 

La acción de nulidad instituida en el artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena procede solo respecto de los actos de registro de marca. No es procedente respecto de los que prorrogan la vigencia del registro o los de inscripción del traspaso de la marca o de registro del contrato de licencia de uso.

 

Así se desprende de su texto:

 

“Artículo 113. La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

a)     El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente decisión;

b)     El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud, y que sean esenciales;

c)      El registro se haya obtenido de mala fe

Se consideran casos de mala fe, entre otros,  los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo,  podrán solicitarse en cualquier momento.”

 

 

Ello se explica porque, como es sabido, el acto de registro de la marca es el constitutivo del derecho a la marca que se reconoce a su titular a partir de la concesión del registro. En otros términos, el derecho exclusivo a la marca surge a la vida jurídica como consecuencia directa, inmediata y única del registro ante la  oficina nacional competente, que en la actualidad es la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. (art. 72 Dec. 85 y art.102 Dec. 344)

 

Agregase a lo anterior que bajo la óptica de la Decisión 344 de 1993, que rige la presente demanda ya que estaba vigente  cuando se instauró el 30 de junio de 2000,  el acto de renovación únicamente extiende en el tiempo los efectos del  registro.  Ciertamente, según  el inciso final de su artículo 99, “la renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata.”

 

Cosa distinta acontecía bajo la vigencia de la Decisión 85, que se incorporó a la legislación nacional mediante el decreto 1190 de 1978, en la que la renovación tenia también un valor constitutivo del derecho pues su artículo 70 disponía que “para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier país miembro.”  Es, pues, claro que en el régimen anterior a la Decisión 344, la renovación no se confería de manera automática ya que su otorgamiento se supeditaba a la prueba de uso de la marca.

 

Se reitera que durante la vigencia de la Decisión 344 los actos de renovación del registro de la marca BIMBO no son atacables a través de  la acción de nulidad ya que su artículo 113 la instituyó únicamente para el acto de registro de la marca.

 

De otra parte, la Sala advierte que BIMBO LTDA ya había demandado la nulidad la resolución 961 de 30 de enero de 1996 que ordenó  la inscripción en el registro de la propiedad industrial del traspaso de la marca BIMBO de Luis Antonio Alfonso a Central Impulsora S.A. DE C.V, demanda que fue inadmitida mediante auto del 9 de marzo de 1999, que la Sala confirmó mediante auto del 10 de junio de 1999, por el cual resolvió el recurso de súplica intentado en su contra. (Expediente 5308)

 

Respecto del acto de inscripción del traspaso, debe reiterarse lo resuelto por la Sala en auto de junio 10 de 1999[1]  que  decidió el recurso de súplica confirmando la decisión recurrida:

 

“... debido a que a este tipo de actos no les es aplicable el artículo 113 de la Decisión 344 en comento, por la sencilla razón de que no se trata del registro de una marca, sino de un contrato del registro de un traspaso de una marca, que como tal es el registro de un acto realizado entre particulares y que, por lo mismo, sólo interesa a quienes en él intervinieron.

 

La norma comunitaria es clara al señalar como acto susceptible de la acción que prevé, el que dispone o concede el registro de la marca de que se trate, es decir, el que origina el derecho, lo cual deja por fuera el registro de los actos de disposición del respectivo derecho sobre el uso exclusivo de la marca, por parte de su titular.”

 

 

Para concluir, la Sala advierte que si, en gracia de discusión, se admitiese que, como se invoca en la demanda,  la acción de nulidad que se ejercita es la instituida en el artículo 84 del C.C.A., esta también sería improcedente pues los actos particulares que se demandan no son de aquellos que pueden excepcionalmente ser objeto de la acción de simple nulidad.

 

La Corporación[2]. en numerosos pronunciamientos ha precisado, y ahora se reitera, que la acción de nulidad procede contra actos particulares en los casos que ha señalado la ley, a saber:

 

1.-   Los actos electorales concretos (artículos 223 y ss. del C.C.A.).

2.-   Los contentivos de carta de naturaleza (artículo 221 ibídem).

3.-   Los de patentes (artículo 567 del C. de Co.)

4.-  Los de certificados de dibujos o modelos industriales  (artículo 580 ibídem).

5.-   Los de certificados de marca (artículo 596 ibídem).

6.- Las resoluciones de adjudicación de baldíos expedidas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA - (artículo 72 de la Ley 160 de 1994).

7.-  Los actos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o Licencia Ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente (artículo 73 de la ley 99 de 1.993).

 

“Y,’… Cuando la situación de carácter individual a que se refiere el acto, comporte un especial interés, un interés para la comunidad de tal naturaleza e importancia, que vaya aparejado con el afán de legalidad, en especial cuando se encuentre de por medio un interés colectivo o comunitario, de alcance y contenido nacional, con incidencia trascendental en la economía nacional y de innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de colombianos….’ ”[3]

 

 

Por lo anterior, el auto suplicado será confirmado.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

 

 

R E S U E L V E :

 

CONFÍRMASE el auto recurrido de 1º de noviembre de 2000.

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

 

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2001.

 

 

OLGA INES NAVARRETE BARRERO      CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

                Presidente

 

 

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO