SIMILITUD FONETICA, ORTOGRAFICA E IDEOLÓGICA - Inexistencia entre las marcas BAZZER SPRINGS y BAXTER por el signo adicional de la primera / DISTINTIVIDAD MARCARIA - Por vocablo adicional y por los productos que ampara no hay lugar a confusión al imprimir distintividad al signo
Los signos en conflicto son "BAZZER SPRINGS" (marca solicitada y negada mediante los actos acusados) y "BAXTER" (marca registrada con anterioridad). Examinados sucesivamente los signos controvertidos, la Sala considera que entre "BAZZER SPRINGS" y "BAXTER" no existen semejanzas de índole auditivo, fonético, ortográfico, visual e ideológico de tal magnitud, que, de coexistir en el mercado, la lleven a pensar que inducirían al público consumidor a error. En efecto, colocándose esta Corporación en el lugar de un consumidor medio, al mirarlas en su conjunto, esto es, sin fraccionarlas, encuentra que son disímiles visualmente, ya que la una está compuesta por una palabra ("BAXTER") y la otra por dos ("BAZZER SPRINGS"); al pronunciar de manera sucesiva BAZZER SPRINGS-BAXER-BAZZER SPRINGS-BAXER-BAZZER SPRINGS-BAXER-BAZZER SPRINGS- BAXER-BAZZER SPRINGS-BAXER, tampoco encuentra identidad fonética y auditiva; si bien es cierto que coinciden en las sílabas BA y ER, también lo es que la marca solicitada y negada cuenta con un signo adicional, circunstancia que la hace perfectamente diferenciable de la ya registrada; finalmente, como quiera que se trata de dos expresiones fantasiosas, el público consumidor no las asocia una con otra. Lo anterior lleva a la Sala a concluir que de coexistir en el mercado el público consumidor no pensaría que se trata de una misma marca o que tienen el mismo origen empresarial, ya que, si bien aparentemente serían confundibles las expresiones "BAXTER" y "BAZZER", lo cierto es que el vocablo "SPRINGS" que acompaña a ésta última le otorga la suficiente fuerza distintiva para ser considerada como marca y, al permitirse su registro, no se violentaría el interés del titular de la marca registrada, como tampoco el del público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la marca registrada sólo ampara productos relacionados con la zapatería, en tanto que la marca solicitada y negada pretende amparar TODOS los productos de la clase 25. En consecuencia, considera la Sala que le asiste razón al actor cuando afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 al negar el registro del signo "BAZZER SPRINGS", pues éste es perceptible, susceptible de representación gráfica y tiene la suficiente fuerza distintiva para que el público consumidor distinga los servicios producidos por el actor, de los producidos bajo la marca "BAXTER".
CONSEJO DE ESTADO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre del dos mil dos (2.002)
Radicación número: 11001-03-24-000-2000-6672-01(6672)
Actor: LIBARDO RIVERA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por LIBARDO RIVERA en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones núms. 1109 de 28 de enero de 2000, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición presentada por STANTON & CÍA. S.A. y, en consecuencia, negó el registro de la marca nominativa "BAZZER SPRINGS", clase 25, solicitada por la demandante; 6561 de 30 de marzo de 2000, mediante la cual, el mismo funcionario, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anteriormente identificada, confirmándola; y 11663 de 31 de mayo de 2000, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 1109 de 28 de enero de 2000, confirmándola.
I.- ANTECEDENTES
a. Las pretensiones de la demanda
La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el registro de la marca "BAZZER SPRINGS" a favor de LIBARDO RIVERA, para distinguir los productos de la clase 25 que actualmente protege la citada marca.
Asimismo, que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que se ordene copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
b.- Los hechos de la demanda
Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:
1º. El demandante presentó el 1o de julio de 1999 la solicitud de registro de la marca nominativa "BAZZER SPRINGS", con el fin de distinguir servicios de la clase 25 internacional, que fue radicada bajo el expediente núm. 9941312.
2º. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, STANTON & CIA. S.A. presentó demanda de oposición, basada en el hecho de ser la titular del registro de la marca "BAXTER", clase 25, certificado de registro núm. 65655, con vigencia hasta el 25 de septiembre del 2002.
3º. El actor contestó la demanda de observaciones alegando que no existía confundibilidad entre las marcas "BAZZER SPRINGS" y "BAXTER", ambas de la clase 25, debido a que una y otra amparaban productos completamente diferentes, además de que la marca "BAXTER" tenía limitada su marca para distinguir exclusivamente calzado y accesorios para los mismos.
Mediante los actos acusados se declaró fundada la observación presentada por STANTON & CIA. S.A. y se negó el registro de la marca nominativa "BAZZER" (mixta), clase 25, a favor del demandante.
c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.
El actor considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 13 de la Constitución Política; y 3º, inciso 6, del C.C.A., por las razones que, bajo la forma de cargos, se resumen a continuación:
Primer cargo.- Al demandante se le violó el derecho a la igualdad, pues si se cotejan en su conjunto las marcas "BAZZER SPRINGS" y "BAXTER", se evidencia que presentan suficientes diferencias gráficas y fonéticas que hacen que una y otra no sean confundibles.
Además, el hecho de que la marca "BAXTER" está limitada para distinguir exclusivamente calzado y accesorios para los mismos, y que la marca "BAZZER SPRINGS" fue limitada en su oportunidad legal para distinguir exclusivamente ropa sport en general, hace que el público no se confunda al comprar los productos que distinguen una y otra.
Segundo cargo.- El artículo 81 de la Decisión 344 dispone que sólo son registrables como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, requisitos todos que cumple la marca "BAZZER SPRINGS".
En efecto, en cuanto a la perceptibilidad, entendida ésta como que el signo a registrarse pueda ser percibido por los sentidos y, particularmente, por el de la vista, es indudable que la marca "BAZZER SPRINGS" es perceptible por el sentido de la vista. En cuanto a la representación gráfica, entendida ésta como la capacidad que tiene el signo de poder expresarse a través de cualquiera de las formas que puede adoptar, se observa que el signo "BAZZER SPRINGS" puede ser representado por sus correspondientes elementos nominativo y gráfico, lo cual permite que los consumidores se formen una clara idea del mismo. Y en lo que hace relación con la distintividad, entendida esta como la capacidad intrínseca y extrínseca del signo para identificar un producto, se tiene que el signo "BAZZER SPRINGS" no es genérico ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado, además de que comparado con el signo opositor, desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual presenta suficientes diferencias para no ser confundido.
Lo anterior demuestra que la entidad demandada violó el artículo 81 de la Decisión 344, ya que al comparar las marcas en conflicto las diseccionó para establecer una similitud artificial, sin tener en cuenta que en su estructura ortográfica son muy diferentes, amén de que protegen distintos productos.
Tercer cargo.- La Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, pues no tuvo en cuenta las reglas que se han señalado la jurisprudencia y la doctrina para determinar si existe el riesgo de confusión entre las marcas que se cotejan, esto es, que la confusión resulta de la impresión en conjunto despertada por las marcas; que los signos deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; que quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto; y que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencia que existen entre las marcas.
Las marcas "BAZZER SPRINGS" y "BAXTER" tienen una extensión diferente, pues la primera está compuesta por dos palabras, en tanto que la segunda por una, lo cual hace que el público consumidor las perciba de un modo diferente, ya que su percepción es global y no fraccionada.
Además, la pronunciación de uno y otro signo es diferente, desde el punto de vista gráfico son disímiles, y no existe confusión de tipo fonético o auditivo entre los mismos.
En cuanto al punto de vista ideológico o conceptual, se tiene que debido a que las marcas en conflicto son expresiones extranjeras carecen de significado propio para el idioma de los consumidores presuntamente interesados, razón por la cual se deben tomar como caprichosas o de fantasía.
De todas maneras, de considerar que las marcas en controversia son confundibles en lo que al elemento predominante se refiere, el hecho de que protegen productos diferentes hace que no sean confundibles y que, por lo tanto, se aplique el principio de especialidad.
d.- Las razones de la defensa
La demanda fue notificada al Superintendente de Industria y Comercio, quien mediante apoderado defendió la legalidad de los actos acusados, argumentando lo siguiente:
A los actos demandados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
De los documentos obrantes en el expediente núm. 99-41312, contentivo de la solicitud de registro de la marca "BAZZER SPRINGS", para distinguir los productos comprendidos en la clase 25, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.
Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca "BAZZER SPRINGS", frente a la marca "BAXTER", se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, ya que existe confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, razón por la cual, de coexistir en el mercado llevarían a error al público consumidor, habida cuenta que creería que los productos tienen el mismo origen.
- Por su parte, el apoderado de STANTON & CÍA. S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso, al contestar la demanda expuso como argumentos de su defensa, los siguientes:
El actor contó con la oportunidad de presentar alegaciones y recursos, razón por la cual no puede hablarse de un menoscabo en su derecho a la igualdad, por el hecho de que no se le dio la razón durante el trámite de registro.
EL signo que el actor pretendió registrar no cumple con los requisitos que señala el artículo 81 de la Decisión 344, ya que no es suficientemente distintivo respecto de la marca "BAXTER", con la cual existe similitud fonética, gráfica, ortográfica e ideológica.
Contra el demandante existen varias investigaciones en curso por el delito de usurpación de marcas y patentes, por comercializar productos con marca similar o igual a las de STANTON & CÍA. S.A.
Propone las excepciones de "ausencia de violación legal", "ausencia de causa" y "mala fe", y las sustenta afirmando que los actos acusados no violaron disposición legal alguna y que el actor actuó de mala fe al usar marcas que inducen en error al público consumidor.
e.- La actuación surtida
De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:
Por auto del 19 de diciembre de 2000 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 77).
Por auto visible a folio 155 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes.
Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la tercera directa interesada en las resultas del proceso (folios 178 y 186, respectivamente).
El 19 de diciembre de 2001 se sometió el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 19 de junio del 2000, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 203).
II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El Procurador Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse al pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 febrero de 1980, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política.
III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:
"PRIMERO. Para que un signo se registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria.
"SEGUNDO. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se deben apreciar, ante todo, sus semejanzas más que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al adquirir los productos que ellos identifican.
"El riesgo de confusión generado por la identidad o similitud de los signos cotejados deberá ser apreciado por el examinador sujetándose a las reglas de comparación establecidas por la doctrina y la jurisprudencia a que se hace mención en esta providencia, considerando que la confundibilidad puede originarse en las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales que se adviertan entre ellos.
"TERCERO. Establecida la similitud entre dos signos, y con el fin de determinar la posibilidad de error o confusión que se pueda derivar de ella, se han de tomar en cuenta los criterios que permiten establecer la conexión competitiva entre los productos que distinguen, ya que, en principio, si no existe conexión alguna entre ellos, no habría lugar a impedir el registro de la marca solicitada.
III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
No prosperan las excepciones presentadas por la tercera directa interesada en las resultas del proceso denominadas "ausencia de causa", "ausencia de violación legal" y "mala fe", pues las mismas no constituyen una excepción, cuya finalidad es demostrar la existencia de un hecho impeditivo, modificativo o extintivo que enerve las pretensiones de la demanda, sino que envuelven en sí mismas la legalidad de la decisión, lo cual hace que se deba proferir un fallo de mérito.
Las normas de la Decisión 344 que la parte actora considera violadas, prescriben:
"Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
"Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
"a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error".
Los signos en conflicto son "BAZZER SPRINGS" (marca solicitada y negada mediante los actos acusados) y "BAXTER" (marca registrada con anterioridad).
Una y otra marca son nominativas, razón por la cual la comparación se circunscribe a las expresiones en cuestión.
La marca solicitada y negada lo fue para distinguir "TODA CLASE DE VESTUARIO PARA HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS TALES COMO VESTIDOS, CAMISAS, BLUSAS, SACOS, SUÉTERES, CHALECOS, CHAQUETAS, PANTALONES, JEANS, FALDAS, MEDIAS, GABARDINAS, IMPERMEABLES, CORBATAS, CORBATINES, BUFANDAS, CHALES, DELANTALES, CUELLOS, COREAS, TIRANTAS, GUANTES Y SOMBRERERÍA; ROPA DEPORTIVA COMO SHORTS, CAMISETAS Y SUDADERAS; ROPA DE DORMIR, LEVANTADORAS; VESTIDOS DE BAÑO, ROPA INTERIOR; ROPA PARA BEBÉ. ADEMÁS INCLUIRÁ TODA CLASE DE CLAZADO COMO BOTAS, ZAPATOS, ZAPATILLAS, SANDALIAS, PANTULAS, TENIS Y ACCESORIOS DE CALZADO COMO PUNTERAS, TAONES, SUELAS", productos comprendidos en la clase 25.
Por su parte, la marca "BAXTER", con base en la cual la entidad demandada negó el registro del signo "BAZZER SPRINGS", según certificación que obra a folio 163 del expediente, distingue: "ARTÍCULOS DE ZAPATERÍA, TALES COMO CALZADO DE TODA CLASE Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS; TACONES, PUNTERAS, SUELAS, CAPELLADAS Y SIMILARES PRODUCTOS", comprendidos también en la clase 25.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reseñó en la interpretación prejudicial las reglas que la doctrina ha estructurado para realizar la comparación entre los signos que presenten una posible semejanza o confusión, así:
"Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
"Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.
"Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas".
Examinados sucesivamente los signos controvertidos, la Sala considera que entre "BAZZER SPRINGS" y "BAXTER" no existen semejanzas de índole auditivo, fonético, ortográfico, visual e ideológico de tal magnitud, que, de coexistir en el mercado, la lleven a pensar que inducirían al público consumidor a error.
En efecto, colocándose esta Corporación en el lugar de un consumidor medio, al mirarlas en su conjunto, esto es, sin fraccionarlas, encuentra que son disímiles visualmente, ya que la una está compuesta por una palabra ("BAXTER") y la otra por dos ("BAZZER SPRINGS"); al pronunciar de manera sucesiva BAZZER SPRINGS-BAXER-BAZZER SPRINGS-BAXER-BAZZER SPRINGS-BAXER-BAZZER SPRINGS- BAXER-BAZZER SPRINGS-BAXER, tampoco encuentra identidad fonética y auditiva; si bien es cierto que coinciden en las sílabas BA y ER, también lo es que la marca solicitada y negada cuenta con un signo adicional, circunstancia que la hace perfectamente diferenciable de la ya registrada; finalmente, como quiera que se trata de dos expresiones fantasiosas, el público consumidor no las asocia una con otra.
Lo anterior lleva a la Sala a concluir que de coexistir en el mercado el público consumidor no pensaría que se trata de una misma marca o que tienen el mismo origen empresarial, ya que, si bien aparentemente serían confundibles las expresiones "BAXTER" y "BAZZER", lo cierto es que el vocablo "SPRINGS" que acompaña a ésta última le otorga la suficiente fuerza distintiva para ser considerada como marca y, al permitirse su registro, no se violentaría el interés del titular de la marca registrada, como tampoco el del público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la marca registrada sólo ampara productos relacionados con la zapatería, en tanto que la marca solicitada y negada pretende amparar TODOS los productos de la clase 25.
En consecuencia, considera la Sala que le asiste razón al actor cuando afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 al negar el registro del signo "BAZZER SPRINGS", pues éste es perceptible, susceptible de representación gráfica y tiene la suficiente fuerza distintiva para que el público consumidor distinga los servicios producidos por el actor, de los producidos bajo la marca "BAXTER".
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A :
Primero.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 1109 de 28 de enero, 6561 de 30 de marzo y 11663 de 31 de mayo, todas del 2000, las dos primeras expedidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró fundada la oposición presentada por STANTON & CÍA. S.A. y, en consecuencia, se negó al demandante el registro de la marca "BAZZER SPRINGS" para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional.
Segundo.- A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la entidad demandada proceder a conceder, en favor del actor, el registro de la marca "BAZZER SPRINGS" para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 a que alude su solicitud, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos legales.
Tercero.- ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
Cuarto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 12 de septiembre del 2.002.
GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Presidente Salva voto
OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA