INTERPRETACION JUDICIAL - Prohibición de uso de signos oficiales sin permiso expreso de autoridad / SIGNOS OFICIALES - Prohibición de su uso en materia de marcas y patentes
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: 2. El literal j) del artículo 82 de la Decisión en referencia, prohíbe la reproducción o imitación de los nombres, escudos de armas, banderas y otros emblemas; siglas o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado y Organización Internacional, que estén reconocidos oficialmente, cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente y siempre que constituya el elemento principal dentro de conjunto marcario. Sin embargo, la prohibición no es absoluta, ya que pueden ser registrables aquellas denominaciones de carácter accesorio a la principal, pero previa autorización del Estado o del Organismos respectivo, en su caso. Dichas complementaciones, introducidas como accesorias del signo distintivo, consideradas su ubicación y particulares características, no deben por cierto tener desempeño definitivo, analizando la marca en su conjunto.
NORMAS COMUNITARIAS - Tránsito de legislación: aplicación de normas vigentes a la fecha del otorgamiento / APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO - Normas comunitarias
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida con ocasión del presente proceso, respecto a la irregistrabilidad de signos oficiales de Estados u Organizaciones Internacionales, contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señaló: ”Esta norma tiene la finalidad de evitar el uso abusivo de esos signos oficiales, con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado o de la Organización aludida o, a su vez, pretendiendo atribuir con tal distinción, el origen del producto aprovechando la ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite dichos signos oficiales. La prohibición sin embargo no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, siempre que se haya obtenido autorización para su utilización”. Es necesario definir cuál era la disposición aplicable al asunto presente, si se tiene en cuenta que luego de producirse la Resolución que negó el registro y la que resolvió el recurso de apelación, se produjo la Decisión 486 de la Comisión Andina, que no consagra en forma tan perentoria la prohibición del uso de nombres de Estados. Respecto de la vigencia de la Decisión 486, ella establece: ”DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial existentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. Sobre el tránsito en la aplicación de la normativa comunitaria, señaló el Tribunal de Justicia: “Los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo y las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, determinan que en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha del otorgamiento, esto es en el caso objeto de esta interpretación prejudicial, la Decisión 344. Como ha sido ya dicho respecto de la presente causa, la solicitud de registro presentada, el trámite administrativo recibido y, la emisión de la Resolución 12501, de 31 de mayo del 2000, que negó el registro de la marca HOLLAND K’RAMEL (nominativa) se produjeron en vigencia plena de la Decisión 344. Lo mismo ocurrió respecto de la Resolución 19895, de 24 de agosto de 2000, que al resolver el recurso de reposición confirmó la anterior, anotándose que sólo la Resolución 15082, de 30 de abril del 2001, que resuelve el recurso de apelación, confirmando la resolución anterior, ha sido emitida en vigencia ya de la Decisión 486.(...). En este contexto el Tribunal ha interpretado, que el principio recogido por el inciso primero de la Disposición Transitoria en comento, debe ser entendido como aplicable también a la denegación que pueda haber sido decidida respecto del derecho a que en materia de propiedad industrial haya sido solicitado, como es precisamente, el caso de la controversia que a nivel interno ha originado esta interpretación prejudicial”.
SIGNOS OFICIALES - Negación de registro de marca por falta de permiso de autoridad y por no ser elemento accesorio / HOLLAND - Signo oficial no registrable sin permiso de la autoridad competente / ELEMENTO ACCESORIO DE LA MARCA - No lo es el signo oficial de la marca “HOLAND K’ KRAMEL”
Así las cosas debe entenderse que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca HOLLAND K’RAMEL por estar incursa en la prohibición contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 ya que reproduce o imita los nombres, escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de un Estado u organización Internacional y no se demostró tener el permiso expreso de la autoridad competente y no se trata de un elemento accesorio dentro del conjunto marcario. La jurisprudencia del Tribunal ha señalado que el permiso de la autoridad competente es indispensable aún se trate de un elemento accesorio dentro del conjunto marcario Así lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “Este es el verdadero alcance del artículo 82 literal j); y no como equívocamente pueda pensarse que la exigencia de permiso por parte del Estado u Organización Internacional es necesaria únicamente en los casos en que se solicite registrar el signo o denominación como parte principal de la marca; y que en consecuencia, para elementos accesorios no es menester tal autorización. Por el contrario, del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo”. Indudablemente la marca HOLLAND K’RAMEL involucra en el conjunto marcario la expresión “Holland” que alude al país Holanda en idioma inglés lo cual podría llevar a error al público consumidor en el sentido de creer que se trata de productos originarios de ese país. No aparece en el expediente prueba de haberse obtenido el permiso de la autoridad competente del Estado para la utilización del nombre “Holland”, expresión que, de otro lado, no tiene el carácter de elemento accesorio dentro del conjunto marcario.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO
Bogotá, D.C., agosto catorce (14) del año dos mil tres (2003)
Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00341-01(7534)
Actor: SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A.
Demandado: LA NACION – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones Nos. 12501 de 31 de mayo de 2000, por la cual se niega el registro de la marca HOLLAND KRAMEL (Nominativa), Resolución 19894 del 24 de agosto de 2000 que resuelve el recurso de reposición y 15082 de 30 de abril de 2001 que resuelve el recurso de apelación, expedidas todas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
I. ANTECEDENTES.
a) Las pretensiones de la demanda.
Que se declare la nulidad de las Resoluciones 12501 de 31 de mayo de 2000, por la cual se niega el registro de la marca HOLLAND K’RAMEL (Nominativa), Resolución 19894 del 24 de agosto de 2000 que resuelve el recurso de reposición y Resolución 15082 de 30 de abril de 2001 que resuelve el recurso de apelación, expedidas todas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Que en consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se hagan las siguientes declaraciones: se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, restablecer a la sociedad Super S.A. su derecho sobre la marca HOLLAND K’RAMEL para distinguir productos de la Clase 30, concediendo su registro.
Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
b. Los hechos de la demanda.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:
El 28 de diciembre de 1995, la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca HOLLAND K’RAMEL (mixta) para distinguir productos de la Clase 30 Internacional. Contra esta solicitud no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca HOLLAND K’RAMEL para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza con base en el artículo 82, literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena considerando que la marca solicitada incluía el nombre de un Estado y no aportaba el solicitante la autorización correspondiente.
En este acto administrativo no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 por cuanto éste desapareció con la expedición de la Decisión 486, la cual no contempla la prohibición de registrar marcas formadas por el nombre de los Estados. Sin embargo, negó la marca solicitada con base en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por considerar que era descriptiva del origen y naturaleza del producto. El argumento expuesto en la Resolución 15082 no fue el mismo propuesto en las resoluciones anteriores sino uno nuevo. Mediante esta resolución se declaró agotada la vía gubernativa.
c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación.
Se consideran violadas las siguientes disposiciones:
Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena., literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 y artículo 29 de la Constitución Política.
Los actos administrativos demandados se emitieron bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con excepción de la Resolución 15082 de 2001, en la cual se aplicó la nueva norma (Decisión 486 de la Comunidad Andina) y se cambió la causal de irregistrabilidad aplicada inicialmente a la marca solicitada, pues había sido negada por serle aplicable la prohibición expresa de registrar nombres de Estados y, al momento de resolverse la apelación, la Oficina de Marcas aplicó la causal de descriptividad de las marcas establecida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
La Superintendencia de Industria y Comercio cambió en última instancia los supuestos fácticos y jurídicos en los que fundamentó la decisión recurrida y no le dio la oportunidad al administrado de ejercer nuevamente los recursos de la vía gubernativa para discutir los nuevos argumentos utilizados para negar su solicitud de marca.
El cambio de causal de negación de marca, constituye un punto nuevo que no fue discutido a largo de la vía gubernativa. Se violó así el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. La decisión inicial de la administración se tomó aplicando la causal contenida en el artículo 82, literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y con base en ella se interpusieron los recursos. Al cambiar la causal de negación, se debió conceder la posibilidad de interponer nuevamente los recursos con el fin de poder discutir la nueva causal.
Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que un signo puede registrarse siempre que sea lo suficientemente distintivo. Para que un signo sea registrable debe cumplir dos características: ser novedoso y especial. Es claro que la marca HOLLAND K’RAMEL es suficientemente distintiva, pues no resulta genérica o descriptiva.
La expresión estudiada es una expresión de fantasía que no tiene significado alguno No puede afirmarse que describe datos o características de los productos o servicios que pretende amparar ya que no guarda ninguna relación con los mismos.
La expresión HOLLAND K’RAMEL es susceptible de representación gráfica y completamente distintiva tanto por su contenido conceptual, como por ser original y novedosa, por no encontrarse registrada ni solicitado ningún signo idéntico o similar para distinguir los mismos productos o productos afines.
Violación del literal j) del artículo 82 de la Decisión 344.
Esta norma prohibía el registro de marcas en la que se reprodujera o imitara el nombre de un Estado u organización internacional. No se configura ninguno de los supuestos de hecho previstos en esta norma, pues HOLLAND no corresponde a nombre de un Estado u organización internacional. El signo que fue negado sucesivamente a través de los actos demandados, se encuentra conformado por la expresión HOLLAND, que no corresponde al nombre de ningún Estado u organización internacional, seguido por la palabra KRAMEL formando un conjunto de fantasía registrable como marca.
- Violación del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Dicha norma dispone:
”e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, característica o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluídas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
La Superintendencia de Industria y Comercio se basó en esta causal para negar, en la Resolución 15082 de 2001, que resolvió la apelación interpuesta contra la Resolución 12501 de 2000, la marca HOLLAND K’RAMEL aduciendo que el signo carece de suficiente fuerza distintiva ya que es exclusivamente descriptivo y genérico.
La expresión HOLLAND K’RAMEL no es descriptiva de los productos de la Clase 30, ni corresponde al nombre de ningún Estado ni organización internacional. No es correcto, como lo sostiene la Superintendencia, que la expresión K’RAMEL sea equivalente a la expresión CARAMEL. La función del apóstrofo, tanto en el idioma inglés como en el español, no es otra que la de reemplazar una vocal y suprimir su sonido. Lo correcto es que se pronuncie de manera uniforme: KRAMEL.
El signo negado no es KRAMEL sino HOLLAND K’RAMEL que en su conjunto es una expresión de fantasía y, por lo tanto, no está sujeto a un análisis idiomático como el que pretendió hacer la Oficina de Marcas. La Resolución 15082 de 2001 secciona la marca para su análisis de registrabilidad en dos palabras, HOLLAND + K’RAMEL, lo cual no es de recibo dentro de las reglas que recomiendan los tratadistas y el Tribunal Andino de Justicia en la práctica del análisis de registrabilidad.
La marca que se pretende registrar es HOLLAND K’RAMEL en su conjunto y no las expresiones separadas.
El
artículo 160 de la Decisión 486 ordena que cuando una marca conste de un nombre
geográfico, para la comercialización deberá indicarse en el producto en forma
visible y claramente legible, el lugar de fabricación del mismo.
Una
interpretación desprevenida de esta norma indica que los nombres
geográficos son registrables solo para efectos de
comercialización y para evitar confusión en el consumidor, se debe indicar cuál
es la procedencia del producto. Esta norma no obliga al solicitante a agregar a
su solicitud de registro de marca la indicación de “hecho en Colombia” pues esta
indicación no hará parte de la marca, sino que al comercializar el producto se
debe señalar dicha circunstancia.
c. Las razones de la
defensa.
La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos:
Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto presente y concretamente en relación con las Resoluciones 19895 del 24 de agosto de 2001 y 15082 del 30 de 2001. Si bien la norma aplicable al momento de resolver los recursos impugnados debe ser la vigente al momento de decidir los mismos, ello no impide que los principios fundamentales de la norma comunitaria anterior pasen a formar parte del derecho vigente. En consecuencia, es válida la referencia que se hace en la Resolución 15082 del 30 de abril de 2001 de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486 ya que las causales de irregistrabilidad son de orden superior y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento.
La Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente a derecho y a lo establecido en las normas vigentes en materia marcaria.
El artículo 81 de la Decisión 344 establece tres requisitos que debe reunir un signo para poder se registrado como marca: la perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
En cuanto a la marca HOLLAND K’RAMEL, el artículo 82, literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
“j) reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique o que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales ha de usarse la marca..:”.
Efectuado el examen de la expresión HOLLAND K’RAMEL para distinguir los productos de la clase 25 solicitada por la sociedad Super de Alimentos S.A. dentro de la vigencia de la Decisión 344, se concluyó que en forme a evidente reproducía el nombre de un Estado reconocido oficialmente y, por lo tanto irregistrable. En la actuación administrativa no se aportó el permiso correspondiente y además lo que se pretende registrar no es un elemento accesorio del distintivo principal.
Si bien es cierto que la Decisión 486 de la Comunidad Andina es la norma vigente a la fecha en que se adoptó la Resolución 15082 del 30 de abril de 2001 y no reproduce en su integridad la causal contenida en el artículo 82, literal j) de la Decisión 344 entonces vigente, en cuanto al nombre de un Estado y el permiso respectivo, ello si se encuentra comprendido dentro del Convenio de Paris y los ADPIC.
Si bien a la fecha de expedición de la Resolución 15082 de 30 de abril de 2001 que decidió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, resultaba improcedente la aplicabilidad del artículo 82, literal j) de la Decisión 344, dada la vigencia de la Decisión 486, se tiene que en esta última norma comunitaria se encuentran varias disposiciones que pueden ser aplicadas para sustentar la negación de solicitudes de marcas de los signos que incluyen el nombre de un Estado; no cabe duda que la indicación de procedencia geográfica puede traer como consecuencia la aplicación de una causal de irregistrabilidad.
El artículo 135, literal e) de la Decisión 486 contempla como causal de irregistrabilidad que el signo “consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluídas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
También el artículo 135, literal j) de la misma Decisión dispone que no podrá constituir signo marcario el que engañe a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica.
La marca HOLLAND K’RAMEL solicitada para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30, respecto de la palabra HOLLAND indica una descripción del origen del producto y KRAMEL no le otorgó la suficiente distintividad que requiere un signo para ser registrado como marca dado que no obstante la alteración de la estructura ortográfica, no por ello deja de ser el equivalente fonético de CARAMEL.
En consecuencia, la marca HOLLAND KRAMEL para distinguir productos de la clase 30 es irregistrable pues no es suficientemente distintiva y conllevaría a confusión al público.
e. La actuación surtida
A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones:
Por auto del dieciocho (18) de diciembre de 2001, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite.
Por auto de fecha cinco de septiembre de 2001 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes.
Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la parte tercera interesada.
Mediante comunicación del nueve (9) de diciembre de 2002, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.
El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.
III. INTERPRETACION PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:
“1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículo 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2. El literal j) del artículo 82 de la Decisión en referencia, prohíbe la reproducción o imitación de los nombres, escudos de armas, banderas y otros emblemas; siglas o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado y Organización Internacional, que estén reconocidos oficialmente, cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente y siempre que constituya el elemento principal dentro de conjunto marcario.
Sin embargo, la prohibición no es absoluta, ya que pueden ser registrables aquellas denominaciones de carácter accesorio a la principal, pero previa autorización del Estado o del Organismos respectivo, en su caso.
Dichas complementaciones, introducidas como accesorias del signo distintivo, consideradas su ubicación y particulares características, no deben por cierto tener desempeño definitivo, analizando la marca en su conjunto.
3. Se considera registrables los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar al signo con el producto que anuncia.
Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.
4. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de ser adoptadas las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.”
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Entra la Sala al estudio de los cargos formulados en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio y mediante las cuales negó el registro de la marca HOLLAND K’RAMEL para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante la Clase 30 se distinguen los siguientes productos: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas; especies; hielo”.
Analizados los cargos plasmados en la demanda, resulta necesario definir si efectivamente la Superintendencia violó el derecho de defensa de la empresa SUPER S.A. al introducir elementos nuevos no tenidos en cuenta anteriormente, cuando se decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución que negó el registro de la marca citada y si es fundada o no la negativa de registro de la citada marca por el hecho de contener el nombre de un Estado, a la luz de las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En la Resolución 12501 del 31 de mayo de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la maca HOLLAND K’RAMEL (Nominativa) para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
En los considerandos tercero y
cuarto de la citada resolución, se consignó:
”Tercero. Que la
expresión HOLLAND K’RAMEL (NOMINATIVA), cuyo registro se solicita, encuadra
dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal j) del artículo
82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el
registro de marcas que “Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas;
banderas, y otros emblemas; siglas, o denominaciones o abreviaciones de
denominaciones de cualquier organización internacional que sena reconocidos
oficialmente, sin permiso de la autoridad competente de Estado o de la
organización internacional de que se trate.
En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal”.
CUARTO. La expresión HOLLAND K’RAMEL (NOMINATIVA), contiene la palabra HOLLAND, que corresponde al nombre de un Estado reconocido oficialmente. La sociedad solicitante no cumple al solicitar el signo en comento, con los requisitos establecidos, es decir, no cuenta con la autorización correspondiente por parte de la autoridad competente para utilizar como parte de la marca la denominación del país HOLLAND; y de otra parte, dicha expresión tampoco puede ser considerada como accesoria dentro del conjunto marcario solicitado, razones estas que impiden que la marca solicitada pueda acceder al registro”.
En la Resolución 19895 del 24 de agosto de 2000, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, se mantuvieron los anteriores argumentos.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida con ocasión del presente proceso, respecto a la irregistrabilidad de signos oficiales de Estados u Organizaciones Internacionales, contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señaló:
”Esta norma tiene la finalidad
de evitar el uso abusivo de esos signos oficiales, con la intención de simular
un patrocinio de parte del Estado o de la Organización aludida o, a su vez,
pretendiendo atribuir con tal distinción, el origen del producto aprovechando la
ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite dichos signos
oficiales.
La prohibición sin embargo no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, siempre que se haya obtenido autorización para su utilización”.
Es necesario definir cuál era la disposición aplicable al asunto presente, si se tiene en cuenta que luego de producirse la Resolución que negó el registro y la que resolvió el recurso de apelación, se produjo la Decisión 486 de la Comisión Andina, que no consagra en forma tan perentoria la prohibición del uso de nombres de Estados.
Respecto de la vigencia de la Decisión 486, ella establece:
”DISPOSICIONES
TRANSITORIAS.
Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial existentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
Sobre el tránsito en la aplicación de la normativa comunitaria, señaló el Tribunal de Justicia:
“Los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo y las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, determinan que en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha del otorgamiento, esto es en el caso objeto de esta interpretación prejudicial, la Decisión 344.
Como ha sido ya dicho respecto
de la presente causa, la solicitud de registro presentada, el trámite
administrativo recibido y, la emisión de la Resolución 12501, de 31 de mayo del
2000, que negó el registro de la marca HOLLAND K’RAMEL (nominativa) se
produjeron en vigencia plena de la Decisión 344. Lo mismo ocurrió respecto de la
Resolución 19895, de 24 de agosto de 2000, que al resolver el recurso de
reposición confirmó la anterior, anotándose que sólo la Resolución 15082, de 30
de abril del 2001, que resuelve el recurso de apelación, confirmando la
resolución anterior, ha sido emitida en vigencia ya de la Decisión
486.
(...)
En este contexto el
Tribunal ha interpretado, que el principio recogido por el inciso primero de la
Disposición Transitoria en comento, debe ser entendido como aplicable también a
la denegación que pueda haber sido decidida respecto del derecho a que en
materia de propiedad industrial haya sido solicitado, como es precisamente, el
caso de la controversia que a nivel interno ha originado esta interpretación
prejudicial”.
De conformidad con los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del tránsito de las normas comunitarias, la Sala, en aras del respeto al debido proceso y el derecho de defensa, sólo tendrá en cuenta la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma comunitaria vigente al momento de tomarse la decisión y esgrimida en la Resolución 12501 de 2000 que negó el registro de la marca HOLLAND K’RAMEL, dado que la causal de irregistrabilidad en que se funda la Resolución 15082 de abril de 2001, que decidió el recurso de apelación no fue expuesta en los actos anteriores, limitándola a la falta de fuerza distintiva del signo porque solo sirve para describir calidad origen u otras características del producto.
Así las cosas debe entenderse que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca HOLLAND K’RAMEL por estar incursa en la prohibición contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 ya que reproduce o imita los nombres, escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de un Estado u organización Internacional y no se demostró tener el permiso expreso de la autoridad competente y no se trata de un elemento accesorio dentro del conjunto marcario.
La jurisprudencia del Tribunal ha señalado que el permiso de la autoridad competente es indispensable aún se trate de un elemento accesorio dentro del conjunto marcario Así lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
“Este es el verdadero alcance del artículo 82 literal j); y no como equívocamente pueda pensarse que la exigencia de permiso por parte del Estado u Organización Internacional es necesaria únicamente en los casos en que se solicite registrar el signo o denominación como parte principal de la marca; y que en consecuencia, para elementos accesorios no es menester tal autorización. Por el contrario, del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo”.
Indudablemente la marca HOLLAND K’RAMEL involucra en el conjunto marcario la expresión “Holland” que alude al país Holanda en idioma inglés lo cual podría llevar a error al público consumidor en el sentido de creer que se trata de productos originarios de ese país. No aparece en el expediente prueba de haberse obtenido el permiso de la autoridad competente del Estado para la utilización del nombre “Holland”, expresión que, de otro lado, no tiene el carácter de elemento accesorio dentro del conjunto marcario.
Por las razones expuestas, se negarán las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
Segundo- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha agosto catorce (14) de 2003.
MANUEL S. URUETA AYOLA GABRIEL E. MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE